CE-11001-03-24-000-2010-00020-00A-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES ZENOX y las marcas nominativa TRIDEX previamente registrada en la clase 5 y mixtas TRIDEX previamente registradas en las clases 3 y 35 / MARCAS COMPUESTAS / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto STRIDES ZENOX para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud ni riesgo de confusión con las marcas TRIDEX previamente registradas / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Comparación Ortográfica […] La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos STRIDES ZENOX de la marca concedida y TRIDEX de las marcas previamente registradas, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar conformados, el primero de ellos por doce (12) letras; y el segundo por seis (6) letras, siendo la primera una marca compuesta, […] La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas similitudes éstas no son sustanciales. En efecto, como puede observarse, entre las marcas nominativa y mixtas TRIDEX y la palabra STRIDES existe la coincidencia en cuatro (4) letras en el mismo orden (T-R-I-D-E), no obstante, debe advertirse que la longitud de las palabras es diferente pues la palabra STRIDES está compuesta por siete (7) letras, mientras la palabra TRIDEX tiene seis (6) letras. Además, la Sala estima que en la palabra STRIDES las letras

coincidentes están antecedidas de la letra S y son acompañadas en su terminación por la letra S, mientras que para el caso de la expresión TRIDEX, no le antecede ninguna letra, además de terminar en una letra diferente, esto es, la X. Sumado a ello, no puede perderse de vista que la marca cuestionada está compuesta por dos (2) palabras que no deben ser separadas en el análisis de confundibilidad tal y como se precisó líneas atrás, por lo que la marca está compuesta por doce (12) letras y las marcas opositoras únicamente por seis (6) letras. Asimismo, las sílabas que componen dichas palabras son diferentes pues en la marca cuestionada son cuatro (4) sílabas (S-TRI-DES-ZE-NOX) mientras que las marcas opositoras cuentan con dos (2) sílabas (TRI-DEX). Por último, la Sala considera que la existencia de las similitudes ortográficas en las palabras STRIDES y TRIDEX no implica confundibilidad en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la palabra evocativa ZENOX, otorgándole al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca TRIDEX. Comparación Fonética […] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que la palabra TRIDEX tiene una pronunciación diferente de la palabra STRIDES. La palabra STRIDES corresponde al plural de la palabra del idioma inglés STRIDE, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: La palabra STRIDES corresponde al plural de la palabra del idioma inglés STRIDE, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK /straɪd/ US /strɑɪd/

[…]”, por lo que la pronunciación de la palabra sería “straɪdz”, mientras que la palabras tridex se pronuncia “[…] 'trið eks […]”. La Sala precisa que la palabra STRIDES va acompañada de la expresión ZENOX, por lo que la marca completa se pronuncia “[…] striðes θenoks […]”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica […] La Sala considera que el signo TRIDEX es una marca de fantasía, en la medida en que no tiene un significado en español ni evoca algún concepto y fue producto del ingenio e imaginación de su autor. Asimismo, la Sala observa que para la marca STRIDES ZENOX, la palabra ZENOX es de fantasía, toda vez que no tiene significado propio en el idioma castellano y la expresión STRIDES es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, la cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro marcario del signo distintivo cuestionado, por lo que cabe considerarla como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, en la medida en que la marca concedida STRIDES ZENOX es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas TRIDEX previamente registradas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre dos mil veinte (2020) Radicado número: 11001-03-24-000-2010-00020-00A

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero con interés: STRIDES ARCOLAB LIMITED Temas: Comparación entre marcas mixtas. Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Partículas de uso común. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombiana de Comercio S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35820 de 26 de septiembre de 2008, 41037 de 27 de octubre de 2008 y 49597 de 27 de noviembre de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Tridex Farmacéutica S.A., en adelante la parte demandante1, presentó

demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35820 de 26 de septiembre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”7, y 41037 de 27 de octubre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 49597 de 27 de noviembre de 2008, “Por el cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta STRIDES ZENOX que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 20 a 40 3 “[…] Artículo 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma

jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […]”. 4 “[…] Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo […]”. 5 “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Esta resolución se declaró infundada la oposición presentada por Strides Arcolab Limited y

concedió el registro de la marca mixta STRIDES ZENOX, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. cuyo titular es Strides Arcolab Limited, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] 2.1. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 35820 del 26 de Septiembre de 2008, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No 07 - 130893 mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se procedió a conceder el registro de la marca STRIDES ZENOX (MIXTA) Clase 05 Internacional. 2.2. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 41037 del 27 de Octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 - 130893, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 35820 del 26 de Septiembre de 2008 y concedió el recurso de apelación, ordenando enviar las diligencias adelantadas ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3. Declarar la Nulidad de la Resolución No. 49597 del 27 de Noviembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 07130893, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 35820 de 2008, ya referida. 2.4. Consecuencialmente comedidamente pido se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca "STRIDES ZENOX" (MIXTA) Clase 05 Internacional. 8 Cfr. Folios 21 y 22 2.5. Condenar en costas a la parte demandada. 2.6 Ordenar la notificación, inscripción y publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial

[…]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones9: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 11 de diciembre de 2007, el registro como marca del signo mixto STRIDES ZENOX para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 29 de febrero de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 589, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en las marcas mixtas TRIDEX, que identifican productos y/o servicios de las Clases 3, 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 35820 de 26 de septiembre de 2008, declaró infundada la oposición presentada

por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto STRIDES ZENOX para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 35820 de 26 de septiembre de 2008. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 41037 de 27 de octubre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35820 de 26 de septiembre de 2008 y concedió el recurso de apelación. 9 Cfr. Folios 23 y 24 4.6.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49597 de 27 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 35820 de 26 de septiembre de 2008. Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración del literal a)10 del artículo 136, del artículo 150 de la Decisión 486 y el artículo 6111 de la Constitución Política de

Colombia. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 150 de la Decisión 486 6.1. Señaló que “[…] la accionada, no realizó un adecuado examen de fondo del caso puesto a su consideración, como quiera que no se vislumbra en las

resoluciones impugnadas un disciplinado y riguroso estudio que agotara cada una de las hipótesis posibles, a tal punto que desconoció totalmente los argumentos expuestos en el escrito de oposición, así: i) realizó un paupérrimo examen de semejanza y confundibilidad de las marcas en controversia, desconociendo de manera inexplicable la existencia de la marca TRIDEX (mixta) clase 05 internacional, que se le había puesto de presente en el escrito de oposición de manera clara y concreta, ii) omitió las demás argumentaciones que apuntaban a la existencia de identidad de productos a distinguir, así las cosas al incurrir en plurales desconocimientos la entidad accionada violentó el contenido del Artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, constituyéndose sus resoluciones en actos ilegales por falsa motivación, las leyes le exigían motivos precisos y restrictivos, un examen sesudo para tomar una decisión y no fue tal […]”12. 10 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 11 “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. 12 Cfr. Folio 25 6.2. Manifestó que “[…] las resoluciones de la Superintendencia, actos administrativos ilegales, puesto que fueron dictados sin tener los motivos y las razones precisas requeridos para tomar tal decisión, así que aparte de haber

violentado normas de carácter superior, como lo son las disposiciones supranacionales de la Comunidad Andina, dichas resoluciones contienen una equivocada motivación, que a la luz de lo dispuesto en el Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, es causal para que esta alta corporación, las declare nulas […]”13. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.3. Precisó que “[…] la marca solicitada por la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretenda desviar su semejanza agregando la denominación ZENOX […]”14. 6.4. A lo anterior agregó que “[…] LA DENOMINACIÓN (APELLIDO) ZENOX, es apócope del principio activo ENOXAPARINA, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la industria farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular. Desde esta perspectiva, lo usual es que se haga abstracción de la tal palabra en el denominado examen de confundibilidad […]”15. 6.5. Resaltó que “[…] No es muy, difícil llegar a esta conclusión, teniendo en cuenta que por regla general los radicales comunes son excluidos de las comparaciones para determinar confusiones entre signos […]”16. 6.6. Indicó que “[…] Una vez estudiado minuciosamente el aparte del referido acto administrativo, con más ahínco consideramos que un radical de común utilización no puede ser la razón fundamental para que se conceda una marca,

pues es más que evidente que ZENOX es una expresión débil y su fuerza distintiva se encuentra diluida […]”17. 13 Ibidem 14 Cfr. Folio 26 15 Ibidem 16 Ibidem 17 Cfr. Folio 27 6.7. Afirmó que “[…] STRIDES es una transliteración de la marca TRIDEX y el que a STRIDES se le coloque a modo de apellido, ZENOX, no enerva el citado criterio. Si ello fuese así, estaría autorizada la imitación de marcas (comunes, notorias o renombradas), con la mera condición de ponerles apellido, por ejemplo, ASPIRINA BAYER, ASPIRRINE FRANCOL, ASPIRINA W WHYET, ETC. […]”18. 6.8. Señaló que “[…] Es claro entonces que la expresión ZENOX al ser extremadamente débil no puede ser considerada como parte integral de la marca STRIDES […]”19. 6.9. Indicó que “[…] la parte gráfica de la marca solicitada cuenta con unos círculos, que no le otorgan ninguna distintividad al signo solicitado, siendo lo preponderante la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES, por otro lado, la expresión ZENOX acompaña de modo explicativo la palabra STRIDES lo cual evoca en la mente del consumidor una nueva variedad o novedad hecha a dicha expresión (STRIDES) […]”20. 6.10. Resaltó que “[…] Es importante tener en cuenta que la marca TRIDEX (mixta) fue registrada por mi mandante para distinguir "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales,

desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos" comprendidos dentro de la clase 05 internacional y el signo STRIDES ZENOX irregularmente registrado fue concedido también para distinguir "producto farmacéutico a base de enoxaparina", comprendido dentro de la clase 05 internacional, así las cosas las marcas confrontadas distinguen el mismo género de productos (clase 05 internacional), con idénticas finalidades, circunstancia que demandaba por parte de la Superintendencia un análisis reflexivo de la mayor estrictez apropiado al caso concreto, como quiera que la situación en estudio genera una duda reflexiva en orden a la absoluta confundibilidad de los signos en razón a que los mismos (signos en conflicto) identifican productos de la clase 05 internacional. Por lo que mal hizo la accionada en descartar y despreciar de plano el hecho de que las marcas distinguían el mismo género de productos […]”21. 18 Cfr. Folio 29 19 Ibidem 20 Cfr. Folio 30 21 Cfr. Folio 34 Violación del artículo 61 de la Constitución Política Colombiana 6.11. Indicó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio, CONCEDIO el registro de la marca STRIDES ZENOX para amparar los productos de la clase 05 de la clasificación internacional de Niza, que NO cumple los requisitos exigidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, desconociéndose con ello la obligación constitucional que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio de asegurarle una adecuada protección a la marca TRIDEX (M) Clase 05 Internacional de la sociedad TRIDEX FARMACEUTICA S.A. […]”22.

Contestación de la demanda La parte demandada

7. La parte demandada23 contestó la demanda24 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló que “[…] En efecto, las normas marcarias no prohíben el uso de expresiones descriptivas como parte de un conjunto marcario, lo que sucede es que el titular de una marca que está formada por un vocablo de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no podrá impedir, alegando exclusividad, que otros hagan uso de éste y soliciten su registro para el mismo o para otro producto o servicio por lo cual se sostiene, la marca se torna débil […]”25. 7.2. Indicó que “[…] el actor aduce en su concepto de violación al artículo136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que la expresión ZENOX, es apócope del principio activo ENOXAPARINA, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos la cual es una expresión débil motivo por el cual, no puede ser la razón fundamental para la concesión de la marca y STRIDES corresponde a la imitación de la expresión TRIDEX ya que así se coloca STRIDES, a modo de apellido de ZENOX, esta no desvirtúa la semejanza con TRIDEX porque, según su criterio, ZENOX es débil luego, ZENOX no puede ser considerada como parte integral de la marca STRIDES además, la parte gráfica de la marca tampoco puede ser base para la concesión de la misma en la medida en 22 Cfr. Folio 37 23 Por medio de apoderada. Cfr. Folio 156 24 Cfr. Folios 149 a 155

25 Cfr. Folio 151 que, lo que predomina, tanto en la marca registrada como en la marca opositora, es la parte denominativa […]”26. 7.3. Resaltó que “[…] En el campo ortográfico, también denominado visual, se determinó que si bien era cierto el signo solicitado compartía algunas letras de las marcas registradas, el signo solicitado, STRIDES ZENOX, gozaba de mayor extensión la expresión ZENOX, contrario a lo que sostiene el actor, le otorgaba la distintividad necesaria en este campo además, el aspecto gráfico de STRIDES ZENOX, le daba mayor distintividad a la marca solicitada por su tamaño, colores y ubicación […]”27. 7.4. Asimismo indicó que en el “[…] campo fonético, se encontraron también claras diferencias en la pronunciación de las marcas, en efecto, la fonética de STRIDES y TRIDEX es disímil y suficientemente distintiva, STRIDES se pronuncia en tres golpes o sílabas mientras que TRIDEX en dos golpes o sílabas, adicionalmente la "X" final de TRIDEX y la "S" final de STRIDES, dan una sonoridad diferenciable, en la primera, más suave y en la segunda, más fuerte […]”28. 7.5. Precisó que las “[…] marcas comparadas objeto de estudio, son por tanto disimiles y no susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación en el consumidor el cual, frente a cada una, puede determinar correctamente tanto el origen empresarial como los productos y servicios que cada una ampara en consecuencia, STRIDES ZENOX, no está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina luego, al no

presentarse la similitud o identidad que sea susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en cuanto el signo como tal, sin que sea necesario analizar otros factores como la posible conexidad entre los productos o servicios lo anterior, conforme lo enseña la jurisprudencia vigente […]”29. 7.6. Resaltó que “[…] el actor sostiene erradamente como fundamento principal para su descontento, que la expresión ZENOX es una expresión débil por lo cual, la Superintendencia no debió tenerla en cuenta dentro de la valoración que realizó; frente a esto cabe aclarar que la expresión ZENOX en su conjunto, no es 26 Cfr. Folio 153 27 Cfr. Folio 154 28 Ibidem 29 Ibidem común del tipo de productos que ampara la Clase 05 Internacional, ZENOX en su conjunto, constituye una expresión evocativa por lo cual esta debe tener en cuenta en el análisis de registrabilidad como en efecto se hizo […]”30. 7.7. Indicó que “[…] actor menciona erradamente que la expresión STRIDES se coloca a modo de apellido de ZENOX, lo cual no es cierto, como se observa, la marca registrada es STRIDES ZENOX, no ZENOX STRIDES además STRIDES coincide con una parte del nombre de la empresa solicitante esto es STRIDES ARCOLAB LIMITED por último, el actor aduce, que el elemento gráfico de la marca solicitada, no le otorga ninguna distintividad frente a la marca registrada TRIDEX, afirmación que no es compartida, si se observa el signo solicitado este cuenta con elementos gráficos que inciden de manera importante en su carácter distintivo por su tamaño y recordación esto es, cuatro círculos, dos ubicados en la

parte superior y dos, en la inferior, todos con fondos entre claros y oscuros y más abajo, la denominación, STRIDES ZENOX por otro lado, la parte gráfica de TRIDEX consiste en un triángulo, con una cruz blanca en su interior y al lado en forma centrada la denominación TRIDEX, por lo cual se evidencia, son totalmente diferenciables y por lo tanto, no susceptibles de confusión o asociación […]”31. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso32 contestó la demanda33, así: 8.1. Señaló que “[…] Entre las expresiones STRIDES ZENOX y TRIDEX, para la clase 05, no existe confundibilidad puesto que para determinar si dos marcas identifican productos respecto de los cuales su uso puede inducir a error o a la también llamada similitud entre productos, el criterio no puede ser otro que el utilizado por el consumidor mismo, para quién lo primordial será la finalidad o uso del producto, su aplicación práctica y su utilización normal; de tal manera que productos que se destinen a finalidades iguales, idénticas o similares y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, que puede inducir a error al utilizarse marcas similares o iguales en su identificación. En este caso la marca registrada distingue "producto 30 Ibidem 31 Cfr. Folios 154 y 155 32 Por medio de apoderado. Cfr. Folios 146 a 148 33 Cfr. Folios 136 a 145 farmacéutico a base de Enoxaparina", y la marca base de la nulidad todos los

productos de la clase 05; es decir que existe una restricción y/o limitación frente a la cobertura de los productos que ambas marcas amparan […]”34. 8.2. Indicó que “[…] El estudio de registrabilidad implica confrontar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En consecuencia, se considera que entre las marcas STRIDES ZENOX, y TRIDEX, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error, por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, es decir que la marca STRIDES ZENOX, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina […]”35. 8.3. Precisó que “[…] No es cierto lo que afirma la parte actora en el sentido de que la expresión ZENOX, es un término genérico, que es utilizado comúnmente, de lo que se trata es de una expresión evocativa, y en ningún momento la norma establece que se puedan rechazar marcas que contengan letras o sílabas de una denominación genérica […]”36. 8.4. Manifestó que “[…] Como se puede observar gráficamente las marcas son diferentes entre sí, ya que en la etiqueta de la marca STRIDES ZENOX, sobre sale en un 90% la parte gráfica, y tan solo un 10% en la parte nominativa, razón por la cual la marca mixta va a ofrecer muchos más elementos de distintividad frente la marca TRIDEX […]”37. 8.5. Arguyó que “[…] No existe confusión desde el punto de vista fonético, por

cuanto la marca STRIDES ZENOX, es de dos palabras mientras que TRIDEX, es de una sola palabra […]”38. Solicitud de Interpretación Prejudicial 34 Cfr. Folios 138 y 139 35 Cfr. Folio 140 36 Ibidem 37 Cfr. Folio 143 38 Ibidem

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 7 de septiembre de 201539, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 195-IP-2016 de 12 de junio de 201740, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó que “[…] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán por ser procedentes […]”41 y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

Auto de pruebas

11. El Despacho Sustanciador resolvió, mediante auto de 7 de septiembre de 201542, sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de febrero de 202043, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el

traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 39 Cfr. Folios 172 y 173 40 Cfr. Folios 193 a 212 41 Cfr. Folio 147 42Cfr. Folios 231 a 233 43 Cfr. Folios 275 y 275 vto.

13. Durante el término legal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. La parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

Reanudación del proceso

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 201844, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 195-IP-2016 de 12 de juni