CE-11001-03-24-000-2010-00065-00-2010

MARCAS / ACUMULACION DE PROCESOS - Procedencia Para resolver si la acumulación procedía o no, debe acudir al contenido del artículo 157 del Código de Procedimiento Civil al que se remite artículo 145 del Código Contencioso Administrativo en materia de acumulación de pretensiones y de procesos: “ARTÍCULO 157. Modificado. D.E. 2282/89, Artículo 1º, num. 88. Procedencia de la acumulación. Podrán acumularse dos o más procesos especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la misma instancia: 1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda. 2. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas. 3. Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga exclusivamente la misma cosa hipotecada o dada en prenda. 4. Cuando en los procesos de que trata el numeral anterior, todos los acreedores que hayan concurrido convengan en que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores.” Así las cosas, de conformidad con el planteamiento del memorialista, hay coincidencia del proceso por el que se tramitan las demandas interpuestas en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y coincidencia también sobre las partes, no ocurre lo propio con las pretensiones allí expuestas, ya que si bien se dirigen a atacar la validez de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia

de Industria y Comercio, tales no versan sobre el mismo objeto, es decir, sobre la misma decisión de la Administración, toda vez que, tal y como lo expuso el Despacho Sustanciador en el auto que se impugna, se discuten resoluciones diferentes que en cada caso conceden el registro de una marca determinada, para identificar una clase igualmente determinada de productos: MAC POLLO para la clase 29 y MAC POLLO EXPRESS para la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal orden, no se cumple con lo requerido en el numeral dos del transcrito artículo 157 del C.P.C., como quiera que las excepciones que se proponen en cada uno de los procesos no versan sobre los mismos hechos, dado que en cada uno se ventilan supuestos fácticos diferentes, o lo que es lo mismo, se controvierte la legalidad de actos administrativos disímiles. Ahora, las pruebas allegadas a cada uno de los expedientes, también son diferentes, ya que por ejemplo los antecedentes administrativos de cada acto muestran una actuación propia (argumentos que en cada caso dieron lugar al registro marcario), lo cual hace que no se puedan acumular válidamente. Es importante anotar, que ya en proveído del pasado 16 de septiembre1 esta Sección había admitido la posibilidad de que se acumularan procesos en los que se controvirtiera la registrabilidad de una misma marca, pese a que ésta identificara productos diferentes; no obstante, en el caso sub examine no acontece tal supuesto, toda vez que las marcas son diferentes: MAC POLLO y MAC POLLO EXPRESS.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 157 /

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 145

NOTA DE RELATORIA: Sobre la acumulación de procesos en los que se controvierte la registrabilidad de una marca auto, Consejo de Estado, Sección Primera, del 16 de septiembre de 2010, Radicado 2006-00242.

CONSEJO DE ESTADO 1 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto. Rad. Núm.: 2006-00242. Actor. Baterías Willard y Peláez Hermanos.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá D.C. siete (7) de octubre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00065-00

Actor: AVIDESA MAC POLLO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA Se decide el recurso ordinario de súplica interpuesto por el apoderado de la sociedad actora, contra el auto de 19 de mayo de 2010, por el cual el Magistrado Ponente negó la solicitud de adición del auto admisorio de la demanda.

I.- Antecedentes El 18 de diciembre de 2009, el apoderado de la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., demandó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 14250 del 30 de marzo de 2009 a través de la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald’s International Property

Ltd. Y se concedió el registro de la marca mixta MAC POLLO para identificar los productos comprendidos en la clase 29 a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., la 24093 del 14 de mayo de 2009 por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por la demandante contra el anterior acto administrativo en el sentido de confirmarlo, y la 36376 del 22 de julio de 2009, en la que se resolvió un recurso de alzada confirmando igualmente la primera decisión. En el mismo escrito la sociedad actora solicitó la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 14516 del 30 de marzo de 2009 por medio de la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. y McDonald’s International Property Ltd. y se concedió el registro de la marca mixta MAC POLLO EXPRESS para identificar los productos comprendidos en la clase 43 a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., la 24092 del 14 de mayo de 2009 por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por la demandante contra el anterior acto administrativo en el sentido de confirmarlo, y la 36380 del 22 de julio de 2009, en la que se resolvió un recurso de alzada confirmando igualmente la primera decisión. Por auto del 11 de marzo de 2010 el Consejero Sustanciador admitió la demanda respecto de las tres primeras decisiones citadas. El apoderado de la recurrente solicitó adicionar la providencia en el sentido de ampliarla manifestando que se admitía la demanda instaurada en ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra todos los actos administrativos censurados. II.- El Auto Suplicado Mediante auto del 19 de mayo de 2010 el Consejero Sustanciador decide rechazar la anterior solicitud en consideración a que los actos administrativos acusados si bien guardan relación entre sí porque fue la misma entidad la que los profirió y afectan a la misma parte actora, “no guardan relación con la concesión de registros marcarios para amparar distintas clases”. En consecuencia, anotó que la sociedad demandante debía presentar por separado la demanda de nulidad contra los actos que concedieron la marca MAC POLLO EXPRESS (mixta) clase 43. III.- El Recurso de Súplica Manifestó que no compartía la apreciación del Consejero Sustanciador por cuanto la aplicación de la mentada figura no implica que deba tratarse de un sólo bien jurídico, pues en ese caso sería imposible acumular cualquier pretensión judicial en un mismo proceso judicial, en tanto se estaría haciendo mención a una pretensión y no a varias. Así expresó su postura el apoderado de la demandante: “1.7 A diferencia de lo resuelto en la providencia censurada, la unidad objeto que deben guardar las pretensiones, no está ni mucho menos sometida a que se persiga una sola finalidad repetidamente pues ello equivaldría a pretender lo mismo dos veces. Quiere decir esto que la unidad e identidad de objeto pretendido se encuentra vinculada a que por vía de una sola acción se puedan ventilar 2 asuntos de idéntica naturaleza pero enlazadas a diferentes bienes jurídicos”. (Folio 167). El memorialista insistió en que los dos expedientes administrativos que solicitan

acumular no son excluyentes, ya que guardan identidad de partes e intereses jurídicos y por tanto cumplen con los presupuestos establecidos para la acumulación de pretensiones establecidos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que se busca la nulidad de la marca MAC POLLO clase 29 y MAC POLLO EXPRESS clase 43, conservan un objetivo unitario que no se desnaturaliza por el hecho de que los signos distintivos sean diferentes y se encuentren en comprendidas en clases diferentes. Adujo que sería diferente buscar por una misma vía judicial que se reconozca la existencia de una obligación y conjuntamente se ordene el pago de una suma de dinero, ya que pese a que exista identidad de partes, el procedimiento judicial no es el mismo. Llamó la atención sobre una reciente admisión de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la H. Consejera de Estado Dra. María Claudia Rojas Lasso, proceso identificado con el número 2010-00156, en el que se acumularon cuatro (4) expedientes administrativos con las especificaciones que a continuación se enuncian:  En contra de las Resoluciones números: 15720, 25397, 33486 y 51451, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca MAC POLLO (mixta) en la clase 31 Internacional.  En contra de las Resoluciones números: 15630, 25400, 33367 y 51544, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca MAC POLLO (mixta) en la clase 35 Internacional.  E contra de las Resoluciones números: 15628, 25396, 33390 y 51543, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca MAC POLLO

(mixta) en la clase 43 Internacional.  En contra de las Resoluciones números: 21350, 29447, 33093 y 51545, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca MAC POLLO (nominativa), en la clase 35 Internacional. En ese orden, dadas las explicaciones sobre el alcance de la normativa sobre acumulación de pretensiones y el antecedente judicial, que constituye regla de un precepto interpretado por una autoridad judicial, a juicio de la recurrente, se debe concluir que es procedente acumular en una sola acción los dos expedientes administrativos citados en los párrafos anteriores. V.- CONSIDERACIONES Observa la Sala que son dos los problemas jurídicos planteados por la recurrente: el primero, si procede la acumulación de pretensiones solicitada en la demanda, y el segundo, si el pronunciamiento hecho dentro del auto admisorio de la demanda adelantada en ejercicio de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número 2010-00156 es vinculante para el proceso de la referencia. Para resolver si la acumulación procedía o no, debe acudir al contenido del artículo 157 del Código de Procedimiento Civil al que se remite artículo 145 del Código Contencioso Administrativo en materia de acumulación de pretensiones y de procesos: “ARTÍCULO 157. Modificado. D.E. 2282/89, Artículo 1º, num. 88. Procedencia de la acumulación. Podrán acumularse dos o más procesos especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, siempre que se

encuentren en la misma instancia:

1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.

2. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas.

3. Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga exclusivamente la misma cosa hipotecada o dada en prenda.

4. Cuando en los procesos de que trata el numeral anterior, todos los acreedores que hayan concurrido convengan en que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores.” (Negritas fuera de texto).

Así las cosas, de conformidad con el planteamiento del memorialista, hay coincidencia del proceso por el que se tramitan las demandas interpuestas en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y coincidencia también sobre las partes, no ocurre lo propio con las pretensiones allí expuestas, ya que si bien se dirigen a atacar la validez de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, tales no versan sobre el mismo objeto, es decir, sobre la misma decisión de la Administración, toda vez que, tal y como lo expuso el Despacho Sustanciador en el auto que se impugna, se discuten resoluciones diferentes que en cada caso conceden el registro de una marca determinada, para identificar una clase igualmente determinada de productos: MAC POLLO para la clase 29 y MAC POLLO EXPRESS para la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal orden, no se cumple con lo requerido en el numeral dos del transcrito

artículo 157 del C.P.C., como quiera que las excepciones que se proponen en cada uno de los procesos no versan sobre los mismos hechos, dado que en cada uno se ventilan supuestos fácticos diferentes, o lo que es lo mismo, se controvierte la legalidad de actos administrativos disímiles. Ahora, las pruebas allegadas a cada uno de los expedientes, también son diferentes, ya que por ejemplo los antecedentes administrativos de cada acto muestran una actuación propia (argumentos que en cada caso dieron lugar al registro marcario), lo cual hace que no se puedan acumular válidamente. Es importante anotar, que ya en proveído del pasado 16 de septiembre2 esta Sección había admitido la posibilidad de que se acumularan procesos en los que se controvirtiera la registrabilidad de una misma marca, pese a que ésta identificara productos diferentes; no obstante, en el caso sub examine no acontece tal supuesto, toda vez que las marcas son diferentes: MAC POLLO y MAC POLLO

EXPRESS.

De otra parte, en lo que hace al segundo problema jurídico planteado, observa la Sala que la demanda admitida por la H. Consejera de Estado doctora María Claudia Rojas Lasso cumplió con el requerimiento anotado, toa vez que actualmente tramita en un mismo proceso la controversia sobre la registrabilidad de marcas iguales (MAC POLLO) pese a que comprendan clases diferentes (31, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza), razón ésta por la que debe desecharse tal argumento en orden a revocar la decisión de rechazo en la adición de la demanda. 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto. Rad. Núm.: 2006-00242. Actor. Baterías Willard y

Peláez Hermanos. Bajo las premisas descritas, encuentra la Sala que el auto suplicado se ajustó al ordenamiento jurídico.

R E S U E L V E: CONFÍRMASE el auto suplicado del 21 de octubre de 2009.

Cópiese y notifíquese. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 7 de octubre de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO