CE-11001-03-24-000-2010-00104-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES - Registro / PATENTE DE INVENCIÓNRequisitos / PATENTABILIDAD DE UNA SELECCIÓN PARTICULAR DE UNA FÓRMULA GENERAL – Cuando reùne los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Se niega el privilegio de patente de selección al no haberse acreditado el requisito de novedad [S]e observa que en el examen de patentabilidad objeto de controversia, la SIC encontró que el documento D1 ya divulgaba el compuesto 4-[(3-CLORO-4FLUOROFENIL)AMINO]-6-{[4-(N,N-DIMETILAMINO)-1-OXO-2-BUTEN-1-IL] AMINO}-7-((S)-TETRAHIDROFURAN-3-ILOXI)-QUINAZOLINA, reclamado, por lo que las reivindicaciones 1 y 2 no eran nuevas. […] Ahora, de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486, una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, el cual incluye “todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”. En relación con la novedad como requisito de patentabilidad en los compuestos químicos, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, indica que una fórmula general del estado de la técnica no anula la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos

reivindicados; pero si el grupo específico de compuestos reivindicado está descrito explícitamente en algún antecedente del estado de la técnica, conviene alegar falta de novedad. En el caso sub lite, se puede observar que los compuestos específicos de la anterioridad D1 son iguales a los compuestos de la solicitud, una vez realizados los reemplazos de los sustituyentes, por lo que es evidente que el compuesto del estado de la técnica afecta la novedad del compuesto reivindicado, como lo concluyó la demandada en los actos acusados […] En efecto, en el procedimiento de patentabilidad quedó evidenciado que al examinar elemento por elemento del objeto de la solicitud y compararlo con el estado de la técnica, la SIC evidenció que todos los sustituyentes enunciados por la solicitante ya habían sido divulgados previamente por D1, dado que en las sustituciones de la fórmula general se obtuvo los mismos elementos previamente divulgados, esto es, A (grupo imino), B (grupo carbonilo), C (grupo 1,2 vinelino), D (grupo metileno), E (grupo dimetilamino), Rc (tetrahidrofuran-3il-oxi), y sus tautómeros, esteroisómeros y sales. Asimismo, el mencionado examen permitió advertir que en la reivindicación 5 solo está enlistada la variable E, por lo que la selección no se hizo de varias listas sino de una sola, y que además es equivalente a Rb en la solicitud. Sobre este asunto en particular es preciso reiterar que de conformidad con el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las

Oficinas de Propiedad Industrial, si bien una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella, cuando la fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades en el caso de una lista de alternativas para un sustituyente carece de novedad, por cuanto una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. [La demandante alega que el compuesto señalado en la reivindicación 1 del pliego final de reivindicaciones de la solicitud de patente, era en realidad una selección con respecto a la anterioridad del Documento D1 CO 00-45906, pues la gran cantidad de posibilidades que encierra la anterioridad no permitiría a la persona versada en la materia escoger el compuesto que se busca proteger en la invención solicitada. Frente a lo anterior, es preciso reiterar que la novedad de la invención está afectada por el estado de la técnica, dado que los compuestos específicos de la anterioridad D1 son iguales a los compuestos de la solicitud, una vez realizados los reemplazos de los sustituyentes; y de ahí que el argumento de la demandante no resulte válido para desvirtuar la legalidad de los actos demandados. Lo anterior, teniendo en cuenta que las características esenciales de la reivindicación 1 de la invención ya han sido divulgadas en la reivindicación 5 de D1, como se determinó en el examen de patentabilidad.

PATENTE DE SELECCIÓN – Concepto / PATENTE DE SELECCIÒN –

Requisitos / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Una invención de selección es una patente que reivindica un solo elemento, o un grupo pequeño de elementos, que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido. […] En cuanto a los requisitos que deben reunir las patentes de selección, la Sección Primera, en sentencia de 6 de noviembre de 2014, recordó que para que una selección particular de una fórmula general sea patentable debe reunir, los tres requisitos, de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, pues si el subgrupo de compuestos reivindicados se obtiene a partir de sustituciones previstas en el mismo, no puede reclamarse el privilegio de patente. […] Por último, una patente de selección suele reivindicarse en los campos de la química y la farmacéutica porque persigue, principalmente, aportar al estado de la técnica en materia de salud.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 16

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00104-00

Actor: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG

Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO TESIS: Propiedad industrial. Patente de invención. SIC niega el privilegio de

patente de selección, por cuanto no se acreditó el requisito de novedad. No se desvirtúa presunción de legalidad de los actos demandados. Deniega pretensiones. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co enero de 19841, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 28355 de 29 de mayo y 45299 de 7 de septiembre de 2009, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó la concesión del privilegio de patente a la invención titulada «4-[(3-CLORO-4FLUOROFENIL)AMINO]-6-{[4-(N,N-DIMETILAMINO)-1-OXO-2-BUTEN-1L]AMINO}-7-((S)-TETRAHIDROFURAN-3-ILOXI)- QUINAZOLINA, SUS

ESTEROISOMEROS Y SALES DEL MISMO Y COMPOSICIONES

FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN».

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda la actora señaló, en síntesis, los siguientes:

1. Que el 19 de junio de 2003 presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, solicitud de patente PCT, con fundamento en el Tratado de Cooperación en materia de Patente, con reivindicación de prioridad para la invención denominada «DERIVADOS DE QUINAZOLINA, MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS, SU EMPLEO Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION», a la cual le correspondió el expediente administrativo núm. 03052399.

2. Que la entrada a fase nacional corresponde a la solicitud internacional de patente PCT/EP01/14569 de 12 de diciembre de 2001.

3. Agregó que cumplidos los requisitos de forma requeridos mediante Oficio núm. 09521 de 2003, la solicitud 03052399 para la invención de patente fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 544 de 30 de septiembre de 2004, sin oposición por parte de terceros.

4. Que el 15 de marzo de 2005, su apoderado pidió que se efectuara el examen de patentabilidad de la solicitud, según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 1 Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. Indicó que mediante Oficio núm. 12590, notificado por fijación en lista de 5 de

octubre de 2007, se le puso en conocimiento el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en el que se hicieron observaciones en materia de claridad y se requirió efectuar modificaciones en el título, la descripción y las reivindicaciones de la solicitud de patente. Que, asimismo, en relación con la determinación del estado de la técnica, el examen consideró que el siguiente documento anticipaba el objeto de dicha solicitud, así:

N° DOCUMENTO TÍTULO FECHA DE

PUBLICACIÓN

D1 CO 00-45906 DERIVADOS DE QUINOLINA-420 DE JUNIO

AMINO-6,7-DISUSTITUIDO Y DE 2000

DERIVADOS DE QUINAZOLINA-4AMINO-6,7DISUSTITUIDO PROCESO

DE OBTENCION Y SUS

COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Que el examen de patentabilidad concluyó que tanto el producto como los procedimientos reivindicados en la solicitud de patente núm. 03052399, para la invención denominada "DERIVADOS DE QUINAZOLINA, MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS, SU EMPLEO Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION", se encontraban afectados por la falta de cumplimiento del requisito de novedad.

6. Adujo que el 12 de febrero de 2008 su apoderado atendió las observaciones contenidas en el Oficio núm. 12590, para lo cual presentó un nuevo capítulo

reivindicatorio y modificó el título a "DERIVADOS DE QUINAZOLINA Y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHOS COMPUESTOS", con lo cual se precisó que el objeto de la invención era un producto. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7. Que mediante Oficio núm. 8691, notificado por fijación en lista de 4 de julio de 2008, se le puso en conocimiento el segundo examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC, en el que se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio, no así el título modificado por considerar que no se ajustaba a la descripción de la invención; se consideró que las reivindicaciones 6 y 7 no eran claras y resultaban redundantes respecto de la reivindicación 5; y en la determinación del estado de la técnica, se estimó que el documento citado en el primer examen de patentabilidad anticipaba el objeto de la solicitud. En conclusión, se indicó que el elemento característico del compuesto reivindicado era conocido en la anterioridad D1 (documento CO 00-45906), de manera que su objeto estaba comprendido en el estado de la técnica y no cumplía con el requisito de novedad.

8. Señaló que el 6 de noviembre de 2008, su apoderado respondió las observaciones contenidas en el Oficio núm. 8691, de la siguiente forma:  Modificó el título de la invención a “4-[(3-CLORO-4-FLUOROFENIL)AMINO]-

6-{[4(N,N-DIMETILAMINO)-1-OXO-2-UTEN-1-IL]AMINO}-7-((S)-

TETRAHIDROFURAN-3-ILOXI)QUINAZOLINA, ESTEROISOMEROS Y SALES DEL MISMO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”, haciendo expresa referencia al compuesto y composición objeto de reivindicación.  Presentó un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por dos reivindicaciones que sustituyó el anterior y suprimió las reivindicaciones que se objetaron por falta de claridad.  Sustentó la novedad de la invención frente al documento D1 (documento CO 00-45906) citado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones para objetar el cumplimiento de tal requisito.

9. Que mediante Resolución núm. 28355 de 29 de mayo de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada“4-[(3-CLORO-4-FLUOROFENIL)AMINO]-6- { [4-(N,N-DIMETILAMINO)-1-OXO-2-BUTEN-1-IL]AMINO}-7-((S)-

TETRAHIDROFURAN-3-ILOXI)- QUINAZOLINA, SUS ESTEROISOMEROS Y

SALES DEL MISMO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONTIENEN”, por cuanto, a su juicio, el objeto de la solicitud no poseía novedad,

debido a que el documento revelado en la determinación del estado de la técnica anticipaba su objeto, decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 45299 de 7 de septiembre de 2009. I.2. Como fundamentos de derecho2 la demandante adujo, en resumen, los siguientes: Que, a su juicio, los actos acusados interpretaron de manera errónea el artículo 16 de la Decisión 486, pues de acuerdo con la citada disposición una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica; y que a su vez, el estado de la técnica o del arte, comprende los conceptos de anterioridad, divulgación prematura e invención idéntica ya patentada. Indicó que por anterioridad se entiende el documento, información o conocimiento que conduce a determinar que una invención ya es conocida o explotada antes de una solicitud de patente de invención. Anotó que la divulgación prematura, por su parte, consiste en la presentación pública de la invención o la puesta en el comercio de la misma y solo será destructora de la novedad cuando dicha divulgación se encuentre bajo los tres eventos previstos en el artículo 17 de la Decisión 486, esto es, i) que provenga del inventor o su causahabiente; ii) o de una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; iii) o de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Sostuvo que la última hipótesis que desvirtúa la novedad de una solicitud de patente, es la existencia de una invención idéntica ya patentada. Afirmó que el artículo 16 en comento, dispone que para determinar la novedad de la invención se debe comprobar si existen anticipaciones que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. 2 Mediante corrección de la demanda, este acápite fue modificado (folios 157 a 177). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la patente solicitada en la Oficina Nacional es una patente de selección, definida por la Organización Mundial de la Salud como una patente bajo la cual un solo elemento o un pequeño segmento dentro de un grupo conocido es seleccionado y reivindicado independientemente, con base en rasgos particulares no mencionados en el grupo más extenso. Expresó que el Manual Andino para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en países de la Comunidad Andina, al referirse al requisito de novedad, acepta claramente la patentabilidad de las invenciones de selección, sin que la existencia de fórmulas generales o fórmulas Markush en el arte previo constituya de plano la pérdida de la novedad de otra invención que mencione compuestos relacionados con dicha fórmula. Aseguró que la jurisprudencia comparada y las Directrices de la Convención Europea de Patentes, aceptan la patentabilidad de las invenciones de selección. Para concretar la violación del artículo 16 en cita, adujo que la SIC efectuó una

interpretación incorrecta de la norma comunitaria, por cuanto le dio un alcance diferente, amén de que en dicha disposición no se mencionan las patentes de selección dentro del grupo de la materia exceptuada de patentabilidad, por lo que deben ser objeto de estudio de patentabilidad de fondo. Añadió que la aplicación correcta del citado artículo 16, frente al análisis de novedad de una patente de selección, debe hacerse partiendo de la base de que el contenido general que tiene la anterioridad que constituye el estado de la técnica, no afecta la novedad de los elementos seleccionados y desarrollados específicamente en la nueva invención, conforme lo enseña el Manual Andino para el Examen de solicitudes de Patente, que permite la novedad en las patentes de selección relacionadas con el área química, concretamente cuando dice “Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella”. Sostuvo que contrariando lo anterior, la SIC denegó de plano la patentabilidad de la invención solicitada, ignorando que el compuesto señalado en la reivindicación 1 del pliego final de reivindicaciones de la solicitud de patente, no se encontraba específicamente descrito en el documento citado como anterior, pues dicho documento revela, a través de una fórmula general, un amplio rango de posibles Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fragmentos moleculares, los cuales pueden ser combinados para moléculas que tengan actividad como inhibidores de tirosina quinasa, lo que de ninguna manera,

comprende el compuesto específico de la nueva reivindicación 1. Indicó que no se tuvo en cuenta que el compuesto señalado en la reivindicación 1, del pliego final de reivindicaciones de la solicitud de patente era en realidad una selección con respecto a la anterioridad del Documento D1 CO 00-45906, pues la gran cantidad de posibilidades que encierra la anterioridad no permitiría a la persona versada en la materia escoger el compuesto que se busca proteger en la invención solicitada. Agregó que no es admisible que la SIC haya concluido que por haber utilizado elementos ya conocidos dentro del estado de la técnica la invención carezca de novedad, pues tal proceder desconoce el arduo trabajo investigativo efectuado al seleccionar, de diferentes listas de sustituyentes, los requeridos para obtener el compuesto de la invención. Concluyó que un compuesto específico que se pueda seleccionar de las enseñanzas del documento D1 CO 00-45906, no puede afectar su novedad; y que aceptar lo contrario, como lo hacen los actos acusados, llevaría al absurdo de que para evitar el otorgamiento de patentes a competidores en algún ramo de la ciencia, solamente sería necesario efectuar una publicación general de la materia pues la misma anticiparía cualquier desarrollo puntual que del tema se pueda hacer. Por último, agregó que los conceptos solicitados a terceros expertos en la materia y anexados junto con la demanda, demuestran los errores cometidos por la Oficina Nacional en el examen de patentabilidad. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del proceso ordinario, en desarrollo del cual

se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La SIC presentó contestación de la demanda y su corrección3, señalando, en síntesis: Que las resoluciones acusadas no infringen las normas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que el citado artículo 14 establece que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean susceptibles de aplicación industrial. Que los requisitos de novedad responden a la definición explícita del artículo 16 idem, según la cual una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, el cual incluye todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida. Que en la evaluación de novedad se tiene en cuenta que lo que se solicita no esté revelado o pueda fácilmente revelarse de divulgaciones realizadas en documentos o medios orales; y que no es novedosa aquella creación que se deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica o si en ella se encuentran todas las características de aquella. Que, en este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado

que «el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica». Que, en términos del doctrinante José Antonio Gómez Segade, en su obra “Ley de Patentes y Modelos de Utilidad”, la creación de un inventor debe suponer un «salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica», por lo que debe haber un real adelanto en la materia. Que el Tribunal de Justicia ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento, a saber: 3 Cfr. Folios 251 a 262 y 284 a 301. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, que puede consistir en la fecha de la solicitud o de la prioridad. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. Que, al respecto, la SIC ha señalado, en repetidas ocasiones, que «Cuando en el estado de la técnica se encuentra un grupo genérico de compuestos relativamente extenso como el que presenta el antecedente, su divulgación es para un técnico medio capacitado en química, plenamente equivalente a la divulgación de cada

compuesto dentro del grupo de especies químicas a partir de dicho documento, no se restablece la novedad a las especies seleccionadas. Por otra parte, cabe agregar que la decisión 486 no contempla la figura de la patente de selección».4 Que de acuerdo con lo anterior, la afirmación de la demandante según la cual "al tratarse de una patente de selección la evaluación de la novedad de la invención frente a la anterioridad D1 debe realizarse de acuerdo con las características de ese tipo de patente” carece de fundamento. Que, en el caso concreto, la creación titulada “4-[(3-CLORO-4FLUOROFENIL)AMINO] -6- {[4(N,N-DIMETILAMINO)-1-OXO-2-BUTEN-1IL]AMINO}-7-((S)-TETRAHIDROFURAN-3-ILOXI)QUINAZOLINA, ESTEROISOMEROS Y SALES DEL MISMO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”, no supone un real adelanto en la materia. Por el contrario, carece de novedad por tratarse de una materia conocida y divulgada en el estado de la técnica. Que para la fecha de prioridad presentada en el estado de la técnica se comprobó la existencia del siguiente documento, con base en el cual se determinó que no se cumple con el requisito de nivel inventivo: 4 Cita la Resolución núm. 46241 de 11 de septiembre de 2009. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

N° DOCUMENTO TÍTULO FECHA DE

PUBLICACIÓN

D1 CO 00-45906 DERIVADOS DE QUINOLINA-420 DE JUNIO

AMINO-6,7-DISUSTITUIDO Y DE 2000

DERIVADOS DE QUINAZOLINA-4AMINO-6,7DISUSTITUIDO PROCESO

DE OBTENCION Y SUS

COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Que, contrario a lo que afirma la demandante, cada una de las características técnicas esenciales del compuesto reclamado en la reivindicación 1 se encuentran correspondidas, específicamente, en D1. En relación con el argumento de la demandante, -según el cual los fundamentos expresados en los actos acusados «carecen de rigor científico y legal, pues no es admisible concluir que por haberse utilizado elementos ya conocidos dentro del estado de la técnica, la invención carecía de novedad, pues se desconoce con ese simple juicio de valor el trabajo investigativo efectuado»-, señaló que el hecho de que al compuesto ya divulgado se le haya realizado un trabajo investigativo adicional no es un argumento válido para atribuirle novedad. Que, asimismo, carece de sustento jurídico y técnico el argumento según el cual la invención cuya patente se niega por la gran cantidad de posibilidades que encierra la anterioridad D1, sea una patente de selección. Al respecto, precisó que una selección corresponde a la acción o efecto de elegir una o varias cosas entre otras; y que en el caso concreto el solicitante eligió o seleccionó algo perteneciente desde el estado de la técnica, por lo cual dicho elemento u objeto elegido no es nuevo, pues ya ha sido divulgado.

Añadió que el documento referenciado como D1 sí es válido para el análisis de patentabilidad, ya que la fecha de prioridad (16 de junio de 2000) y de presentación en fase nacional (20 de junio de 2000) del documento D1, son anteriores a la fecha de prioridad (20 de diciembre de 2000) y a la fecha de presentación en fase nacional (19 de junio de 2003) de la solicitud de la demandante. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, agregó, en respuesta a la corrección de la demanda, que la selección cuando solo hay una lista de alternativas para un sustituyente carece de novedad, es decir, dado que la fórmula general solo tiene una variación en un sustituyente y todas las alternativas para este sustituyente están listadas, es equivalente al listado de todos los compuestos específicos, por lo cual el compuesto reivindicado no es nuevo. Aclaró que “la actividad intelectual desplegada para dar respuesta al problema técnico que soluciona la invención” no fue valorada porque el examen de nivel inventivo solo se realiza para una invención que sea nueva y como el compuesto reivindicado no es nuevo, automáticamente se considera no patentable. Frente a las pruebas aportadas por la sociedad demandante, específicamente en relación con el concepto del profesional en química Rigoberto Gómez Cruz, sostuvo que se aparta de lo concluido, pues en el examen de patentabilidad se declaró que la invención no es nueva, con base en la comparación de sus sustituyentes con los

del estado de la técnica, mas no porque se haya “ensamblado” el compuesto reivindicado a partir de una fórmula Markush. Además, no se reivindica «un subgrupo de compuestos de una fórmula general», sino que solo se reivindica un compuesto que se demostró que no es nuevo. En cuanto al concepto del médico Flavio Solca, la demandada dijo: «se reitera que la decisión de este caso se tomó con base en la comparación elemento por elemento de cada sustituyente del compuesto reivindicado, la cual mostró que cada uno de los sustituyentes reivindicados se había dado a conocer en el compuesto D1; por lo cual el compuesto reivindicado no es nuevo. Y este hecho no tiene relación con descripciones amplias ni con la idea de que estas contravengan “el alcance limitado del derecho que otorgan las patentes”, porque entre otras cosas “el alcance limitado del derecho que otorgan las patentes” está dado por lo que se menciona en las reivindicaciones y no por lo que mencione la descripción».

III. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: 5 Proceso 423-IP-2017, folios 378 a 383.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «15. Según lo establecido la Decisión en 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos

accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso, de la prioridad reconocida[6].

16. Para la aplicación de este concepto es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento[7].

17. En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”[8].

Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486.

18. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención9.

19. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información».

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 6[?] Proceso 9-IP-2014. 7[?] Ibidem. 8[?] SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de protección de la Patente. Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002 9[?] Proceso 9-IP-2014

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Dentro de la etapa procesal correspondiente, la parte actora se refirió al valor probatorio de la evidencia y destacó que los conceptos obrantes en el expediente dan cuenta de la novedad de la solicitud de patente. Destacó que la SIC aplicó indebidamente la metodología al estudiar la novedad de la patente, si se tiene en cuenta que según el Manual Andino de Patentes una descripción genérica no destruye la novedad de un