CE-11001-03-24-000-2010-00107-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ORES TIKAS y las marcas mixtas y nominativa OREO previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son ORES TIKAS y OREO / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ORES TIKAS en la clase 30 porque no tiene similitud las marcas mixtas y nominativa OREO previamente registradas en la misma clase Comparación Ortográfica […] De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por dos (2) palabras de cuatro (4) y cinco (5) letras respectivamente y la segunda por una (1) palabra de cuatro (4) letras. La marca concedida tiene dos (2) sílabas en la palabra O-RES que es una palabra grave, ya que si fuera aguda llevaría el acento ortográfico en la sílaba RES, al igual que la palabra TIKAS que tiene dos (2) sílabas TI-KAS y es una palabra grave. En tanto que, la única palabra de la marca registrada previamente tiene tres (3) sílabas O-RE-O y tiene su sílaba tónica en la penúltima, sin embargo, la marca no tiene acento ortográfico. Además en la palabra OREO se produce un hiato entre las vocales E y O de las sílabas RE y O, y en este caso, la palabra OREO termina en una vocal abierta o vocal fuerte. Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo de las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no

en las diferencias, esta Sala considera que no existe semejanza en las marcas, ya que la única partícula en común “ORE” no puede ser aislada de los demás componentes de la marca, que como ya se analizó las hacen diferentes por su extensión y en la cantidad de sílabas a pronunciar. Comparación Fonética […] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que son diferentes en su pronunciación no solo por la extensión de la marca solicitada que tiene dos palabras a pronunciar, sino que, aunque de las palabras ORES y OREO tengan una partícula común como lo es “ORE”, tienen una cantidad diferente de golpes de voz y requiere un mayor esfuerzo en la pronunciación de la palabra O RE O, por terminar ésta palabra en una sílaba de una única letra, la cual es una vocal abierta “O” cuya pronunciación es de mayor apertura de la boca; en tanto que la consonante “S” de la palabra ORES es simplemente un segmento sonoro de la sílaba que la contiene “RES”, por lo que esta Sala considera que no hay posibilidad de semejanza en la pronunciación entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica […] La Sala considera que en el caso sub examine, las marcas enfrentadas son de fantasía, porque las palabras de las que se compone la marca concedida ORES TIKAS no tienen significado en el idioma castellano; asimismo, la única palabra de la que se compone la marca OREO, carece de significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y

teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida ORES TIKAS es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas OREO previamente registradas. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ORES TIKAS y la marca mixta OREO COOKIE BARZ previamente registrada / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ORES TIKAS en la clase 30 porque no tiene similitud marca mixta OREO COOKIE BARZ previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica […] De la comparación de los elementos nominativos, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por dos (2) palabras de cuatro (4) y cinco (5) letras respectivamente y la segunda por tres (3) palabras de cuatro (4), seis (6) y cuatro (4) letras. La marca concedida tiene dos (2) sílabas en la palabra O-RES que es una palabra grave, ya que si fuera aguda llevaría el acento ortográfico en la sílaba RES, al igual que la palabra TIKAS que tiene dos (2) sílabas TI-KAS y es una palabra grave. En tanto que, la primera palabra de la marca mixta previamente registrada OREO tiene tres (3) sílabas O-RE-O y tiene su sílaba

tónica en la penúltima, sin embargo, la marca no tiene acento ortográfico. Además en la palabra OREO se produce un hiato entre las vocales E y O de las sílabas RE y O, y en este caso, la palabra OREO termina en una vocal abierta o vocal fuerte. En cuanto a la segunda y tercera palabras COOKIES y BRAZ de la marca mixta no tienen identidad o semejanza ortográfica alguna con la marca solicitada. Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala considera que no existe semejanza en las marcas, toda vez que la única partícula que tienen en común ORE no puede ser aislada de los demás componentes de las dos marcas, que como ya se analizó las hacen diferentes en su extensión y son palabras de fantasía. Teniendo en cuenta que en el análisis comparativo de las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que no existe semejanza en las marcas, ya que la única partícula en común “ORE” no puede ser aislada de los demás componentes de las marcas, que como ya se analizó las hacen diferentes por su extensión y en la cantidad de sílabas a pronunciar. Comparación fonética […] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que son diferentes en su pronunciación no solo por la extensión de las marcas y la diferencia indiscutible de la pronunciación de las palabras TIKAS, COOKIES y BARZ sino, porque, aún en el caso de las palabras ORES y OREO

que tienen una partícula común como lo es “ORE”, lo cierto es que dichas palabras tienen diferentes números de sílabas y por lo tanto diferente cantidad de golpes de voz, requiriendo un mayor esfuerzo en la pronunciación de la palabra O RE O, por terminar ésta palabra en una sílaba de una única letra, la cual es una vocal abierta “O” cuya pronunciación es de mayor apertura de la boca; en tanto que la consonante “S” de la palabra ORES es simplemente un segmento sonoro de la sílaba que la contiene “RES”; en consecuencia, para esta Sala, no hay posibilidad de semejanza en la pronunciación entre las marcas. Comparación Ideológica La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. No obstante, en este caso las palabras de las que se compone la marca concedida ORES TIKAS son de fantasía ya que no tienen significado en el idioma castellano; además, la primera palabra de la que se compone la marca previamente registrada, es decir, OREO, carece de significado conceptual propio en el idioma castellano y la segunda y tercera palabras COOKIES BARZ tampoco tienen significado en el idioma castellano por lo que se consideran igualmente palabras de fantasía, en consecuencia, no es posible realizar la comparación desde el aspecto conceptual. Observado el cotejo de ORES TIKAS y OREO COOKIEZ BARZ, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias de las marcas en conjunto, la Sala concluye que la marca solicitada ORES TIKAS no es semejante ni deja una impresión similar a la marca

OREO COOKIES BARZ; por lo que la partícula ORE que tienen en común no las hace semejantes o similares ya que la marca solicitada posee la fuerza distintiva suficiente, con estructuras morfológicas diferentes que le da una escritura y sonoridad distinta a la marca registrada y le permite al consumidor distinguirlas, por lo cual no se genera riesgo de confusión en el mercado. COTEJO MARCARIO / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo ORES TIKAS en la clase 30 por ser distintiva / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia cumple con el requisito de distintividad / MARCA NOTORIA – No se estudia si lo es o no OREO / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta ORES TIKAS, con registro núm. 388891 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza

distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión

486. Así las cosas, la denominación ORES TIKAS, al estar constituida por dos (2) palabras, cuenta con aptitud marcaria para distinguir los productos para la cual fue registrada, cumpliendo con el requisito establecido en el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, que permite pueda diferenciarse de otras marcas en el mercado. Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial del producto sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa Atendiendo a que, revisado el texto de la demanda se observa que lo pretendido por la parte demandante es la cancelación del registro de la marca nominativa ORES TIKAS, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; argumentando que existe notoriedad de la marca nominativa OREO, que identifica productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual es titular la parte demandante; lo que genera una confusión entre los consumidores al registrarse la marca ORES TIKAS, con las marcas: i) nominativa OREO, ii) mixtas OREO y iii) mixta OREO COOKIE BARZ respecto de las cuales es titular la parte demandante, es decir, que se concedió con infracción a lo dispuesto en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión

486. […] En este sentido, considerando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa ORES TIKAS; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de asociación entre la marca concedida y las marcas nominativa y mixtas OREO y mixta OREO COOKIE BARZ; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación

de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv) durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante. La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – No probada Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso sub examine, es la acción de

nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretende; iii) la Resolución núm. 48312 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, se notificó el 21 de octubre de 2009; y iv) la demanda se presentó el 4 de febrero de 2010, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto administrativo mencionado supra. La Sala considera que desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 227 / DECISIÓN 486 DE

2000 – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 110001-03-24-000-2010-00107-00

Actor: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tercero con interés: DISTRIBUCIONES ORES LTDA.

Temas: Comparación entre marcas mixtas y nominativas. Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Ausencia de riesgo de confusión y asociación.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Kraft Foods Global Brands LLC., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25903 de 27 de mayo de 2009 y 48312 de 28 de septiembre de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Kraft Foods Global Brands LLC., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 3 a 17

2 Cfr. Folios 276 a 309 enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 25903 de 27 de mayo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”4, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 48312 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa ORES TIKAS que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Distribuidora Ores Limitada, en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes

pretensiones5: “[…] 1)Que se declare nula la Resolución número 25903 dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 27 de Mayo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca ORES TIKAS (Mixta)(sic), en la Clase 30 solicitada por la sociedad DISTRIBUCIONES ORES LIMITADA. 2)Que se declare nula la Resolución número 48312 dictada por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de septiembre de 2009, 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. 4 Esta resolución se declaró infundada la oposición presentada por Kraft Foods Holdings Inc. y concedió el registro de la marca nominativa ORES TIKAS, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Cfr. Folios 276 vto. y 277 por medio de la cual se confirmó la Resolución número 25903 del 27 de Mayo de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa. 3)Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. (ANTES KRAFT FOODS HOLDINGS INC.), se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 13 de Noviembre de 2008 por la sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS INC., b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca ORES TIKAS (nominativa), en la Clase 30 Internacional, a nombre de la sociedad DISTRIBUCIONES ORES LTDA. por no cumplir con el requisito de

distintividad, al ser similarmente confundible con la marca notoria OREO (nominativa) previamente registrada y de propiedad de KRAFT FOODS HOLDINGS INC., para los mismos productos. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la Inscripción de la marca ORES TIKAS (NOMINATIVA) No. 388.891, en la Clase 30 Internacional, a favor de la sociedad […]” (Destacado del texto). Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 21 de octubre de 2008, el registro como marca del signo nominativo ORES TIKAS para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 30 de septiembre de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 596, la cual fue objeto de oposición por parte de la 6 Cfr. Folios 277 a 280 parte demandante, con fundamento en sus marcas: i) OREO registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) OREO PACKAGE Design registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) OREO COOKIE BARZ & package Design in Color registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y iv) OREO registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución

núm. 25903 de 27 de mayo de 2009, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca nominativa ORES TIKAS. 4.4. Interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 25903 de 27 de mayo de 2009. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 48312 de 28 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25903 de 27 de mayo de 2009. Normas violadas La parte demandante adujo la vulneración de los literales a) y h) del artículo 1367 y el artículo 6 bis8 del Convenio de París9 en concordancia con el acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el ComercioADPIC10 de la Organización Mundial del Comercio - OMC. Concepto de la violación 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o

de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”. 8“[…] Artículo 6bis Marcas: marcas notoriamente conocidas 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear .allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe […]. 9 Incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 178 de 28 de diciembre de 1994, declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-002-96 del 18 de enero de 1996, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo “[…] Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", hecho en París el 20

de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979 […]”. 10 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC, que entró en vigor el 1. de enero de 1995. “[…] Artículo 16 Derechos conferidos 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. 2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad

obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada […]”.

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1.Señaló que la parte demandada violó el literal h) artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto se configuran cada uno de los presupuestos indicados en dicha norma. Al respecto, explicó que estos presupuestos son los siguientes: “[…] i)Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción total o parcial; ii) De un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero; iii) Cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo; iv) Cuando su uso fuere susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”11. 6.2.Así, señaló frente a primer presupuesto que “[…] La marca ORES TIKAS

(NOMINATIVA) reproduce parcialmente la marca registrada y notoriamente conocida OREO, ya que reproduce los elementos ORE, que constituyen los elementos principales de la marca de mi representada […]. Por lo tanto, es claro que en este caso se presenta una reproducción parcial de la marca OREO y en consecuencia, se cumple con el primer requisito que exige la norma en comento para ser aplicada […]”12 (Destacado del texto). 6.3. Respecto del segundo presupuesto, indicó que “[…] Los requisitos establecidos en esta norma fueron debidamente demostrados para la marca OREO (NOMINATIVA), por medio de los documentos debidamente allegados, mediante memorial del día 29 de Diciembre de 2008 al expediente No. 2008040.058 en el que se expidieron las resoluciones objeto de esta nulidad […]”13. 6.4. De conformidad con lo anterior indicó que “[…] efectivamente mi representada, ha posicionado su marca OREO (NOMINATIVA) en los mercados en los que participa, obteniendo un importante reconocimiento de los consumidores. La participación de esta marca es considerable en los mercados alrededor del mundo […]”, añadió que “[…] Entonces, es evidente que la marca OREO (NOMINATIVA) de propiedad de mi representada, es una marca que 11 Cfr. Folio 281 12 Ibidem 13 Cfr. Folio 281 vto. cumple con los requisitos señalados por el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, por lo que resulta claro que es una marca notoria, ya que estos productos gozan de total reconocimiento y posicionamiento en el mercado. Por lo tanto, es

claro que a pesar que mi representada demostró, en su escrito de oposición, el carácter notorio de su marca OREO (NOMINATIVA), la Administración violó la norma en comento al no haberle otorgado protección a la marca OREO (NOMINATIVA) de mi representada […]”14. 6.5. En relación con el tercer presupuesto, manifestó que los productos de las marcas nominativas ORES TIKAS y OREO de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza “[…] serán comercializados en el mercado de los productos de consumo masivo, específicamente el mercado de los pasabocas o snacks, en los que un consumidor, pretendiendo consumir algo pequeño, entre comidas, elegirá entre los productos que ofrece el mercado tales como son galletas, pasteles, confites, pasabocas, productos estos dentro de los que se encuentran aquellos identifi