CE-11001-03-24-000-2010-00116-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SANTA FE y la marca mixta SANTAFE previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo SANTA FE en la clase 41 por tener similitud con la marca mixta SANTAFE previamente registrada en la misma clase y existir conexión competitiva Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, la Sala observa que tanto el signo solicitado como la marca registrada se conforman por exactamente la misma palabra, compartiendo el número de letras, el número de sílabas y todas en la misma posición. La única diferencia es que mientras la marca registrada se compone de una sola palabra, el signo solicitado está conformado por dos. Sin embargo, teniendo en cuenta la fuerte identidad ortográfica entre ambos, esta diferencia no diluye las semejanzas antes señaladas. […] En el presente caso, teniendo en cuenta que ortográficamente las palabras comparadas son idénticas, esto se refleja también en la comparación fonética, de manera que al pronunciar los signos enfrentados en voz alta y en forma sucesiva, se genera una impresión de identidad absoluta entre ellas. En este punto, el hecho de que el signo se conforme de dos palabras y la marca registrada de una, no hace ninguna diferencia en la pronunciación […] En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra SANTA, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española es un adjetivo que proviene del latín sanctus y se utiliza para referirse a alguien “[…] perfecto y libre de toda culpa […]”; “[…] de especial virtud o

ejemplo […]” o, en el mundo cristiano, dicho de una persona “[…] declarada santa por la Iglesia, que manda que se le dé culto universalmente […]”; “[…] que está especialmente dedicada o consagrada a Dios […]”; o “[…] que es venerable por algún motivo de religión […]”. Y, por el otro lado, la palabra FE significa “[…] 1. f. conjunto de creencias de una religión; 2. f. conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas; 3. f. confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo […]”. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso el signo solicitado y la marca registrada son arbitrarias porque, aunque las palabras SANTA y FE tienen un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los servicios que el signo solicitado pretende distinguir y que la marca registrada identifica de la Clase 41. De lo anterior, teniendo en cuenta que tanto la marca y el signo solicitado se componen de las mismas palabras, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico. Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación del signo solicitado y la marca mixta de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten, la Sala advierte que el signo solicitado y la marca registrada presentan identidad ortográfica y fonética. De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad

o semejanza entre los signos comparados. […] [L]a Sala estima que entre los servicios de la Clase 41 que el signo solicitado y la marca mixta pretenden identificar, si se presenta conexidad competitiva, toda vez que son los mismos servicios, pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad. En efecto, los servicios que identifica la marca registrada del tercero con interés directo en las resultas del proceso, y los servicios que pretende identificar el signo nominativo de la parte demandante, pertenecen a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, en términos generales, servicios de “educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”. Más específicamente, tanto el signo solicitado como la marca mixta registrada coinciden en la prestación de los servicios de educación, actividades deportivas, formación y esparcimiento. De lo anterior se desprende, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co también, que los servicios antes señalados compartan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, debido a que se trata de un mismo género de servicios que tienen una misma finalidad y se dirigen a un mismo tipo de usuarios, comoquiera que los propósitos principales de estos servicios son el recreo, la diversión y el entretenimiento de personas, y está dirigido a las personas que requieren estas actividades. […] Así las cosas, la Sala considera que, en el presente caso, no solo se trata de los mismos servicios, sino que también existe una conexidad competitiva entre los servicios que el signo solicitado y la marca

registrada entrarían a identificar en el mercado, toda vez que se trata de los mismos servicios de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, que comparten los mismos medios de publicidad y comercialización, tienen una misma finalidad y se dirigen al mismo tipo de usuarios. COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SANTA FE y la marca mixta SANTAFE previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es SANTA FE en la clase 41 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo SANTA FE no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Sea lo primero señalar, respecto del signo mixto SANTA FE, que se trata de una expresión de uso común para la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidencia al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada […] Así, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. En este sentido, es pertinente reiterar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, para llevar a cabo la comparación de signos distintivos, se debe

analizar cada signo en conjunto, sin descomponer su unidad fonética, por cuanto esto podría conllevar a que la comparación sea imposible. […] Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que es el conjunto marcario lo que se protege. De lo anterior, la Sala considera que, si bien la expresión SANTA FE es de uso común, la misma no puede ser excluida comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre los signos objeto de comparación. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre el signo nominativo SANTA FE, bajo la premisa que, al contener palabras de uso común tiene un grado de distintividad débil, y la marca mixta SANTAFE.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 229 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00116-00

Actor: SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Criterios de comparación entre marca mixta, con prevalencia del elemento nominativo, y signo nominativo. Identidad del elemento nominativo y conexidad de los servicios que identifican como supuestos para la configuración de la causal de irregistrabilidad como marca de un signo.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Santa Fe Corporación Deportiva contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9382 de 27 de febrero de 2009, 17871 de 20 de abril de 2009, 26971 de 29 de mayo de 2009 y 49784 de 30 de septiembre de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Santa Fe Corporación Deportiva, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte

demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 45 a 64 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9382 de 27 de febrero de 20094, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 17871 de 20 de abril de 2009, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y las resoluciones núms. 26971 de 29 de mayo de 2009, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación” y 49784 de 30 de septiembre de 2009, “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra una apelación”: expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos, proferidos en el expediente administrativo No. 08-061045:  Resolución No. 9382 de fecha 27 de febrero de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos.  Resolución No. 17871 de fecha 20 de abril de 2009, la cual confirmó la resolución no. 9382 de 27 de febrero de 2009.  Resolución No. 26971 de fecha 29 de mayo de 2009, proferida por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial.  Resolución No. 49784 de fecha 30 de septiembre de 2009, proferida por el superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […] 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. 4 Esta resolución negó el registro como marca del signo nominativo SANTA FE, solicitado por la parte demandante para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Cfr. Folios 46 y 47 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva de dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.6

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones7: 4.1. Solicitó, el 13 de junio de 2008, el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 29 de agosto de 2008 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 595, la cual fue objeto de oposición por parte de Inversiones La Bastilla S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso, con fundamento en su marca mixta SANTAFE, con certificado núm. 300.381, que identifica servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009, declaró infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 17871 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de 6 La Sala precisa que, mediante auto de 18 de junio de 2010, se rechazó la demanda frente a las resoluciones núms. 9385 de 27 de febrero de 2009, 21774 de 30 de abril de 2009, 27661 de 29 de mayo de 2009 y 49785 de 30 de septiembre de 2009, expedidas por la parte demandante, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto el auto citado supra indicó que “[…] no se puede admitir la demanda respecto de tales los actos debiendo la sociedad actora presentar POR SEPARADO las acciones en su contra, por cuanto en estos procesos no procede la acumulación […]” 7 Cfr. Folios 47 y 48 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confirmar la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 26971 de 29 de mayo de 2009, resolvió el recurso de apelación

en el sentido de revocar la Resolución núm. 9382 de 27 de febrero de 2009 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y negó el registro como marca del signo nominativo SANTA FE para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.7. Presentó recurso de reposición contra la Resolución núm. 26971 de 29 de mayo de 2009. 4.8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49784 de 30 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26971 de 29 de mayo de 2009. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 1348 y el literal a)9 del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de violación 8 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado

por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]” 9 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 6.1.Manifestó que la parte demandada violó el artículo 134 de la Decisión 486 por falta de aplicación, toda vez que “[…] la marca SANTA FE, solicitada por SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA, cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica [...]”10. 6.2. Indicó que “[…] la marca SANTA FE no constituye un signo genérico o descriptivo, respecto de los servicios de las clases 41 y 35 de la clasificación internacional de marcas, y no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de dicha clase, por tanto

es un signo susceptible de ser registrado de conformidad con la normatividad vigente [...]”11.

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.3. Afirmó que “[…] la marca solicitada para registro SANTA FE para distinguir servicios de las clases 41 y 35, no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares [...]”12. 6.4. Señaló, sobre la marca SANTAFE de la cual es titular el tercero con interés directo en las resultas del proceso, registrada para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que “[…] si bien la marca cobija toda la clase, debe entenderse que los servicios que presta están enmarcados dentro de la actividad de un centro comercial, actividad que no tiene absolutamente ninguna relación con la actividad deportiva de SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA [...]”13. 10 Cfr. Folio 49 11 Cfr. Folio 50 12 Ibidem. 13 Cfr. Folio 51

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.5. Sostuvo que “[…] la actividad del CENTRO COMERCIAL SANTAFE no guarda absolutamente ninguna relación con la actividad deportiva de SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA [...]”, y añadió que “[…] adicionalmente varios factores deben ser tenidos en cuenta, que el uso del signo SANTA FE por parte de SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA, inició casi medio siglo antes de que se produjera el nacimiento del centro comercial SANTA FE, y por lo tanto dado el

reconocimiento y posicionamiento del signo SANTA FE en la mente de los colombianos no exista la más mínima posibilidad de confusión, que es en últimas lo que pretende impedir la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 [...]”14. 6.6. Argumentó, sobre la posibilidad de la coexistencia pacífica de marcas, que “[…] en este caso, caso (sic) se ha producido coexistencia pacífica desde el año 2004, en el cual se fundó el CENTRO COMERCIAL SANTAFE, por cuanto no existe ninguna prueba de la cual pueda desprenderse que la coexistencia de las marcas hubiere causado aunque fuera un caso de confusión, por lo tanto podemos concluir que las marcas en conflicto, han coexistido de manera pacífica en el mercado por un periodo de más de seis años [...]”15. 6.7. Concluyó que el signo y la marca cotejadas, respecto de los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza “[…] a pesar de estar incluidos en la misma clase son absolutamente disímiles; Los signos en su configuración gráfica son diferentes; los signos han coexistido por más de cinco años, lo que anula cualquier posibilidad de confusión [...]”16. Contestaciones de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada17 contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.Afirmó que “[…] pese a la inconformidad del actor, el contenido de la resolución proferida por la Jefe de la División de signos Distintivos censurada, 14 Cfr. Folio 57 15 Cfr. Folio 59

16 Cfr. Folio 60 17 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 278 18 Cfr. Folios 267 a 277 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en malinterpretación y, por ende, menos violación alguna de las previsiones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión Andina de Naciones […]”19. Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.2. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la Decisión 486, toda vez que “[…] en el presente caso, se negó el registro de marca, efectuando el examen conjuntual del signo requerido en el registro, esto es, SANTA FE (Denominativa), frente a la marca registrada “SANTAFE” (Mixta), donde se determinó que entre ambas se presentan similitud gráfica y fonética, siendo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado […]”20. 7.3. Argumentó, frente al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado y la marca registrada, que “[…] en el presente caso tenemos que de la simple apreciación de las marcas en conflicto salta a la vista que los elementos denominativos de la marca registrada con anterioridad (SANTA FE) y los de la marca cuyo registro fue negado (SANTA FE) son idénticos y, por ende, son

susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues cada una de ellas están conformadas por una palabra, totalmente semejante, que cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y sílabas idénticas, que no les permite diferenciables por el consumidor, situación que hace que visualmente, a partir de su estructura denominativa se evidencie riesgo absoluto de confundibilidad. Lo anterior, sin perjuicio alguno de la composición derivada de la inclusión de la expresión “Centro Comercial” de la marca registrada […]”21. 7.4. Añadió, frente a la comparación fonética, que “[…] en el campo de lo fonético se hacen mucho más evidente y así mismo predominante la identidad de la marca “SANTA FE”, aun desde el punto de relación de un origen empresarial, si así se quiere, pues como se señaló con anterioridad, comparte su estructura de palabras con la marca registrada con anterioridad, lo que hace que su pronunciación sea idéntica a la de la marca registrada […]”22. 19 Cfr. Folio 269 20 Cfr. Folio 271 21 Cfr. Folio 275 22 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.5. Reiteró que “[…] teniendo en cuenta, como ya fue expuesto, las marcas analizadas están conformadas una palabra idéntica usada en la misma disposición, es forzoso concluir que entre ellas existen no solo similitudes o semejanzas ortográficas que puedan generar confundibilidad entre las mismas, sino duplicado ortográfico entre una y otra […]”23.

7.6. Indicó que “[…] aunado a lo anterior, tenemos que no obran elementos figurativos que compongan a la marca denegada “SANTA FE” de tal suerte que este elemento en todo sentido no es lo suficientemente distintivo dentro del conjunto marcario, en la medida que es simple y en el prevalece el elemento predominante de la marca registrada “SANTA FE” (CENTRO COMERCIAL), que como ya fue expuesto se presenta idéntico en todos sus sentidos a la estructura denominativa de una marca existente […]”24. 7.7. Finalmente, en cuanto al cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486, manifestó que “[…] en cuanto refiere a la presunta interpretación errada del Artículo 134 de la decisión 486 de 2000, basta con referir en nada se desvirtúa la decisión de ésta superintendencia, habida cuenta que, como fue desarrollado anteriormente, se encuentra probada la existencia de una causal de irregistrabilidad de marca, esto es, la relativa a la contenida en el literal a) del artículo 136 de la decisión en comento y que refiere a la imposibilidad de registro como marcas de aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; …”, situación que torna impropio e innecesario desarrollar el alcance del citado literal del artículo 134 y, por ende, improcedente las alegaciones del actor en tal

sentido […]”25. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso26 contestó la demanda27 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 23 Ibidem. 24 Cfr. Folio 276 25 Ibidem. 26 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 265 27 Cfr. Folios 253 a 264

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 8.1. Sostuvo, frente a los argumentos de la parte demandante, que “[…] las afirmaciones hechas por el DEMANDANTE no son ciertas por cuanto las marcas en conflicto SANTA FE y SANTAFE son idénticas y sí son semejantemente confundibles entre sí, desde todos los puntos de vistas, visual, fonética, gramatical y conceptualmente, y por lo tanto, la marca solicitada SANTA FE carece de distintividad frente a la marca de mi representada […]”28. 8.2. Advirtió que “[…] en consecuencia, la Administración no violó en ningún momento la norma en comento, sino por el contrario, dio una correcta aplicación de esta norma, al comprobar que la marca SANTA FE carece de distintividad por ser idéntica a la marca de mi representada y ser similarmente confundible con la marca prioritaria SANTAFE en la Clase 41, y con base en ello, negó el registro de la marca SANTA FE […]”29. 8.3. Indicó, en relación al requisito de distintividad para el registro de una marca,

que “[…] al analizar este requisito en el caso que nos ocupa, encontramos que no se encuentra presente, pues la marca SANTA FE reproduce en su totalidad la marca registrada SANTAFE de mi Representada, lo que origina que el público consumidor al observarlas las relacionará directamente entre sí y pensará que se trata de una nueva versión de la marca de mi representada, para los mismos servicios de entretenimiento y deportivos, creando de esta forma un riesgo de confusión sobre el origen de los servicios y la procedencia empresarial de las marcas […]”30. 8.4. Explicó que “[…] siendo las marcas idénticas entre sí, y al presentar una semejanza absoluta, la afirmación de la parte actora al decir que su marca no es susceptible de causar confusión con el signo previamente registrado es completamente incorrecta. La marca solicitada reproduce en su totalidad la marca previamente registrada y por tanto carece de toda distintividad […]”31. 28 Cfr. Folio 255 29 Cfr. Folio 255 a 256 30 Cfr. Folio 257 31 Cfr. Folio 258 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.5. Añadió, sobre los servicios que identifica la marca registrada y los que pretende identificar el signo solicitado, que “[…] el riesgo de confusión se crea aún más, por cuanto la marca solicitada pretende amparar los servicios deportivos y de entretenimiento, servicios idénticos a los que ampara la marca de mi representada registrada en clase 41. Por tanto, se creará confusión directa e indirecta al

consumidor, tanto de los servicios en si mismos, como sobre su origen […]”32. 8.6. Precisó, frente a la comparación entre la marca y el signo en cuestión, que “[…] el hecho de que la marca solicitada no escriba la palabra unida, sino en dos sílabas, SANTA FE en vez de SANTAFE, no le otorga suficiente distinción frente a la marca de mi representada. A pesar de separar las sílabas no se desvirtúa la identidad absoluta entre los vocablos lo que conlleva al riesgo de confusión que se le crearía al consumidor de permitirse la coexistencia de la marca solicitada SANTA FE con la marca SANTAFE de mi representada […]”33. 8.7. Reiteró que “[…] la marca SANTA FE fue solicitada para amparar servicios de deportivos y de entretenimiento, entre otros, en la Clase 41, los cuales se encuentran directamente relacionados con los servicios de entretenimiento y actividades deportivas que ampara la marca registrada SANTAFE de mi representada en la Clase 41. Así las cosas, podemos concluir que el segundo requisito que exige esta norma para poder ser aplicada también se encuentra presente en el caso que nos ocupa, pues la marca solicitada cubre los mismos servicios que proteg