CE-11001-03-24-000-2010-00118-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTRO DE LEMA

COMERCIAL – Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / SIGNO DESCRIPTIVO / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR al no ser distintivo intrínsecamente y ser descriptivo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala considera que el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, corresponde a un conjunto de palabras que denotan o dan las ideas, a la persona que las lee, de que es un producto: i) que tiene una procedencia, esto es, proviene del azúcar; ii) que su sabor es delicioso como el azúcar y iii) que su naturaleza, a saber, no es azúcar, por lo tanto, dicha significación podrá ser entendida por cualquier persona; igualmente el lema es susceptible de ser representado gráficamente, igualmente es perceptible a los sentidos de cualquier persona. En ese sentido, la Sala considera que el lema comercial analizado no es distintivo intrínsecamente, atendiendo a que de las anteriores definiciones que lo conforman y los productos que se pretende identificar, teniendo en cuenta que este se encuentra asociado a la marca nominativa SUCRAX que identifica “endulzantes artificiales, naturales y productos relacionados”, razón por la cual la Sala encuentra que el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO

ES AZÚCAR no es distintivo, teniendo en cuenta que no distingue en el mercado los productos identificados por la marca nominativa SUCRAX de otros idénticos o similares. Como lo ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función […]”. Así la Sala observa que al realizarse la pregunta ¿qué productos identifica SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR?, la respuesta viene de la denominación genérica, para identificar “Alimentos sólidos, en polvo y bebidas líquidas, con soya o proteína aislada de soya, y otros ingredientes”, alimentos sólidos, en polvo y bebidas liquidas que son consumidos por los seres humanos principalmente con fines nutricionales, razón por la cual no es posible entregar un derecho exclusivo sobre la expresión PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, ya que redundaría en perjuicio de terceros que ofrezcan productos similares. En este contexto, el lema comercial PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR no presenta una distintividad suficiente para no ser confundida con otros productos, por lo tanto, se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

LEMA COMERCIAL – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B /

DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 175 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 177 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 178 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 179

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00118-00

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO – LAFRANCOL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tercero con interés: INGENIO DEL CAUCA – INCAUCA S.A.

Tema: Causales absolutas de irregistrabilidad. Signos descriptivos.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 31 de marzo de 2009, 36269 de 21 de julio de 2009 y 41824 de 25 de agosto de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a

continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Laboratorio Franco Colombiano – Lafrancol S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 853 del Decreto 01 de 2 de 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 112 a 152 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.

La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 31 de marzo de 20094, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 36269 de 21 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 41824 de 25 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte

demandada conceder el lema comercial del signo nominativo SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA. DECLARAR la Nulidad de la Resolución No.15987 de 31 de marzo de 2009, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No.08 09795, mediante la cual ese Despacho declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A., y negó a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. el registro del lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZÚCAR que acompaña a las marcas SUCRAX, certificados de registro No. 165932, 339763, 387816 y 285373, que amparan productos comprendidos en la Clase 5ª y 30 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Esta resolución negó el registro del lema comercial del signo nominativo SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES COMO EL AZÚCAR para ser asociado a la marca nominativa SUCRAX. 5 Cfr. Folios 113 y 114

SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No.36269 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 15987 de 31 de marzo de 2009, confirmándola y concediendo el Recurso de Apelación interpuesto. TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 41824 de 25 de agosto de 2009, por medio del cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No.15987 de 31 de marzo de 2009, que declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A. y negó el registro del lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZÚCAR que acompaña a las marcas SUCRAX que amparan productos comprendidos en la Clase 5ª y 30 de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad LABORATORIO

FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

CUARTA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar infundada la oposición presentada por la sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. INCAUCA S.A. contra la solicitud de

registro del lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZUCAR que acompaña a las mencionadas marcas SUCRAX, Clase 5ª y 30 de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de industria y Comercio, conceder definitivamente el registro del mismo. QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad Industrial, la sentencia proferida en este proceso […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Solicitó, el 1.° de febrero de 2008, el registro del signo nominativo, como lema comercial, SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR para distinguir servicios comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 31 de julio de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 594, la cual fue objeto de oposición por parte de Ingenio del Cauca – Incauca S.A., fundamentando su oposición en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a), b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 15987 de 31 de marzo de 2009, negó el registro como lema comercial del

signo nominativo SUCRAX PROVENIENTE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 15987 de 31 de marzo de 2009. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 36269 de 21 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 31 de marzo de 2009 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 41824 de 25 de agosto de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 31 de marzo de 2009. Normas violadas 6 Cfr. Folios 115 a 125

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales b)7 y e)8 del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina9, en adelante la Decisión 486; así como la vulneración del artículo 8310 de la Constitución Política de Colombia y el inciso 611 del artículo 3 del

Código Contencioso Administrativo. Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación de los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión

486 6.1. Señaló que “[…] El lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR hace referencia a las características de un producto, sin que por ello sea genérico o descriptivo […]”12. 6.2. Indicó que “[…] Las marcas comerciales permiten que el consumidor distinga los productos o servicios de distintos productores. Este supuesto también es aplicable a los lemas comerciales que son signos distintivos aptos para diferenciar los productos o servicios de los diversos empresarios en un mercado determinado. Así, el lema comercial de la referencia cumple con los requisitos de 7 “[…] b) carezcan de distintividad; […]”. 8 “[…] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]”. 9 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 10 “[…] ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. […]”. 11 “[…] ARTICULO 3o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad

y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. […] En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos <sic>. […]” 12 Cfr. Folio 125 perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad que exige la normativa andina para que un signo pueda ser registrado […]”13. 6.3. Resaltó que “[…] El lema presentado a registro es novedoso porque no existe ninguno otro similar o idéntico registrado en la actualidad que no se encuentre en cabeza de mi mandante. Cabe decir que mí representada la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., ha venido utilizando en las diferentes presentaciones comerciales del producto SUCRAX, lemas comerciales muy similares al discutido en el presente trámite. De esta forma, la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en consideración que el lema comercial solicitado es una leyenda evocativa que hace relación a un significado conceptual que se refiere a atributos específicos de un producto. En este orden, el lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO. COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR fue negado por considerarse, una expresión que los demás competidores o empresarios de sectores relacionados razonablemente pueden necesitar o desearían utilizar para describir las características o cualidades de sus productos. Sin embargo, las

palabras SUCRAX, AZÚCAR y DELICIOSO no definen ningún producto determinado; son características de un producto que ofrece la farmacéutica LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. […]”14. 6.4. Indicó que “[…] El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si el lema comercial está constituido por una frase o leyenda y, una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas […]”15. 6.5. Precisó que “[…] el lema comercial es un complemento de la marca, por ello al solicitar su registro, se debe especificar acerca de la marca registrada o solicitada con que se usará dicho lema. Quiere decir lo anterior que los lemas comerciales son elementos adicionales a la marca que acompañan, los cuales fortalecen la distintividad de los productos que dicha marca ampara. De ahí que 13 Cfr. Folio 126 14 Ibidem 15 Cfr. Folios 127 y 128 sean conocidos como "marcas asociadas" que siguen la suerte de la marca principal" […]”16. 6.6. Adujo que “[…] Como "marca asociada" que es el lema comercial debe gozar, por sí mismo, de suficiente distintividad, de manera que cumpla con su función de robustecer a la marco que acompaña. Al respecto, el Tribunal Andino

de Justicia expresó en la interpretación prejudicial rendida en este proceso: "Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir con dicha función […]”17. 6.7. Resaltó que “[…] el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede bosarse sólo en la presencia de la marca registrada. De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar" […]”18. 6.8. Manifestó que “[…] a la luz de las consideraciones anteriores, que el lema SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR debe necesariamente observarse en su conjunto. De este modo encontramos que el lema comercial objeto del presente escrito sí representa y cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad andina, para acceder a su registro […]”19. 6.9. Señaló que “[…] lema comercial solicitado SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR sí es distintivo ya que debe observarse como un todo. Así, el lema sumado a la marca SUCRAX representa un conjunto de palabras que ostenta indudablemente carácter de distintividad requerido. Las marcas o lemas comerciales deben

observare en su conjunto, luego el signo de interés de mi poderdante sí logra posicionarse en la mente de los consumidores […]”20. 16 Cfr. Folios 129 y 130 17 Cfr. Folio 130 18 Ibídem 19 Ibídem 20 Cfr. Folio 133 6.10. Señaló que “[…] dicho signo no se compone de una denominación que enuncia características comunes a otros productos o servicios del mismo género. De este modo, es claro que el lema comercial aquí mencionado tiene plena capacidad para diferenciar el producto que identifica los demás productos en el mercado ya que se refieren a un efecto específico que además ostenta un connotación especial que pude llegar a considerarse como evocativa […]”21. 6.11. Indicó que “[…] para que un signo se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad en comento es necesario que consista exclusivamente en la expresión descriptiva, ya que si va acompañada de otros elementos que permitan diferenciarlo claramente de los demás productos que gozan de las mismas características es posible acceder a su registro. Por lo anterior, podemos determinar que el lema comercial "SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR", clase 30 Internacional, se refiere específicamente a una situación determinada que claramente refleja el carácter distintivo […]”22. 6.12. Arguyó que “[…] al examinar la expresión "SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR" en su conjunto, nos damos cuenta que la misma si es registrable como tal, ya que

debemos recordar que según la doctrina una expresión genérica se puede registrarse como marca o lema comercial siempre y cuando cumpla con ciertos parámetros como es que esté conformada por dos palabras que aunque individualmente consideradas sean genéricas en su conjunto conformen una expresión distintiva como es el caso […]”23. 6.13. Recalcó que “[…] el lema comercial aquí en comento, observado como un todo, posee completamente el carácter de distintivo y no se encuentra incurso en ninguna de las causales que estableció la Superintendencia de Industria y Comercio a través de las resoluciones que decidieron sobre la inviabilidad del registro del lema solicitado SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE

DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR […]”24.

Segundo cargo: Violación del artículo 83 de la Constitución Política 21 Cfr. Folios 133 y 134 22 Cfr. Folio 134 23 Cfr. Folio 134 24 Cfr. Folio 136 6.14. Indicó que “[…] “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas” […]”25. 6.15. Recalcó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó una conducta acorde con este principio de obligatorio cumplimiento para ella, pues habiendo conocido las características presentadas por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., debió haber realizado un estudio con mayor detenimiento sin dejar de lado ningún aspecto, ya que simplemente se limitó a decir que el signo solicitado está conformado por

expresiones descriptivas carentes de distintividad, y que por ello no se puede acceder a registro, por lo que manifiesto a su respetado Despacho que el lema comercial solicitado es simplemente una derivación más de los signos utilizados en el mercado por parte de mi poderdante con el fin de desarrollar aún más la estrategia de mercadeo tendiente a posicionar el producto SUCRAX. Así, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., ha desarrollado procesos muy importantes de mercadeo en el reconocimiento de su marca, respaldados por su responsabilidad con sus consumidores y calidad representada del derecho a posicionar aún más el producto identificado bajo la morco SUCRAX, en el mercado […]”26.

Tercer cargo: Violación inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo 6.16. Señaló que “[…] “En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos” […]”27. 6.17. Arguyó que “[…] Dicho principio fue violentado si se tiene en cuenta que en este caso no se aseguraron los derechos de mi representada, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio - División de Signos Distintivos negó el 25 Cfr. Folio 136 26 Cfr. Folio 137 27 Cfr. Folios 137 y 138 registro de un lema comercial que cumple con todos y cada uno de los requisitos

exigidos por la normatividad aplicable para acceder a su respectivo registro […]”28. Contestación de la demanda Tercero con interés directo en las resultas del proceso

7. El tercero con interés directo en las resultas del proceso29 contestó la demanda30 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló que “[…] El derecho de exclusiva se pretende sobre la frase que consiste en las expresiones PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR. La marca SUCRAX debe excluirse del análisis por cuanto, como lo afirmó la Superintendencia en su momento, "en la palabra SUCRAX no se puede cifrar la distintividad del lema, pues es claro que al ser marca registrada, es distintiva y es preciso que la frase o lema sin incluir la marca sea distintiva" […]”31. 7.2. Resaltó que “[…] La frase aludida carece igualmente de indicaciones dentro del conjunto que la doten de distintividad y la combinación de sus elementos carece de originalidad o fantasía: La construcción gramatical de la frase es de una simpleza elemental que se limita a informar al consumidor sobre las características de los productos que pretende distinguir […]”32. 7.3. Arguyó que “[…] el lema solicitado carece de una estructura apta para cumplir la función de un identificador comercial. Su extensión excesiva no permite que el consumidor le dé la connotación de un signo distintivo. Como lo sostuvo con acierto la División de Signos Distintivos "Esta falta de distintividad se refuerza aún más si se tiene en cuenta la extensión exagerada del lema solicitado, pues esta no permite que se fije en la mente del consumidor; rara vez el podrá recordar

tantas palabras juntas y mucho menos al no aportar nada distinto a sus propios componentes" […]”33. 28 ibídem 29 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 259 30 Cfr. Folios 249 a 257 31 Cfr. Folio 253 32 Cfr. Folio 254 33 Ibídem 7.4. Indicó que “[…] el lema solicitado carece de distintividad y es exclusivamente descriptivo. En consecuencia, la Administración dio cabal cumplimiento a la norma legal que le ordena negar el registro como signo distintivo de un lema comercial que no reúne los requisitos aludidos […]”34. 7.5. Arguyó que “[…] El hecho de que se utilice por el actor frases que incluyan las palabras descriptivas y genéricas, tales como "proviene del azúcar", o "sabe delicioso como el azúcar" o "no es azúcar", para promover sus productos en el mercado y suministrarle al consumidor información sobre los mismos, no le otorga un derecho de exclusiva sobre dichas frases o palabras, lo que evidentemente privaría a los demás competidores de usarlas para suministrar información cierta y necesaria a los consumidores […]”35. 7.6. Asimismo señaló que “[…] La publicidad de un producto puede, y es lo usual, contener leyendas explicativas de sus características con el propósito de suministrar información cierta al consumidor, pero ello no supone que tal leyenda tenga carácter distintivo y mucho menos que por su uso se adquiera un derecho de exclusiva sobre esta. En este sentido, las pruebas aportadas por el actor sobre la autorización de publicidad que le ha conferido el INVIMA sobre ciertas frases

similares, resulta impertinente […]”36. 7.7. Preciso que “[…] actor manifiesta que inicialmente usó la leyenda "proviene del azúcar y sabe delicioso como el azúcar del azúcar" y que posteriormente fue reemplazada para incorporar la expresión "delicioso como el azúcar sin las calorías", de lo que se deriva que el actor no ha usado en el mercado la leyenda, tal como la solicita en el caso bajo examen, esto es, "Proviene del azúcar y sabe delicioso como el azúcar pero no es azúcar". El hecho de haber utilizado leyendas descriptivas de carácter informativo, similares a las que pretende ahora proteger, resulta totalmente irrelevante a efectos de calificar la distintividad del lema solicitado. Confirma lo anterior la impertinencia de las pruebas que aporta el actor, consistentes en autorizaciones de publicidad conferidas por el INVIMA […]”37. 7.8. Señaló que frases como “[…] “Sabes que los Endulzantes artificiales son dañinos? No te preocupes llegó SUCRAX, el único endulzante sin calorías 34 Cfr. Folio 255 35 Cfr. Folio 256 36 Ibídem 37 Ibidem aceptado por la Federación Médica Colombiana. SUCRAX proviene del azúcar y sabe rico” no pueden constituirse en marcas o lemas comerciales, porque dada su estructura y su carácter descriptivo, carecen de la capacidad de distinguir o singularizar el producto frente a otros productos en el mercado. Además, el hecho de otorgar una exclusividad sobre el conjunto o sus partes recortaría el derecho de los competidores de informar libremente al público sobre las características de sus

productos y cercenaría su derecho de competir ilícitamente en el tráfico mercantil […]”38. Parte demandada

8. La parte demandada no contestó la demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 201439, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 482-IP-2015 el 9 de marzo de 201740, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio, se interpretará los Artículos 175 a 179, por cuanto regulan la figura del lema comercial […]”41. 38 Ibidem 39 Cfr. Folios 297 y 298 40 Cfr. Folios 312 a 319

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Auto de pruebas

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 201442, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 16 de mayo de 201843, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días,

para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

14. Durante el término legal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Las partes demandante y demandada; y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: reanudación del proceso; iii) los actos 41 Cfr. Folio 315

42Cfr. Folios 295 y 296 43 Cfr. Folio 322 administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la Interpretación Prejudicial 482-IP-2015 proferida el 9 de marzo de 2017; viii) el marco normativo comunitario sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; ix) el marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad; x) marco sobre el lema comercial y xi) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala

16. Visto el artículo 128 numeral 7.44 del Código Contencioso Administrativo45, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30846 de la Ley 1437 de