CE-11001-03-24-000-2010-00226-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SANI TIP y la marca nominativa SANITY previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es SANI en la clase 10 pero no se excluye del análisis / LEXEMA – Lo es SANI / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo SANI TIP para amparar productos de la Clase 10 por existir similitud y riesgo de confusión y asociación con la marca nominativa SANITY previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “SANI”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “SANITY”, al excluir dicha partícula de uso común se reduce de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. Precisado lo anterior, se tiene que respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SANITY” y “SANI-TIP”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 5 letras “S”- “A”-“N”- “I”- “T”; y que la única diferencia radica en las dos letras “I” - “P” y el guión

“-”, del signo cuestionado, las cuales no proveen la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “SANIT” de la marca registrada. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “S”, “A”, “N”, “I” y “T”. Adicionalmente a ello, las letras ubicadas en la séptima posición de cada una de las expresiones, esto es, “Y”-“I”, se pronuncian igual. […] Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlas de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala encuentra similitudes relevantes que pueden llevar al público consumidor a confundirlas, pues al agregarse la letra “P”, no desvirtúa dicha similitud, teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “SANITY/I”. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “SANI-TIP” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la expresión “SANITY”, de la marca previamente registrada, proviene del idioma inglés, que traduce cordura, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al considerarse como signos de fantasía y no tener un

significado conceptual propio en el idioma castellano, la Sala estima que no pueden compararse desde este aspecto. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “SANI-TIP” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] equipos dentales, equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales […]”. La marca previamente registrada, “SANITY”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 10ª: “[…] aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Preservativos; duchas vaginales; extractos de leche materna; enemas; aspiradores nasales para aspirar secreciones; bombitas o aspiradores para lavado de oído, mamilas para recoger Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co leche materna; tetinas o protege pezones [...]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; pertenecen al mismo género (aparatos e instrumentos); tienen igual finalidad, al ser productos destinados para la salud y bienestar; pueden compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, ya que se pueden

promocionar por: folletos, prensa y revistas médicas especializadas; y pueden usarse conjuntamente. Además, sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00226-00

Actor: DENTSPLY FINANCE CO

Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “SANI-TIP” Y LA MARCA

PREVIAMENTE REGISTRADA “SANITY”, SE ADVIERTEN SIGNIFICATIVAS

SEMEJANZAS DE TIPO ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO, ASÍ COMO UNA

RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad DENTSPLY FINANCE CO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA,

tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 52513 de 19 de octubre de 2009, "Por la cual se niega un registro" y 64336 de 14 de diciembre de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 09861 de 23 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro como marca del signo nominativo, “SANI-TIP”, para distinguir productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1: Que el 16 de febrero de 2009, solicitó el registro como marca del signo nominativo, “SANI-TIP”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 2: Que una vez publicada la solicitud, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3: Que mediante Resolución núm. 52513 de 2009, la Jefe de la División de Signos

Distintivos3 de la SIC denegó el registro como marca del signo nominativo, “SANITIP”, para distinguir productos en la Clase 10ª4 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto a su juicio, existía similitud y conexión competitiva con la marca nominativa “SANITY”, previamente registrada en la misma Clase a favor del señor FRANZ BANNERT OTERO. 4: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 64336 de 2009, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 09861 de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1 En adelante SIC. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Equipos dentales; equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, entre las marcas cotejadas, “SANI-TIP” y “SANITY”, no existen similitudes de tipo gramatical, fonética o

conceptual, razón por la que pueden coexistir en el mercado. Adujo que la SIC al denegar el registro del signo “SANI-TIP”, realizó un inadecuado cotejo marcario, toda vez que existen suficientes elementos que permiten diferenciarla con la marca previamente registrada, “SANITY”. Aclaró que la expresión “SANI”, la cual comparten los signos en conflicto, es de uso común y está ligada a los productos amparados por la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que no ocurre lo mismo con los sufijos “TIP” y “TY”, que sí son elementos comparables en el cotejo marcario. Señaló que no existe similitud gramatical entre las marcas enfrentadas, por cuanto el signo solicitado está compuesto por dos expresiones separadas por un guion que a su vez es parte integrante del mismo; y la registrada contiene una sola palabra conformada únicamente por letras. Sostuvo que tampoco existe confusión fonética alguna, dado que la sílaba tónica de los signos enfrentados está ubicada de manera diferente. En la expresión “SANITY”, el acento va en la antepenúltima sílaba; y respecto de la expresión “SANI-TIP”, lo lleva en la última, aunado a que ésta termina con la letra “P” y el sonido sería seco. Manifestó que existen diferencias conceptuales entre las expresiones cotejadas, comoquiera que al analizar el significado de cada una de ellas se evidencia claramente que la solicitada, “SANI-TIP”, corresponde a un consejo de salud; y el ya registrado, “SANITY”, hace referencia al estado de salud que podría tener una persona. Aseguró que partiendo de la base que no existe similitud entre los signos

confrontados, sería inocuo establecer una posible conexión competitiva entre ellos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Aseguró que el signo solicitado reproduce en su integridad la marca previamente registrada, situación que comporta una ausencia de distintividad, requisito sine qua non para otorgar un registro marcario. Sostuvo que las expresiones confrontadas identifican o pretenden amparar productos que se encuentran en la misma Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, con idénticos canales de comercialización y se promueven por los mismos medios publicitarios, situación que de coexistir los signos en el mercado, generaría un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. II.2. El señor FRANZ BANNERT OTERO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, el demandante reiteró los argumentos expuestos en la

demanda, haciendo énfasis en que entre las marcas cotejadas no existen similitudes de tipo gramatical, fonético o conceptual, razón por la cual pueden coexistir en el mercado; y tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser pertinente. De oficio se interpretará el artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SANITIP (denominativo) y la marca SANITY (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de

tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando 5 Proceso 275-IP-2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto)y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto […] b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a). Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos

en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b). Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c). Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d). Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a). La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

b). En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c). El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas en las que se puede percibir el riego de confusión o de asociación. d). Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el

signo solicitado SANI-TIP (denominativo) y la marca SANITY (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la

mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. - Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SANI-TIP (denominativo) y la marca SANITY (denominativa). […]

3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.1. En atención a que los signos en conflicto se encuentran

comprendidos por palabras en idioma ingles: SANITY que al ser traducido significa CORDURA y/o SENSATEZ, y el término TIP que se le conoce como DATO y/o CONSEJO, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. […] 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

4. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 4.1. La SIC alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […]. b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios […]. c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]. 4.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales

antes referidos: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […]. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […] 4.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 52513 de 2010, denegó el registro como marca del signo nominativo “SANI-TIP”, solicitado por la actora para amparar los siguientes productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] equipos dentales; equipos y aparatos para limpiar dientes y otros procedimientos dentales […]”, por estimar que era confundible y existía conexión competitiva con la marca nominativa “SANITY”, previamente registrada en la misma Clase. Al respecto, la demandante alegó que entre las marcas cotejadas “SANI-TIP” y “SANITY”, no existen similitudes de tipo gramatical, fonética o conceptual, razón por la que pueden coexistir en el mercado. Agregó que la expresión “SANI”, la cual comparten los signos en conflicto, es de uso

común y está ligada a los productos amparados por la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que no ocurre lo mismo con los sufijos “TIP” y “TY”, que sí son elementos comparables en el cotejo marcario. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 1516, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: 6 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

SANI-TIP

MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA7

SANITY

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA8

Es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que como en

este caso los signos están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre este tipo de signos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-