CE-11001-03-24-000-2010-00254-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO - Irregistrable cuando consiste exclusivamente en formas de uso común / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Irregistrable cuando constituye exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases / MARCA TRIDIMENSIONAL - Irregistrable para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza al carecer del requisito de distintividad. Botella / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala considera que, en el caso sub lite, las características que conforman al signo objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad (ni intrínseca, ni extrínseca). Se trata de la simple representación de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas (cervezas o gaseosas, entre otras) carente de distintividad. En efecto, si bien es cierto que conforme a la gráfica adjuntada por la demandante del signo “TRIDIMENSIONAL”, cuyo registro se solicita, el mismo corresponde a un envase, consistente en la forma de una botella con cuello estrecho, de volumen con base circular, compuesto por un tronco cilíndrico, rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño, y que dicho diseño fue el resultado de un estudio, también lo es que estas características son secundarias y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto y que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, de modo que el consumidor promedio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente. En otras palabras, la forma tridimensional de

dicho envase es una forma usual o común en el mercado para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado. Por lo tanto, para la Sala, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 135, literales b) y c) de la Decisión 486 y el signo analizado no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 mencionada, por lo que no puede constituirse como marca. En este orden de ideas, la Sala considera que los actos acusados no violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC. La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada contra las resoluciones acusadas después de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2 del artículo 136 del CCA. Al respecto, la Sala debe señalar que no le asiste razón a la entidad demandada, ya que si el acto que puso fin a la vía gubernativa, esto es, la Resolución núm. 69881 de 31 de diciembre de 2009 acusada “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, fue

notificado al representante de la parte demandante el 27 de enero de 2010, de conformidad con el certificado de inscripción emitido por la Secretaria General adhoc de la SIC y en aplicación de lo dispuesto en la Circular Única de la entidad en mención, el término de cuatro (4) meses señalado en el artículo 136, numeral 2, del CCA, debe contarse a partir del día siguiente de haberse practicado dicha diligencia, vale decir, el 28 de enero de 2010 y debió vencer el 28 de mayo de 2010. De acuerdo con lo expuesto, si la demanda fue presentada en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 27 de mayo de 2010, según consta a folio 99 del cuaderno principal, se hizo en forma oportuna, esto es, dentro del término legal previsto para el efecto. Así pues, habrá de declararse no probada la excepción de caducidad propuesta, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERLA 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00254-00

Actor: BAVARIA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: EL SIGNO TRIDIMENSIONAL SOLICITADO ES LA FORMA USUAL O COMÚN EN EL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 32 DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO NO SE APARTA

SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR MEDIO A

TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A ENVASES DE BEBIDAS EN EL

MERCADO SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BAVARIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 28147 de 29 de mayo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, 37511 de 27 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 69881 de 31 de diciembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro

como marca del signo tridimensional “BOTELLA”, para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 27 de septiembre de 2006, presentó solicitud de registro como marca del signo tridimensional “BOTELLA”, para amparar productos de la Clase 322 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Agregó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la empresa COMPAHNIA DE BEBIDAS DAS AMERCIAS AMBEV, presentó oposición contra el signo solicitado, con fundamento en que la marca carecía de distintividad por estar conformada únicamente por el diseño de un envase de productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Indicó que mediante la Resolución núm. 28147 de 29 de mayo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro del signo tridimensional "BOTELLA", para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación 1 En adelante SIC. 2 “[…] Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Internacional de Niza, decisión frente a la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 4º: El 27 de julio de 2009, a través de la Resolución núm. 37511, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, decidió el recurso de reposición interpuesto de manera confirmatoria. 5º: El 31 de diciembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 69881, confirmó la resolución recurrida. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,3 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por cuanto el signo tridimensional “BOTELLA” cuenta con la suficiente distintividad para ser registrado como marca, teniendo en cuenta que sí es posible que el público consumidor lo identifique claramente con el producto que pretende amparar, esto es, “cerveza”, y la relacione que es de su propiedad. Adujo que el signo tridimensional “BOTELLA” no constituye una forma usual de los productos que pretende amparar, porque goza de suficiente capacidad distintiva que lo hace diferente de otros iguales o similares, máxime si se tiene en cuenta que contiene elementos diferenciadores como fantasía, novedad y distintividad, que logran captar la atención del público protegiendo a los consumidores de un posible engaño. 3 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran registradas varias marcas tridimensionales de envases con la figura de una o varias botellas de diferentes formas y tamaños, haciéndose evidente que comparten elementos de uso común. Aseguró que el signo tridimensional “BOTELLA” cuenta con características propias y diferentes que la hacen novedosa y distintiva para ser registrada en la Clase referida, toda vez que la misma no es una forma usual del producto que pretende amparar. Señaló que el signo tridimensional solicitado es susceptible de representación gráfica y goza de plena capacidad distintiva e individualizadora, pues cuenta con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente novedoso para ser registrado como marca, así también, es el resultado exitoso de un proceso que implicó esfuerzo, creatividad, tiempo y dedicación. Para el efecto, trajo a colación los pronunciamientos, rendidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los procesos núms. 082-IP-2009 y 182IP-2007, y apartes del documento denominado “Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”, elaborados por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), sobre marcas tridimensionales.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el signo tridimensional solicitado consiste en la forma tridimensional de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas, gaseosas y/o cervezas. Anotó que dicho signo corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos embotellados reivindicados, razón por la cual el consumidor al encontrarse frente a ese envase no tendrá la capacidad para percibir un origen empresarial específico, ya que en su mente esta figura tridimensional no crea recordación. Adujo que teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, el signo tridimensional “BOTELLA” genera confusión o riesgo de asociación, pues no otorga diferencia visual, que permita su coexistencia. Propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto estimó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovida después de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2 del artículo 136 del CCA. II.-2. COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICASAMBEV, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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www.consejodeestado.gov.co A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; y tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y la Agencia del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] 1.3. El artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca “(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. […] 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.) De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.

[…] 1.8. El artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, 4 Proceso 333-IP-2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas, o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable sí

carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. […] 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. […] 2.3. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional. 2.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las dimensiones del espacio; se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos. 2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. […] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá

tener capacidad distintividad intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. […] 3.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicios, sin causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. […] 3.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 3.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 3.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá

tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. […] 4.3. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. […] 4.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 4.6. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. […] 4.8. Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común

de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC. La mencionada entidad propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada contra Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las resoluciones acusadas después de transcurrido el término de cuatro (4) meses

de que trata el numeral 2 del artículo 136 del CCA. Al respecto, la Sala debe señalar que no le asiste razón a la entidad demandada, ya que si el acto que puso fin a la vía gubernativa, esto es, la Resolución núm. 69881 de 31 de diciembre de 2009 acusada “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, fue notificado al representante de la parte demandante el 27 de enero de 2010, de conformidad con el certificado de inscripción emitido por la Secretaria General ad-hoc de la SIC5 y en aplicación de lo dispuesto en la Circular Única de la entidad en mención6, el término de cuatro (4) meses señalado en el artículo 136, numeral 2, del CCA, debe contarse a partir del día siguiente de haberse practicado dicha diligencia, vale decir, el 28 de enero de 2010 y debió vencer el 28 de mayo de 2010. De acuerdo con lo expuesto, si la demanda fue presentada en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 27 de mayo de 2010, según consta a folio 99 del cuaderno principal, se hizo en forma oportuna, esto es, dentro del término legal previsto para el efecto. Así pues, habrá de declararse no probada la excepción de caducidad propuesta, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Precisado lo anterior, la Sala observa que la SIC, a través de la Resolución núm. 28147 de 29 de mayo de 2009, denegó el registro del signo tridimensional 5 Folio 133 del C. Anexo. 6 Las notificaciones de las decisiones sobre el registro de una marca se realizan de conformidad con

el numeral 6.2 del capítulo sexto del título 1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en su literal b indica b) Notificación de los actos de inscripción: Los actos de inscripción en el registro de la propiedad industrial se entenderán notificados en la fecha de su anotación en el registro, que para los efectos será la fecha en que se incluya en el listado de actos administrativos relativos a propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio publica para tales fines en su página web, y que también se fijará en un lugar visible en las instalaciones de la entidad. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “BOTELLA”, a la sociedad BAVARIA S.A.EAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, para distinguir “[…] cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”, esto es, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que dicho signo consiste en la forma usual de envases que identifican dichos productos y carece de distintividad. Sobre el particular, la demandante adujo que el signo solicitado cumple con las condiciones para ser registrado como marca, toda vez que posee elementos diferenciadores como fantasía, novedad y capacidad distintiva e individualizadora, que lo diferencian de los demás diseños previamente registrados, que identifican productos de la citada Clase 32. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló

que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134 y 135, literales b), y c), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”. En igual sentido, indicó que no interpretaría los demás literales del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto “[…] únicamente se encuentra en discusión la irregistrabilidad del signo por la supuesta falta de distintividad intrínseca y por presuntamente constituir una forma usual de los productos que pretende distinguir […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…] b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […].” El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y el requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. La figura objeto de la solicitud de registro7 se representa así: En el mercado, de acuerdo con la página web de la entidad demandada8, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas

como marcas las siguientes formas de envases, para identificar productos de la citada Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyos diseños son: 7 Folio 20 del C. Principal. 8 www.sipi.gov.co. Consultada el 17 de julio de 2020. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

MARCA REGISTRO TITULAR

288059 CERVEJARIAS

REUNIDAS SKOL

CARACU S/A.

304013 SOCIETE

ANONYME DES

EAUX

MINERALES D

ÉVIAN

305347 GASEOSAS POSADA

TOBÓN S.A.

368419 THE COCA-COLA

COMPANY

399746 ACAVA LIMITED

403286 AMBEV S.A.

86326 ABACUS ENTERPRISES INC Tratándose de signos tridimensionales, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 20159, precisó lo siguiente: 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-0002008-00342-00. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales. Sobre el particular, dijo:

“En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las d