CE-11001-03-24-000-2010-00316-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Finalidad de la marca Las marcas contribuyen a la individualización, identificación y diferenciación de los productos o servicios que aquellas amparan, evitando con ello que los consumidores o usuarios incurran en errores o confusiones al momento de adquirirlos o contratarlos. El registro de una marca depende fundamentalmente de su capacidad de singularizar y diferenciar esos bienes y servicios, motivo por el cual debe descartarse la posibilidad de conceder el registro de signos marcarios que generen o puedan llegar a generar riesgos de confusión o asociación, que induzcan a los consumidores al error o provoquen el aprovechamiento parasitario del prestigio alcanzado por los productos o servicios amparados por otra marca previamente registrada. CANCELACION DE MARCA REGISTRADA – Genera un derecho de preferencia a quien la solicita, para que pueda posteriormente registrarla y explotarla / DERECHO DE PREFERENCIA - Permite oponerse a otras solicitudes de registro pero no garantiza el otorgamiento del registro La normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés, está legitimada para solicitar ante las autoridades competentes la cancelación de una marca registrada por no uso. Para que opere dicha cancelación, es preciso que la marca no haya sido utilizada de manera real y efectiva al menos en uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la correspondiente solicitud de cancelación. Desde el punto de vista teleológico, la cancelación de las marcas registradas por no uso se inspira en la necesidad de depurar los registros marcarios, con el propósito de permitir que aquellas que han

caído en desuso o abandono puedan ser posteriormente registradas y explotadas por otras personas. En este tipo de situaciones, el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina reconoce un derecho de preferencia a quien ha propiciado su cancelación, privilegio que puede ser ejercido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quede en firme la providencia que ponga fin al procedimiento administrativo de cancelación de la marca. De acuerdo con lo expuesto, el ordenamiento comunitario le reconoce un derecho preferente a la persona que ejerció la acción de cancelación, que la habilita para solicitar de manera prioritaria el registro de la marca cancelada. De acuerdo con la doctrina comunitaria, esa posibilidad de solicitar el registro marcario no impide que mientras se resuelve la solicitud de cancelación, el titular del derecho preferente pueda manifestar su oposición al registro de un signo igual o semejante a nombre de un tercero que quiera registrarlo y pedir la suspensión de su trámite, pues de lo contrario el reconocimiento del mencionado derecho de preferencia resultaría nugatorio. Con todo, no puede perderse de vista que el surgimiento de ese derecho preferente no asegura necesariamente el otorgamiento del nuevo registro marcario a favor de quien propició la cancelación de su registro, pues una vez presentada la solicitud dentro del lapso que dura el derecho preferente, aquella debe superar al examen de registrabilidad. REGISTRO MARCARIO – Irregistrabilidad. Imposibilidad de distinguir una marca de otra y de que coexistan en el mercado cuando son idénticas al realizar el cotejo sucesivo de las marcas, tal como lo recomienda el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, resulta totalmente imposible

distinguir una marca de la otra, confirmando el alto grado de confusión que presentan dichos signos marcarios, tornando imposible su coexistencia en el mercado: / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL

SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL

SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS / NATURASYS - NATURAL SYSTEMS. Desde el punto de vista conceptual, cabe advertir que el conjunto conformado por las voces “NATURAL SYSTEMS” presentes en ambos signos, a pesar de provenir del idioma inglés, son palabras que tienen un significado propio que resulta fácilmente deducible para el consumidor promedio, en cuanto evocan la idea de “sistemas naturales”. En cuanto concierne a la expresión “NATURASYS”, no es preciso adentrarse en el planteamiento de grandes elucubraciones para constatar que ese vocablo es el apócope de la expresión compuesta “NATURAL SYSTEMS”. En todo caso, aunque la palabra resultante de la contracción no es conocida por el común de los consumidores y se trata de un signo caprichoso o de fantasía, fruto de la inventiva de su creador, su presencia en ambos signos no aporta en realidad nada relevante desde el punto de vista conceptual por no tener ningún significado específico en nuestro idioma. A modo de colofón se puede afirmar que las marcas cotejadas no son semejantes entre sí sino totalmente iguales, haciendo imposible su coexistencia en el mercado, siendo evidente que la marca cuyo registro pretende obtener la parte carece de distintividad frente al signo previamente registrado.

SIGNO NATURASYS – NATURAL SYSTEMS – Irregistrable. Conexidad competitiva. Los productos de la misma clase utilizan los mismos canales de distribución y medios de publicidad lo que incrementa el riesgo de confusión La circunstancia de que la marca denegada identifique algunos de los productos anteriormente mencionados, no es razón suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda, pues por el hecho de pertenecer a la misma clase y al mismo género y de tener la misma finalidad, se torna inevitable admitir que en su comercialización se emplean los mismos canales de distribución y los mismos medios publicitarios, todo lo cual pone en evidencia la conexidad competitiva existente, incrementando aún más el riesgo de confusión directa e indirecta. Colocándose en el papel del consumidor desprevenido e incluso en el de los compradores más avisados e informados, la probabilidad de que unos y otros sean inducidos al error es bastante significativa, por tratarse de productos identificados con la misma marca. Dicho de otra manera, los compradores potenciales que encuentren en el mercado alguno de los productos en mención pueden creer erróneamente que los productos comercializados por el señor PULIDO BARRANTES son los mismos que produce y vende la sociedad

NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP.

DERECHO DE PREFERENCIA – No es de carácter absoluto: preexistencia de una marca mixta / PREEXISTENCIA DE MARCA - Primero en el tiempo primero en el derecho En lo que concierne al derecho de preferencia esgrimido por el actor a lo largo del proceso, debe la Sala resaltar ese derecho no es de carácter absoluto y menos aún puede serlo en este caso, ante la comprobada preexistencia de una marca

mixta debidamente registrada a nombre de la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP, cuya vigencia se extiende hasta el año 2018. De acuerdo con las disposiciones andinas, esa marca debe ser objeto de protección por parte de las autoridades y si bien es cierto que el derecho de preferencia aducido por el actor es igualmente existente, deberá darse protección prioritaria al primero de tales derechos, de acuerdo con el viejo apotegma jurídico que enseña que quien es primero en el tiempo es primero en el derecho.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 150 /

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 168

NOTA DE RELATORIA: Función social de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto de 2000, Rad. 3448, MP. Manuel Urueta

Ayola.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00316-00

Actor: JAIME PULIDO BARRANTES

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia el proceso de la referencia, promovido por el

ciudadano JAIME PULIDO BARRANTES contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por haberle denegado el registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (nominativa) para distinguir productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1.- LA DEMANDA 1.1.- Pretensiones El señor JAIME PULIDO BARRANTES demandó el 22 de junio de 2010 a la Superintendencia antes mencionada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., con la pretensión de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 24739 y 62453 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de esa entidad el 19 de mayo y del 30 de noviembre de 2009 y de la Resolución número 4814 del 29 de enero de 2010, adoptada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se denegó el registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (nominativa) a nombre del actor para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que, como consecuencia de ello y a manera de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada conceder el registro de la marca nominativa solicitada y publicar la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.1.- Hechos En la demanda se mencionan como tales los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, siendo del caso destacar que el día 11 de abril de 2005 el señor PULIDO BARRANTES promovió ante la

Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso de las marcas nominativas “NATURASYS - NATURAL SYSTEMS” registradas a nombre de la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP en las Clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, amparadas en su orden por los certificados de registro números 247130 y 245992. La anterior solicitud fue decidida mediante Resoluciones 54340 y 7468 del 22 de diciembre de 2008 y del 24 de febrero de 2009, respectivamente, por medio de las cuales se accedió a la cancelación de dichas marcas. En la misma fecha en que radicó la solicitud de cancelación de dichos registros, el señor PULIDO BARRANTES le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que le concediera el registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (nominativa) para identificar productos de la Clase 3ª del nomenclátor internacional, petición que fue resuelta de manera desfavorable por la Resolución 24739 de 2009. Es de resaltar en todo caso que durante el trámite de esa solicitud no se presentó ninguna oposición. Inconforme con esa determinación, el señor PULIDO BARRANTES presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 24739 de 2009, invocando en su favor el derecho de preferencia que le asiste por haber formulado la solicitud de cancelación antes referida, tal como lo dispone el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resoluciones 62453 del 30 de noviembre de 2009 y 4814 del 29 de enero de 2010, decidió confirmar la

decisión contenida en la Resolución 24739 de 2009. 1.2.- Normas violadas y concepto de su violación. Aduce el actor que con la expedición de los actos administrativos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 a) y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al aplicar de manera indebida la primera de tales disposiciones “por error de apreciación” y al soslayar el derecho preferente que le asiste de conformidad con lo previsto en el segundo de los preceptos antes mencionados. Considera igualmente el actor que es totalmente equivocada la invocación que hizo la Superintendencia del certificado de registro Nº 372883 que ampara la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (mixta) de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, para justificar el desconocimiento de su derecho de preferencia, pues lo cierto es que al momento de conceder ese registro la Superintendencia aún no había resuelto las solicitudes de cancelación que había instaurado por el no uso de las marcas amparadas en los certificados de registro 245992 y 247130. En otras palabras, argumenta en favor de sus pretensiones que la Superintendencia ha debido darle aplicación al derecho preferente resolviendo de manera prioritaria las solicitudes más antiguas (que son precisamente las que radicó el 11 de abril de 2005), en vez de denegar el registro solicitado por la sociedad NATURAL SYSTEMS INTERNATIONAL CORP. 2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso radicalmente a la prosperidad de las pretensiones, por considerar que en el asunto

bajo examen no se incurrió en la violación de ninguna de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además de lo anterior, puso de relieve que la decisión cuestionada no se sustentó propiamente en la preexistencia del registro de las marcas nominativas NATURASYS – NATURAL SYSTEMS de las clases 3ª y 5ª, respecto de las cuales se configuró ciertamente el derecho de preferencia a favor del demandante, sino en la preexistencia del registro de la marca mixta NATURASYS – NATURAL SYSTEMS de la clase 3ª, cuya vigencia se extiende hasta el año 2018. Destaca el memorialista que el registro de esta última fue solicitado desde el 23 de septiembre de 2003, es decir, muchos años antes de que el actor radicara la solicitud de cancelación por el no uso de las marcas nominativas NATURASYS – NATURAL SYSTEMS amparadas en los certificados 245992 y 247130, a lo cual añadió que la marca que se pretende registrar y la que fue invocada oficiosamente por la Superintendencia al denegar la solicitud, son totalmente idénticas entre sí, lo cual hace altamente probable que se produzca confusión en el público consumidor.

3.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Los apoderados de las partes, mediante escritos visibles a folios 160 a 117 del expediente, reiteraron los mismos argumentos aducidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda. El Ministerio Público, por su parte, guardó silencio en esta etapa procesal.

4.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Andino Justicia en la interpretación prejudicial rendida el 1º de junio de 2012 con destino a este proceso, identificada bajo el número 27-IP-2012, señaló que en este caso debe darse aplicación a los Artículos 134, 136, 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NATURASYSNATURAL SYSTEMS (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos NATURASYS-NATURAL SYSTEMS

(denominativo) y NATURASYS-NATURAL SYSTEMS (mixto), será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

TERCERO: En la comparación entre una marca denominativa compuesta y una marca mixta con parte denominativa compuesta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta

predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: La acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo.

El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite. De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso,

incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2010-00316, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. 5.- DECISIÓN Al no observar la Sala ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado hasta el momento, procede entonces a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 5.1.- Competencia de la Sala para resolver el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento Interno del Consejo de Estado, adoptado mediante Acuerdo 58 de 1999 y modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003, según el cual es de su competencia conocer de “2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones.” Por lo anterior corresponde a la Sección Primera conocer del presente proceso.

5.2.- Los actos administrativos demandados Se trata de las siguientes Resoluciones:  La número 24739 del 19 de mayo expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “por la cual se niega un registro”.  La número 62453 del 30 de noviembre de 2009 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “por la cual se resuelve un recurso de reposición” .  La Resolución número 4814 del 29 de enero de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, “por la cual se resuelve un recurso de apelación” . 5.3.- Problema jurídico a resolver Corresponde a la Sala dilucidar si el signo compuesto NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (nominativo) cumplía o no los requisitos de distintividad consagrados por el artículo 134 de la Decisión 486; si se encontraba o no incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la aludida Decisión y si es o no cierto que al expedir los actos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un desconocimiento del derecho de preferencia consagrado en el artículo 168 del aludido estatuto, al denegar el registro solicitado debido a la preexistencia del registro de la marca NATURASYS - NATURAL SYSTEMS (mixta), amparada en el certificado núm. 372883. 5.5.- Cuestiones preliminares Antes de abordar el análisis de los cargos planteados por el actor, es preciso

identificar las disposiciones comunitarias aplicables al caso; plasmar algunas consideraciones relacionadas con la función individualizadora que deben cumplir las marcas para que puedan ser registradas; y exponer algunas ideas con respecto a la cancelación de las marcas por falta de uso y con el derecho de preferencia que el ordenamiento jurídico comunitario reconoce a quien ha elevado una solicitud de cancelación, temáticas éstas que sin lugar a dudas resultan relevantes en la decisión de la presente controversia. 5.5.1.- Normas comunitarias aplicables al caso El Tribunal Andino de Justicia en ejercicio de sus potestades de interpretación, estimó aplicables al caso las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. 5.5.2.- Acerca de la función individualizadora de las marcas Antes de efectuar el cotejo de las marcas en conflicto, es necesario señalar que las marcas contribuyen a la individualización, identificación y diferenciación de los productos o servicios que aquellas amparan, evitando con ello que los consumidores o usuarios incurran en errores o confusiones al momento de adquirirlos o contratarlos. De conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables, el registro de una marca depende fundamentalmente de su capacidad de singularizar y diferenciar esos bienes y servicios, motivo por el cual debe descartarse la posibilidad de conceder el registro de signos marcarios que generen o puedan llegar a generar riesgos de confusión o asociación, que induzcan a los consumidores al error o

provoquen el aprovechamiento parasitario del prestigio alcanzado por los productos o servicios amparados por otra marca previamente registrada. Por la razón anotada el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 señala con toda precisión que no son susceptibles de registro aquellas marcas idénticas o semejantes que puedan afectar el derecho de un tercero; que identifiquen los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar algún riesgo de confusión o asociación directa o indirecta desviando las decisiones de compra que deben adoptar los consumidores. Bajo tales premisas, las autoridades competentes están llamadas a evitar la coexistencia de marcas idénticas o similares registradas a favor de dos o más personas cuando tales signos no cumplan con la función de individualizar adecuadamente los productos o servicios de que se trate, pues de lo contrario se introducirían factores de desorden que pueden desencadenar la afectación de derechos adquiridos y la perturbación del normal desenvolvimiento del mercado. 5.5.3.- Sobre la cancelación de las marcas por no uso y el derecho de preferencia El uso efectivo de una marca registrada juega un papel de enorme relevancia y utilidad desde el punto de vista económico y jurídico, pues además de contribuir a que ella se consolide como un bien inmaterial que puede llegar a alcanzar un valor estimable en términos monetarios, determina la continuidad y preservación de los derechos de exclusividad derivados de su registro, impidiendo a otras personas su utilización o explotación no consentida o autorizada. En ese contexto, la concesión del registro de una marca por parte de las instancias administrativas competentes, le confiere a su titular no solamente el derecho sino la obligación de usarla de

manera efectiva. A propósito del tema, la Sala, en Sentencia proferida de agosto 17 de 2000, Rad. Núm. 3448, Consejero Ponente, Doctor MANUEL URUETA AYOLA, indicó: El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado. El derecho marcario busca la conciliación de esos dos extremos, en aras de un mayor beneficio para los consumidores. A través de la marca, se protege el derecho del propietario así como el derecho del consumidor a adquirir un producto o bien de una determinada calidad, pero cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia. En esa línea de pensamiento, la normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés, está legitimada para solicitar ante las autoridades competentes la cancelación de una marca registrada por no uso. Para que opere dicha cancelación, es preciso que la marca no haya sido utilizada de manera real y efectiva al menos en uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la

correspondiente solicitud de cancelación. Desde el punto de vista teleológico, la cancelación de las marcas registradas por no uso se inspira en la necesidad de depurar los registros marcarios, con el propósito de permitir que aquellas que han caído en desuso o abandono puedan ser posteriormente registradas y explotadas por otras personas. En este tipo de situaciones, el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina reconoce un derecho de preferencia a quien ha propiciado su cancelación, privilegio que puede ser ejercido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quede en firme la providencia que ponga fin al procedimiento administrativo de cancelación de la marca. En lo pertinente, la norma en cita establece: “la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”. De acuerdo con lo expuesto, el ordenamiento comunitario le reconoce un derecho preferente a la persona que ejerció la acción de cancelación, que la habilita para solicitar de manera prioritaria el registro de la marca cancelada. De acuerdo con la doctrina comunitaria, esa posibilidad de solicitar el registro marcario no impide que mientras se resuelve la solicitud de cancelación, el titular del derecho preferente pueda manifestar su oposición al registro de un signo igual o semejante a nombre de un tercero que quiera registrarlo y pedir la suspensión de su trámite, pues de lo contrario el reconocimiento del mencionado derecho de preferencia resultaría nugatorio. Con todo, no puede perderse de vista que el surgimiento de ese derecho

preferente no asegura necesariamente el otorgamiento del nuevo registro marcario a favor de quien propició la cancelación de su registro, pues una vez presentada la solicitud dentro del lapso que dura el derecho preferente, aquella debe superar al examen de registrabilidad. 5.5.4.- Las marcas involucradas en el debate procesal Con el propósito de evitar posibles confusiones en la comprensión de estas consideraciones, la Sala estima conveniente precisar cuáles son las marca