CE-11001-03-24-000-2010-00340-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / MARCA NOTORIA – Protección / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USOAnálisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / PRINCIPIO DE USO REAL Y EFECTIVO / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procede respecto de la marca nominativa CARIBE registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, limitandose su cobertura para distinguir únicamente arroz, pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala concluye que, a pesar de que las pruebas invocadas por la sociedad Arroz Caribe S.A. acreditan el uso de la marca nominativa «CARIBE» para identificar arroz, a partir de ellas no se deriva la notoriedad de ese signo distintivo. Por tal motivo, al no haberse comprobado el primer supuesto de hecho alegado por la demandante, no hay lugar a analizar si era procedente o no la cancelación parcial de dicha marca respecto de los productos café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias y hielo, en los términos que fue propuesto por la sociedad demandante. En este orden de ideas, la Sala concluye que el cargo analizado tampoco tiene vocación de prosperidad, por lo que no desvirtúa la presunción de

legalidad del acto acusado. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A., Arroz Caribe S.A. Conclusión. En consecuencia, al no ser desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados, la Sala denegará las pretensiones de las demandas formuladas por las sociedades Molinos de El Salvador S.A. de C.V. e Inversiones Arroz Caribe S.A., Arroz Caribe S.A.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 61 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 227

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00340-00 11001-03-24-000-201000392-00 (acumulado) Actor: MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. y ARROZ CARIBE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: NULIDAD. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Cancelación parcial de registro por no uso SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia las demandas acumuladas interpuestas por las

sociedades Molinos de El Salvador S.A. de C.V. e Inversiones Arroz Caribe S.A. – Arroz Caribe S.A.1, en contra de los actos administrativos por medio de los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio decretó la cancelación parcial de la marca nominativa «CARIBE» y limitó su cobertura para distinguir únicamente los siguientes productos: “arroz, pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales”, comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1.1. Fundamentos de hecho comunes a los procesos acumulados El 16 de marzo de 2009 la sociedad Molinos de El Salvador S.A. de C.V. solicitó la cancelación por no uso total, y en subsidio parcial, de la marca nominativa «CARIBE» registrada a favor de la sociedad Arroz Caribe S.A., para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado de registro núm. 294959. En la descripción del interés legítimo de la solicitud se indicó: “Mi representada solicitó el registro de la marca CARIBE (mixta) en la Clase 30 y la marca CARIBE (nominativa) No. 294.959 en clase 30 constituye un obstáculo”2.

Dentro del término legal, la sociedad Arroz Caribe S.A. dio respuesta a la acción de cancelación por no uso y se opuso a su prosperidad con fundamento en el uso de la marca «CARIBE» (nominativa), para lo cual aportó las pruebas tendientes a demostrarlo. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,

por medio de la Resolución núm. 49298 de 29 de septiembre de 2009, negó la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 294959 y ordenó 1 En adelante también Arroz Caribe S.A. 2 Folio 31 del anexo 1, en el que obra el expediente núm. 04 66660 en el que obran los antecedentes administrativos de los actos acusados. cancelar parcialmente el registro de la marca nominativa «CARIBE» respecto de los siguientes productos: “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. En consecuencia, limitó la cobertura de la marca para distinguir únicamente “arroz”. Contra la anterior Resolución, la sociedad Arroz Caribe S.A. interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación, aduciendo que, si bien se probó el uso restringido de la marca con relación al producto “arroz”, con las pruebas aportadas se demostró que la marca «CARIBE» es una marca notoria, por lo que no puede ser cancelada. El primero de los recursos fue resuelto mediante la Resolución núm. 68360 de 29 de diciembre de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 14376 de 15 de

marzo de 2010. En dicho acto se dispuso lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO. Revocar los artículos segundo y tercero de la Resolución Nº 49298 de 29 de septiembre de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. ARTÍCULO SEGUNDO. Cancelar parcialmente el registro de la marca nominativa CARIBE, con Certificado de Registro Nº 294959, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: “Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales (sic), confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, comprendidos en la Clase 30ª internacional.” ARTÍCULO TERCERO. Como consecuencia de la anterior limitación el Certificado de Registro Nº 294959, que corresponde a la marca nominativa CARIBE, registrada a nombre de la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. ARROZ CARIBE S.A., distinguirá los siguientes de ahora en adelante “arroz, pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales”, productos comprendidos en la Clase 30ª Internacional. […]”3 1.2. PROCESO 2010-00340-00 La sociedad Molinos de El Salvador S.A. de C.V., a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, para que la

Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.2.1. Pretensiones “1) Que se declare nula la Resolución No 14376 del 15 de marzo de 2010, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. ARROZ CARIBE S.A. en el sentido de revocar los artículos segundo y tercero de la Resolución No. 49298 del 29 de septiembre de 2009 proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos y cancelar parcialmente el registro de la marca nominativa CARIBE Registro No. 294959, limitando su registro para amparar únicamente “arroz, pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales”. 2) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V. se ordene la cancelación parcial del certificado de registro de la marca CARIBE No. 294959 para identificar única y exclusivamente los productos sobre los cuales su titular probó el uso, es decir: “arroz”, productos comprendidos en la Clase 30.”4 Mediante auto de 3 de noviembre de 2010, el Despacho admitió la demanda bajo el entendido de que la acción incoada correspondía a la de simple nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, tras advertir que la accionante no acreditó un derecho adquirido que le hubiere sido lesionado a raíz de la expedición del acto acusado, y 3 Folios 142 y 143 del anexo núm. 1.

4 Folio 34 vto. del expediente 2010-00340. que la eventual declaratoria de nulidad de dicho acto no implicaba un restablecimiento para ella. 1.2.2. Normas violadas y concepto de la violación La sociedad Molinos de El Salvador S.A. de C.V. adujo que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto manifestó que los documentos que la sociedad Arroz Caribe S.A. aportó como prueba al contestar la acción de cancelación de marca por no uso únicamente acreditaron que la marca «CARIBE» era utilizada en Colombia para identificar arroz, y nada demostraron sobre el uso del signo respecto de los otros productos como pan, pastelería, harinas ni preparaciones hechas de cereales. Por lo anterior, adujo que el registro de la marca se debió mantener limitado para permitirlo únicamente respecto del arroz, en los términos del artículo 165 de la Decisión 486, y tal como se dispuso mediante la Resolución 49298 de 29 de septiembre de 2009. Afirmó que, de conformidad con las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio y según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina5, la extensión del derecho sobre una marca se circunscribe a los productos o servicios cuyo uso real y efectivo se logre probar por parte del titular de la marca, de manera que no cobija aquellos productos relacionados, si respecto de ellos no se demuestra el uso de la marca. Asimismo, señaló que la cancelación por no uso de una marca es una sanción que se le aplica a su titular por el

incumplimiento de la obligación de usarla6, por lo que reprochó que la Superintendencia favoreció la conducta pasiva de la sociedad Arroz Caribe S.A. al mantener el registro respecto de productos para los cuales no se utiliza. En esa medida, estimó violadas las citadas disposiciones de la Decisión 486 porque la demandada extendió la protección de la marca «CARIBE» a productos cuyo uso no fue demostrado, con fundamento en la inexistente relación de éstos con el producto respecto del que sí se demostró el uso. A este respecto destacó que el “pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales” no son 5 En este punto citó la Resolución 14556 de 28 de julio de 1999 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y las Interpretaciones Prejudiciales núm. 122-IP-2007 y 134-IP-2005. 6 Como fundamento de su tesis la demandante citó la Resolución 44736 de 27 de diciembre de 2007. productos asimilables al arroz, pues cada uno de ellos se comercializa en lugares diferentes y se sirve de medios de publicidad distintos. Del mismo modo, no se trata de productos complementarios, pues el “pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales” no son partes o accesorios del arroz y tampoco son sustituibles entre sí. Lo anterior, teniendo en cuenta que “difícilmente en una panadería y/o pastelería donde normalmente se vende pan, pasteles y todo tipo de preparaciones hechas de harinas y cereales se venda también arroz. Es más, ni siquiera en supermercados y tiendas donde se ofrecen al público gran variedad de productos, podríamos encontrar que el arroz se ponga a la venta en el

mismo lugar, ni del mismo modo y forma en que se ofrece el pan, los pasteles y demás preparaciones hechas de harina y cereales”7. Finalmente, indicó que, de conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, para que se desestime la acción de cancelación por no uso (total o parcial) en contra de un registro marcario es necesario que el signo haya sido utilizado en el mercado. Según la norma, debe entenderse como uso aquel que se da cuando un producto o servicio se encuentra en el comercio o está disponible en el mercado bajo dicha marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la naturaleza de los productos o servicios. En ese orden, insistió en que la sociedad Arroz Caribe S.A. solo demostró el uso, en las condiciones exigidas por la norma, respecto de arroz, por lo que el registro debió ser limitado a ese producto únicamente, ya que lo contrario implicaría mantener un registro abusivo de la marca y quebrantar derechos de terceros. 1.3. PROCESO 2010-00392-00 La sociedad Inversiones Arroz Caribe S.A. – Arroz Caribe S.A., a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del CCA, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.3.1. Pretensiones “2.1 Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 49298 de 29 de septiembre de 2009, mediante la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la 7 Folio 37, vto. del expediente 2010-00340. cancelación total por no uso del certificado No. 294.959 correspondiente a la

marca “CARIBE” clase 30 cuyo titular es la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., pero pese a ello canceló parcialmente la marca enunciada limitándola a distinguir exclusivamente “Arroz”. 2.2. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 68350 del 29 de diciembre de 2009, mediante la cual la jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 49298 del 29 de septiembre de 2009, confirmándola en todas sus partes. 2.3. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 14376 del 15 de marzo de 2010, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 49298 del 29 de septiembre de 2009, en el sentido de:  Artículo primero: Revocar los artículos segundo y tercero de la Resolución No. 49298 del 29 de septiembre de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.  Artículo segundo: Cancelar parcialmente el registro de la marca nominativa CARIBE, con certificado No. 294959, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: “Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas

(condimentos); especias; hielos”, comprendidos en la clase 30 internacional.”  Artículo tercero: Como consecuencia de la anterior limitación el certificado de registro No. 294959, que corresponde a la marca nominativa CARIBE, registrada a nombre de la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., ARROZ CARIBE S.A., distinguirá lo siguiente de ahora en adelante “arroz, pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales”, productos comprendidos en la clase 30 internacional.  Artículo cuarto: Confirmar en sus demás apartes la decisión contenida en la resolución No. 49298 de 29 de septiembre de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. 2.4. Consecuentemente en beneficio de la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. ARROZ CARIBE S.A. y a título de restablecimiento del derecho solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Que se ordene a la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar no procedente la cancelación parcial por no uso decretada por la citada entidad contra la marca “CARIBE” clase 30 certificado No. 294.959 cuyo titular es INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. ARROZ CARIBE S.A., debido a la acción de cancelación por no uso intentada contra la misma por la sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., y como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho del titular de la citada marca, en el sentido de que la misma debe nuevamente amparar todos los productos

para los cuales fue inicialmente concedida como son “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. 2.4.2. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.4.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.”8 1.3.2. Normas violadas y concepto de la violación 8 Folios 9 a 12 del expediente 2010-00392. La sociedad Arroz Caribe S.A. estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 165 y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 61 de la Constitución Política. En primer lugar, manifestó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que, respecto de las marcas notorias, no procede la acción de cancelación por no uso, ya que en esos casos dicha acción

permitiría el aprovechamiento del prestigio ajeno. En ese sentido, resaltó que la notoriedad de una marca depende del conocimiento que se tenga de ella en alguno de los países de la subregión y con relación a algunos de los sectores pertinentes previstos en el artículo 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con fundamento en lo anterior, acusó a los actos de violar el artículo 165 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 227, aduciendo que, si bien no se puede alegar el hecho de que una marca sea notoria como justificación de su falta de uso, el Tribunal de Justicia, al hacer un análisis sistemático de la normatividad Andina, ha establecido que no es procedente la cancelación por no uso de una marca notoria. En consecuencia, manifestó que en el supuesto previsto en el artículo 165 de la Decisión 486, la prueba de que una marca es notoria debe tomarse como una circunstancia válida para evitar su cancelación, así como se admite la fuerza mayor y el caso fortuito como razones válidas para impedir la cancelación de una marca por no uso9. Resaltó que el artículo 227, contenido en el título XIII de la Decisión 486 que regula lo relativo a los signos distintivos notoriamente conocidos, dispone que “será de aplicación al presente título lo establecido en el literal h) del artículo 136”. A su juicio, lo anterior significa que la protección de las marcas notorias es integral, ya que esta última norma ampara los signos notoriamente conocidos frente a signos de terceros “cualesquiera que sean los productos o servicios a que se aplique el signo”. En ese orden, demostrada la notoriedad de una marca con

relación a cualquiera de sus productos, la protección se extiende a los demás productos incluidos en el registro. 9 En este punto, citó la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 017939 de 30 de mayo de 2008, respecto de la marca «WALMART». Además, indicó que el Tribunal de Justicia ha reconocido que quien registra una marca tiene derecho a extenderse con el tiempo a los demás productos de su línea, más aun tratándose de una marca notoria, registrada en la Clase 30 que ampara productos de consumo masivo. Por lo anterior, afirmó que acceder a la solicitud de cancelación por no uso y permitirle a un tercero apropiarse de alguno de los productos que hacen parte de esa Clase, llevaría a que los consumidores relacionen la nueva marca con la notoriamente conocida, de manera que entre estas se presentaría un riesgo de asociación en los términos del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. Señaló que no es de recibo el argumento de la Superintendencia, relativo a que en el presente asunto no se invocó la notoriedad de la marca «CARIBE» en la contestación a la acción de cancelación por no uso. A juicio de la demandante, si las pruebas que se aportan demuestran que la marca es notoria, es obligación de la administración declarar dicha notoriedad y establecer la verdad de los hechos que surge a partir de esos medios de prueba. En ese sentido, reiteró los siguientes argumentos que expuso como sustento de los recursos de reposición y apelación formulados contra la Resolución 49298 del 29 de septiembre de 2009:

• La marca «CARIBE» (nominativa) tiene la categoría de notoria no solo por las ventas masivas de arroz identificado con ella que realizó la sociedad Arroz Caribe S.A. en el período comprendido entre el 16 de marzo de 2006 y el 16 de marzo de 2009, sino también porque es una marca reconocida en los círculos empresariales en los que se comercializan alimentos como el arroz, lo cual se demostró con las certificaciones que evidencian la presencia de la marca en ciudades como Pereira, Cali, El Espinal, Rionegro, Venadillo, Barranquilla, Montería, Itagüí, Villavicencio, Las Flores, Soledad, Villa del Rio, San Juan, gracias a la venta directa y a través de terceras sociedades distribuidoras. - El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que, ante una solicitud de cancelación de marca por no uso, a la Oficina Nacional o al Juez competente le corresponde, en primer lugar, establecer el estatus de notoria de la marca (Interpretación prejudicial 46-IP-2006), para deducir si a pesar de incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de notoria. - Como la protección de las marcas notorias se da con independencia de la clase en la que se encuentran registradas, estas no pueden ser canceladas parcialmente, pues solo el titular está facultado para usarla en el futuro con relación a otros productos diferentes a los incluidos dentro del registro inicial. La referida protección implica que no se debe permitir que terceros se apropien de ella para identificar productos similares (95-IP-2004).

Finalmente, afirmó que las Resoluciones acusadas desconocieron el artículo 61 de

la Constitución Política, pues se adoptó una decisión contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según la cual del análisis sistemático de la Decisión 486 se deprende que la “notoriedad” de una marca puede considerarse un impedimento para la cancelación de la marca por no uso. Lo anterior, tras advertir que las Decisiones de este Tribunal se incorporan a la legislación Comunitaria contenida en la Decisión 486, por lo que son obligatorias10.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. PROCESO 2010-00340-00 2.1.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio11 se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que la Resolución 14376 del 15 de marzo de 2010 fue proferida con fundamento en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 y a partir de la revisión de las pruebas obrantes en el expediente administrativo. Al respecto manifestó que, luego de valorados los medios probatorios pertinentes, se concluyó que “si bien el fallador de primera instancia determinó probado el uso de varios productos para la marca “CARIBE” para identificar arroz y acertó al limitar los productos erró al excluir el pan, pastelería, harinas”12. En consecuencia, en el acto acusado se estimó necesario incluir dichos productos en la lista de aquellos que se amparan por la marca registrada. 10 Como fundamentó de esta tesis, invocó la sentencia proferida por esta Corporación el de 12 de junio de 2008, en el proceso promovido por Rodolfo Mora Mora, en el cual se demandaban los actos de la Superintendencia de Industria y Comercio que negaron oficiosamente el registro de una

marca por ser confundible con otra, con fundamento en que dicha decisión no tuvo en cuenta el hecho de que el demandante solicitó la cancelación por no uso de la marca que sustentó la negativa del registro. 11 Folios 95 a 98 del expediente 2010-00340. 12 Folio 98 del expediente 2010-00340. 2.2.2. La sociedad Arroz Caribe S.A.13, tercero con interés directo en las resultas del proceso, actuando por intermedio de apoderada judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones: En primer lugar, señaló que no es cierto que la Superintendencia haya actuado de forma equivocada al negar el registro de la marca mixta «CARIBE» solicitada por la sociedad Molinos del El Salvador S.A. de C.V. para distinguir un producto de la clase 30 (galletas). Por el contrario, dicha decisión se ajusta a la jurisprudencia de esta Corporación que ha establecido que existe conexión competitiva entre todos los productos de la Clase 30 Internacional, pues se trata de bienes de consumo masivo. En segundo lugar, manifestó que de las pruebas aportadas en la actuación administrativa se podía deducir que la marca nominativa «CARIBE» era notoriamente conocida en Colombia. Así, refirió que en los recursos de reposición y apelación formulados en contra de la Resolución 49298 de 29 de septiembre de 2009 se explicó que la marca tiene la categoría de notoria, debido a las ventas masivas de arroz y al alto reconocimiento en los círculos empresariales que comercializan alimentos. De otra parte, indicó que el hecho de que el arroz no sea semejante a productos

como pan, pastelería, harinas o preparaciones hechas de cereales no implica que no exista relación entre ellos. Por el contrario, adujo que estos son de naturaleza análoga, pues constituyen productos básicos para la alimentación y son de consumo masivo. Por lo mismo, no es cierto que éstos se comercialicen en lugares diferentes ni que utilicen medios de publicidad distintos. Al respecto refirió la sentencia de 28 de abril de 2005, proferida en el proceso promovido por la sociedad Arcor S.A.I.C., “en la que se consideraron de similar naturaleza los productos muy diferentes a que se referían ambas marcas, ya que los mismos entre otras cosas se puede decir que son “galguerías” o “golosinas”14. Además, adujo que el hecho de que el arroz no sea un producto complementario, accesorio o sustituible respecto del pan, pastelería, harinas o preparaciones hechas de cereales no tiene incidencia en el presente asunto, ya que, al ser productos de consumo masivo, entre ellos existe riesgo de asociación. 13 Folios 72 a 88 del expediente 2010-00340. 14 Folio 83 del expediente 2010-00340En lo demás, los argumentos expuestos en la contestación coinciden con las razones de la demanda tramitada bajo el expediente núm. 2010-00392 antes referidas. 2.2. PROCESO 2010-00392-00 2.2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio15 se opuso a las pretensiones de la demanda16. Al respecto adujo, en primer lugar, que no es cierto que la sociedad Arroz Caribe S.A haya aportado pruebas que demostraban la

notoriedad de la marca «CARIBE» en el memorial de respuesta a la acción de cancelación que radicó el 7 de julio de 2009, pues la notoriedad no fue alegada en esa instancia. Además, precisó que tampoco es cierto que una marca notoriamente conocida no sea susceptible de cancelación total o parcial por no uso, toda vez que, si la notoriedad no se demuestra respecto de todos o algunos de los productos amparados por el registro, es posible la cancelar de éste. Afirmó que los actos acusados son consecuencia de la correcta aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues, según se explicó en la Resolución 14376 de 15 de marzo de 2010, el análisis de las pruebas aportadas por Arroz Caribe S.A. arrojó que el uso de la marca en discusión se acreditó de manera suficiente, real y efectiva para identificar arroz. En consecuencia, en aplicación de la figura de la cancelación parcial por no uso, se concluyó que era viable excluir de la reivindicación de la marca los siguientes productos: “Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. Asimismo, refirió que la decisión se fundamentó en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues se encontró que entre productos como

el arroz y el pan, la pastelería, las harinas y/o las preparaciones hechas de cereales existe una similitud que permite mantener vigente el amparo de la marca «CARIBE», por ser el arroz un cereal. Así, es usual que los productos sean fabricados por el mismo tipo de industria a pesar de que el modo de consumo pueda ser diferente. Además, se advirtió que las similitudes evidenciadas implican 15 Folios 95 a 98 del expediente 2010-00340. 16 Folios 98 a 104 del expediente 2010-00392. relaciones estrechas entre los productos, pues las harinas pueden presentar como ingrediente principal el arroz, lo que ocurre también frente a los panes, pasteles y demás preparaciones hechas de cereales. Finalmente, refirió que en la Resolución 14376 atacada se explicó que en el escrito de contestación de la acción de cancelación Arroz Caribe S.A no se había solicitado el reconocimiento del carácter notorio del signo «CARIBE», al punto en que ni siquiera se puso de presente que tenía esa calidad. Por ende, para la Superintendencia era improcedente efectuar el análisis sobre la notoriedad propuesto en el recurso de reposición. 2.2.1. La sociedad Molinos de El Salvador S.A. de C.V. no allegó escrito de intervención.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONC