CE-11001-03-24-000-2010-00355-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Cancelación de una marca por no uso. Marca Nuttelini Cualquier persona que acredite un interés directo se encuentra legitimada para formular ante las autoridades nacionales competentes la solicitud de cancelación de una marca registrada, teniendo en cuenta que su titular, sin motivo justificado, no hace uso de la misma. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. REGISTRO MARCARIO – Uso de la marca. Principio de uso real y efectivo de la marca El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tenerse en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. CANCELACION DE LA MARCA POR NO USO – No procede cuando es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada / FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO – En estos eventos no procede la cancelación por falta de

uso de la marca Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”. CANCELACION PARCIAL DE UN REGISTRO – Cuando se usa la marca solamente en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé también la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los

productos o servicios. REGISTRO MARCARIO – Uso de la marca / PRUEBA DEL USO DE LA MARCA – Lo debe acreditar quien ostenta la titularidad del registro Se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse, entre otros, mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. En tratándose de acreditar el uso de una marca, entonces, el ordenamiento comunitario radica la carga de la prueba en cabeza de quien ostenta la titularidad del registro. Dicho de otra manera, cuando un tercero pretende obtener la cancelación de una marca, la carga de la prueba se traslada al titular de la marca registrada, exonerando a ese tercero de la obligación de demostrar la falta de uso.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 166 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00355-00

Actor: COLOMBINA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda formulada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, por la sociedad Colombina S.A., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales canceló por no uso el registro de la marca nominativa NUTTELINI, registrada a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA El demandante, mediante apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones.

1. Que se declare la nulidad de la Resolución número 18520 del 26 de junio de 2007 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro de la marca NUTTELINI (nominativa) en la Clase 29 Internacional.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución número 15618 del 23 de mayo de 2008 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado contra la anterior resolución, en el sentido de confirmarla.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución número 09834 del 22 de febrero de 2010 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la decisión inicial, esto es, la cancelación por no uso de la marca NUTTELINI (nominativa) en la Clase 29 Internacional.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se restablezcan los derechos de la sociedad Colombina S.A., sobre la marca NUTTELINI y su vigencia hasta el 17 de mayo de

2014.

5. Que se publique el fallo proferido en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1. El 2 de junio de 2006 la sociedad Ferrero S.P.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar por falta de uso el registro número 159.334 para la marca NUTTELINI, Clase 29, de propiedad de la sociedad Colombina S.A.

2. La anterior solicitud fue notificada a Colombina S.A., quien mediante escrito dio respuesta a la demanda de cancelación presentando pruebas y solicitando negar la solicitud de la sociedad Ferrero.

3. Mediante Resolución número 18520 del 26 de junio de 2007 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro de la marca NUTTELINI para identificar productos de la Clase 29

Internacional.

4. Contra la anterior decisión la sociedad Colombina S.A., interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación; la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución número 15618 del

23 de mayo de 2008 confirmó la decisión recurrida.

5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución numero 18520 de 2007. 3.- Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en consideración a que la autoridad nacional competente canceló el registro de la marca NUTTELINI de la cual es titular la sociedad Colombina S.A., sin el cumplimiento de las condiciones para tal efecto.

Aseguró que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó una incorrecta y sesgada valoración de las pruebas de uso presentadas, de la cual concluyó que la marca NUTTELINI no se utilizaba para identificar productos de la clase 29 internacional. Señaló que la sociedad Ferrero S.P.A., no tenía un interés legitimo para solicitar la cancelación por no uso del registro de la marca nominativa NUTTELINI para identificar productos de la Clase 29 internacional. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La sociedad Ferrero S.P.A., tercero con interés directo en el proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones: Aseguró que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a derecho toda vez que la cancelación por no uso de la marca NUTTELINI (nominativa), para identificar productos de la Clase 29 Internacional, es consecuencia de la no utilización probada del signo del cual es titular la sociedad Colombina S.A., por un periodo de tres (3) años.

Señaló que la utilización del signo NUTTELINI (nominativo) por la sociedad Colombina S.A., fue probada pero para identificar productos de la Clase 30 Internacional, no así de la Clase 29. Concluyó que tiene un interés directo en solicitar la cancelación por no uso del signo NUTTELINI (nominativo) en la clase 29, lo anterior por cuanto la pretensión de adquirir el registro de una marca con el propósito de utilizarla en el mercado ó la defensa de un interés representado en una solicitud de registro que se ve obstaculizada por una marca no usada son suficientes para el efecto. II.2 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO acudió al proceso para defender la legalidad de los actos administrativos acusados, con la siguiente argumentación: Sostuvo que los actos administrativos acusados y expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Recordó que para que opere la cancelación por no uso deben observarse las siguientes condiciones: I) que una marca no se esté usando para alguno de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado; II) que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en lo sustancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Aseguró que el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar

que ha hecho uso de ella, esto es, demostrar la explotación y aprovechamiento a través de publicidad y ventas entre otros criterios. Indicó que existen causales para justificar la falta de uso de la marca, que son acontecimientos no atribuibles a la voluntad del titular que impiden o dificultan la utilización en el marco comercial y, en el presente caso no se evidencia I) fuerza mayor; II) caso fortuito; III) restricciones a las importaciones; y IV) Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Concluyó que los productos respecto de los que la sociedad Colombina S.A. probó su uso son productos comprendidos en la Clase 30 internacional, es decir, no probó el uso de la marca NUTTELINI en la Clase 29 Internacional. Agregó que la presentación de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos sus requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente, entre otros, demuestra la existencia de un interés actual o potencia que legitima a la parte para iniciar la acción, así pues, es válido calificar al accionante como persona interesada. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte demandada reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación de la demanda (fls. 251 a 262). La parte actora, en líneas generales, insistió en las razones que adujo en la demanda para solicitar la nulidad de los actos acusados (fls. 263 a 265). El tercero interesado reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación de la demanda (fls. 266 a 273). El señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardó silencio.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 094-IP-2012, de fecha 18 de octubre de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no es necesario recurrir al principio de uso real y efectivo de la marca, el cual establece que una marca se encontrará en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Entre las principales características de la figura de cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 podemos mencionar las siguientes: a) Legitimación para adelantar el trámite; b) Oportunidad

para adelantar el trámite; c) Falta de uso de la marca; d) Carga de la prueba. La prueba del uso; e) Causales de justificación para el no uso de la marca; f) Procedimiento. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

SEGUNDO: El artículo 165, párrafo 5, de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca: a) Fuerza mayor; b) Caso fortuito; c) Pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

TERCERO: El titular de la marca está en la obligación de usar la marca y debe probar que ha hecho uso de ella. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro, y no al solicitante. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

CUARTO: El trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite.

El solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la

marca respectiva, el cual deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. La oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”. V.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

2. Los actos acusados La parte actora cuestiona la legalidad de las Resoluciones números 18520 del 26 de junio de 2007, 15618 del 23 de mayo de 2008 y 09834 22 de febrero de 2010, proferidas, en su orden, las dos primeras, por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante las cuales se canceló por no uso el registro de la marca NUTTELINI

(nominativa), registrada a nombre de la sociedad Colombina S.A., para distinguir

productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y se confirmó dicha determinación.

3. Normativa aplicable De conformidad con la Interpretación Prejudicial 113-IP-2010 rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino a este proceso, las siguientes son las disposiciones a aplicar en el asunto bajo examen: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”

“Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” 4.- Consideraciones generales sobre el uso de las marcas registradas y sobre la cancelación de las mismas por no uso Antes de abordar el análisis de los cargos planteados por la parte actora, la Sala estima necesario plasmar algunas consideraciones generales relacionadas con el uso de las marcas y con la cancelación de las marcas registradas por su no uso, contenidas en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, por tratarse precisamente de la temática principal alrededor de la cual se estructura el presente debate. Anota el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este

proceso que la normativa comunitaria contempla que cualquier persona que acredite un interés directo se encuentra legitimada para formular ante las autoridades nacionales competentes la solicitud de cancelación de una marca registrada, teniendo en cuenta que su titular, sin motivo justificado, no hace uso de la misma. En efecto, el artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina las razones que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tenerse en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

 La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.  La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de

que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma comentada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la misma norma, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.

De otra parte, debe precisarse que no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”. (Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Ahora bien, la cancelación de la marca por falta de uso constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé también la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

Como se ha dicho, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse, entre otros, mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad de