CE-11001-03-24-000-2010-00380-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto EMILIA ROMAGNA y la enseña comercial nominativa LA ROMANA / USO DE LA ENSEÑA COMERCIAL - Prueba / ENSEÑA COMERCIAL - Prueba de la utilización real, efectiva y constante / ENSEÑA COMERCIAL NOMINATIVA LA ROMANA – No se demostró la titularidad prioritaria / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto EMILIA ROMAGNA para identificar servicios de la clase 43 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala observa, al analizar las pruebas documentales allegadas al expediente que: i) la parte demandante demostró que en el año de 1964 efectuó el primer uso de la enseña comercial, uso que se extendió hasta el año 2004 anualidad en que se demostró el último uso dado a la enseña comercial; ii) que durante el tiempo de uso de la enseña, respecto del establecimiento comercial, también se utilizaron otras enseñas comerciales, tales como: “[…] CAFETERÍA ROMANA […]”, “[…] La Romana Cafetería […]”, “[…] CAFET ROMANA […]”, “[…] ROVANA CAFETERÍA […]” y “[…] CAFETERÍA ROMA […]”, las que, la Sala considera que no hacen parte del presente asunto, por lo que no serán objeto de análisis; y iii) el 27 de junio de 2008, el tercero con interés en las resultas del proceso solicitó el registro la marca mixta EMILIA ROMAGNA. Así las cosas, la Sala no acoge el argumento, de la parte demandante, relativo a que el uso de la enseña comercial nominativa

LA ROMANA se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado a la enseña comercial no se extiende en el tiempo de tal forma que le permita oponerse al registro de la marca concedida. La parte demandante demostró que el primer uso que dio a la enseña comercial nominativa LA ROMANA, fue en el año de 1964, uso que se extendió hasta el año 2004, sin embargo en el expediente no existe prueba que demuestre algún uso continuo, regular y efectivo, de forma posterior al año 2004, por lo que se tiene que el uso dado a la enseña comercial no se extendió hasta el momento en que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro de la marca mixta EMILIA ROMAGNA, por lo que se concluye que la parte demandante no puede oponerse al derecho marcario que el tercero con interés directo en las resultas del proceso detenta sobre la marca citada, el cual data desde el año 2009, anualidad para la que la parte demandante no acreditó haber usado de forma continua, regular y efectiva la enseña comercial nominativa LA ROMANA. […] Así las cosas, la Sala considera que no se cumplen los supuestos normativos del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 en concordancia con los artículos 191, 192, 193 y 200 ibidem relativos a la protección de enseñas comerciales, motivo por el cual los cargos estudiados no tienen vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000

– ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 200

NOTA DE RELATORÍA: Aclaración de Voto no presentada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 110001-03-24-000-2010-00380-00

Actor: CESAR IANNINI SALAS Y IANNINI & SURACE LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tercero con interés: SICADA S.A.

Temas: Titularidad prioritaria y existencia de un derecho exclusivo sobre una enseña comercial; cotejó entre marca mixta y enseña comercial nominativa.

Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cesar Iannini Salas y Iannini & Surace Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 25760 de 26 de mayo de 2009, 32914 de 30 de junio de 2009 y 43160 de 28 de agosto de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Cesar Iannini Salas y Iannini & Surace Ltda., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 843 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 73 y 74 2 Cfr. Folios 24 a 63 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 84. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. […]”. 4 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 25760 de 26 de mayo de 2009, “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]”6, y ii) 32914 de 30 de junio de 2009, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de

reposición […]”7: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 43160 de 28 de agosto de 2009, “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”8, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta EMILIA ROMAGNA que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Sicada S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones9: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 25760 de fecha 26 de mayo de 2009, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca EMILIA ROMAGNA, para distinguir servicios de la clase 43 internacional, a favor de SICADA LTDA.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 32914 de fecha 30 de junio de 2009, proferida por la División de Signos distintivos, la cual confirmó la resolución No. 25760 de mayo de 2009. concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en

el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 6 Cfr. Folios 7 a 14 7 Cfr. Folios 15 a 19 8 Cfr. Folios 20 a 23 9 Cfr. Folios 51 y 52 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 43160 de fecha 28 de agosto de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el 28 de agosto de 2009, la cual confirmó la resolución No. 25760 de mayo de 2009.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se niegue el registro de la marca EMILIA ROMAGNA, solicitada por SICADA LTDA, para distinguir servicios de la clase 43 de la clasificación internacional.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 27 de

junio de 2008, el registro como marca del signo mixto EMILIA ROMAGNA para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 30 de septiembre de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 596, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en la enseña comercial LA ROMANA. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos concedió, por medio de la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009, el registro como marca del signo mixto EMILIA ROMAGNA para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 32914 de 30 de junio de 2009, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 43160 de 28 de agosto de 2009, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 2009.

Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 13410 y del literal b)11 del artículo 136 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y de literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que “[…] (s)e violó la norma comunitaria transcrita por falta de aplicación, por cuanto la marca EMILIA ROMAGNA, solicitada por SICADA LTDA., no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En lo referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando, en relación los mismos, no constituye un signo 10 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos

y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 11 “[…] b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co genérico o descriptivo. Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y el nombre y enseña comercial ROMANA, previamente usado por el señor CESAR IANINI SALAS, y por la sociedad IANINI & SURACE LTDA., podemos concluir que la marca EMILIA ROMAGNA no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional [...]”12. 6.2. Sostuvo que “[...] (e)ncontramos que la enseña comercial ROMANA, ha sido usada desde hace aproximadamente cuarenta años, por la sociedad IANINI & SURACE LTDA. y por el señor CESAR IANINI SALAS, Y sobre dicha enseña tienen el derecho de uso exclusivo en virtud de haberle dado el primer uso [...]”13. 6.3. Concluyó que: “[...] (e)n consecuencia, las mencionadas normas legales nacionales y comunitarias fueron violadas por cuanto la Superintendencia de

Industria y Comercio, concedió el registro de la marca EMILIA ROMAGNA para distinguir servicios de la clase 43, sin tener en cuenta los siguientes aspectos: a. Que el señor CESAR IANINI SALAS y la sociedad IANINI & SURACE LTDA, han usado ininterrumpidamente la enseña comercial ROMANA, desde el año 1972. b. Que la enseña comercial ROMANA, se ha usado para distinguir un establecimiento de comercio dedicado a prestar los siguientes servicios: “Restaurante, cafetería, lonchería y similares. Compra, transformación y venta al público de artículos alimenticios y bebidas”. c. Que la marca EMILIA ROMAGNA concedida a favor de SICADA LTDA. es similar a la enseña comercial ROMANA propiedad de mis agenciados. d. Que mis agenciados tienen derecho de uso exclusivo de la enseña comercial ROMANA, en virtud de haber sido su primer usuario y por tanto ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña, o una marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad […]”14. Contestación de la demanda La parte demandada 12 Cfr. Folio 53 13 Cfr. Folio 54 14 Cfr. Folio 55 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7. La parte demandada15 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas16, así: Sobre el cargo de violación del artículo 134 y del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1. Indicó que “[...] (c)on la expedición de las resoluciones acusadas expedidas

por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al respecto cabe expresar que, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las conferidas por el decreto 2153 de 1992 (hoy Decreto 3523 de 2009) y en la Decisión 486 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidieron legal y válidamente las resoluciones demandadas, Concediendo el registro de la marca "EMILIA ROMAGNA”. Cabe advertir que, de los documentos obrantes en el expediente No. 08 66522 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud del registro de la marca "EMILIA ROMAGNA" se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. […]”17. 7.2. Sostuvo que: “[…] (a)l respecto, tal como se señaló en los actos administrativos que se demandan es evidente que analizadas estas de manera sucesiva y no simultaneas, no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir al público a error. Lo anterior por cuanto su composición ortográfica difiere notablemente, ya que el signo solicitado cuenta con dos expresiones en tanto que la enseña comercial con una sola expresión, aunada a que las expresiones confrontadas hacen referencia a conceptos muy distintos, en

el primer caso a un nombre y apellido femenino, mientras que el segundo se refiere a un gentilicio de una persona oriunda de Roma. Así mismo adviértase que el signo refiere un elemento gráfico que incluye un diseño especial de las letras, elemento que hace que el signo sea lo suficientemente distintivo y por ende su fácil identificación y recordación frente a los consumidores quienes podrán 15 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 115 16 Cfr. Folios 110 a 114 17 Cfr. Folio 111 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionar los servicios que distingue con un origen empresarial determinado sin incurrir en error respecto al nombre comercial presuntamente vulnerado […]”18. 7.3. Concluyó que “[...] (s)e advierte entonces que la expresión EMILIA ROMAGNA goza de la suficiente fuerza distintiva, por lo que el consumidor en el mercado podrá diferenciar e identificar de manera inmediata los servicios identificados por ésta de las actividades del demandante con su enseña LA ROMANA. En conclusión, como bien pueden apreciar los Honorables Magistrados, de las argumentaciones anteriormente reseñadas y de la lectura de las resoluciones acusadas, se observa, que en ningún momento la Entidad dejo de aplicar o aplico indebidamente, las disposiciones vigentes en materia marcaria; por el contrario, las resoluciones acusadas, se ajustan plenamente a derecho y en trámite administrativo como tal, se respetó en todo momento, el debido proceso constitucional [...]”19. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso20 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas21, así: Sobre el cargo de violación del artículo 134 y del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 8.1. Indicó que “[...] en la expedición de los mencionados actos administrativos la Superintendencia observo tanto los requisitos de forma (competencia, debido proceso, adecuado uso del poder discrecional) como de fondo (motivación y fundamentos legales), ratificándose la presunción de legalidad de los mismos. [...]”22. 8.2. Resaltó que “[…] (e)n cuanto, a la similitud ortográfica, no existe coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden y la longitud de tales letras, es disímil entre sí. Al observar la palabra Romana, ésta se encuentra en un único segmento en letras minúsculas y a color negro, mientras que en el signo solicitado ni siquiera existe dicha denominación, sino que por el contrario 18 Cfr. Folio 114 19 Ibidem. 20 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 84 21 Cfr. Folios 87 a 99 22 Cfr. Folio 92

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contiene una expresión totalmente diferente y a color, en la que predomina la expresión EMILIA. […] Los elementos distintivos de EMILIA ROMAGNA, se encuentran particularizados de forma tal que no ocasionan ni están en posibilidad de ocasionar confusión o riesgo de confusión en el consumidor. Los elementos

denominativos de la misma no sólo identifican una región diferente a la que evoca la enseña Romana (evocación a Roma, ciudad ubicada en le Región de Lazio, Italia), sino que además es una marca mixta acompañada de colores y formas que le imprimen un sello empresarial diferente […]”23. 8.3. Estableció que “[…] desde el punto de vista fonético, ambas expresiones se pronuncian distinto, la enseña ROMANA se pronuncia tal y como está expuesta, mientras que EMILIA ROMAGNA se pronuncia de manera correcta EMILIA ROMAÑA, dado que la conjunción de estos 2 caracteres, GN, da como resultado la letra Ñ en diversos países como Italia y Francia. […] Empero, asumiendo el desconocimiento de un consumidor frente a dicha denominación, tampoco pronunciaría la denominación EMILIA ROMAGNA como ROMANA, esto es, suprimiendo la G, sino tal y como se lee, lo que en ambos casos arroja una expresión oral y visual distinta para cada una de las enseñas comerciales. Cabe resaltar Señor Superintendente que no puede escindirse la enseña comercial de SICADA LTDA. tal y como lo pretende el demandante, olvidando que los signos distintivos mixtos son una UNIDAD y deben ser comparados del mismo modo, pues su aptitud distintiva se basa en cada uno de los elementos que lo integran y no sólo en algunos de ellos considerados individualmente. […]”24. 8.4. Señaló que “[…] (d)esde el punto de vista ideológico, EMILIA ROMAGNA evoca le región italiana que lleva dicho nombre y se encuentra ubicada en la Región nororiental de Italia. Por su parte, la enseña ROMANA, evoca la ciudad

ROMA del mismo país, ubicado sin embargo a 400 kilómetros de distancia de la primera, en la región LAZIO del centro de Italia. […] Aun cuando en gracia de discusión el consumidor no hiciese distinción en la procedencia geográfica, EMILIA ROMAGNA le evocaría el nombre de una persona y no una ciudad como lo hace la enseña comercial de la parte demandante […]”25. 8.5. Concluyo que “[…] (e)l establecimiento de comercio del demandante, el tipo de negocio, los productos y servicios ofrecidos, son DIFERENTES, ni siquiera 23 Cfr. Folio 93 24 Ibidem. 25 Cfr. Folio 123 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede establecerse con certeza si ambos extremos de la litis son competidores pues mientras los clientes del CAFETÍN LA ROMANA, según el artículo publicado por Vive in, son estudiantes universitarios, transeúntes que ingresan a cualquier hora del día por un chocolate con pan o el almuerzo, los clientes del RESTAURANTE EMILIA ROMAGNA sólo van a la hora del almuerzo o la comida por platos exclusivos de la región que representan o una deliciosa copa de vino. […] De contera, CÓMO puede aprovecharse SICADA LTDA. de la reputación del "CAFETÍN LA ROMANA" si son dos negocios totalmente diferentes, si la enseña comercial que distingue a uno y a otro no se parecen en nada, si el público objetivo de consumidores de cada empresario, desde el punto de vista geográfico (ubicación del establecimiento), demográfico (edad, nivel de ingresos y de

escolaridad de los consumidores), psicográfico (estilo de vida del consumidor) y tipo de servicio ofrecido, son totalmente diferentes. […] En consecuencia, me opongo a todas y cada una de las pretensiones invocadas en la demanda por NO CONFIGURARSE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS objeto de esta demanda, por lo que ruego a los Honorables magistrados declarar fundadas las excepciones de fondo aquí propuestas. […]”26. Auto de pruebas

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 201427, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 22 de septiembre de 201428, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 409-IP-2015 de 14 de octubre de 201629, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] (l)La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de 26 Cfr. Folio 9

27Cfr. Folios 224 y 225 28 Cfr. Folios 226 y 227 29 Cfr. Folios 237 a 250 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará por ser procedente el

artículo 136 literal b) y no así el artículo 134, ya que como contiene el concepto de marca no es necesariamente aplicable para resolver el caso bajo estudio. De oficio, se interpretarán los artículos 191, 192, 193 y 200 de la misma normativa en consideración a los temas de los cuales informa la controversia, entre ellos, sobre el presunto conflicto entre marcas con una enseña comercial […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio. Alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 201830, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que alegaran de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término otorgado a las partes e intervinientes, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso

Administrativo.

13. Dentro del término legal, las partes demandante y demandada reiteraron sus argumentos de demanda y de la contestación de ella. El tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) cuestión previa: reanudación del proceso; iii) los actos administrativos acusados; iv) el problema jurídico; v) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; vi) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vii) la

Interpretación Prejudicial 409-IP-2015 de 14 de octubre de 2016; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación de una marca con un nombre o enseña comercial como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo de la protección de la enseña comercial; x) el marco normativo sobre régimen probatorio; y xi) el análisis del caso concreto. 30 Cfr. Folio 252 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala

15. Visto el artículo 128 numeral 731 del Código Contencioso Administrativo32, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30833 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201134, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1335 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201936, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Cuestión previa: reanudación del proceso

17. Vistos el artículo 33 del Anexo37 de la Decisión 472 de 16 de septiembre de 199938 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 123 y 124 de la

Decisión 500 de 22 de junio de 200139 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre consulta obligatoria en procesos en los cuales se 31 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 32 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 33 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 34 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 35 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 36 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 37 Este anexo contiene el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia

del Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, fue aprobado por la Ley 457 de 4 de agosto de 1998; declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-227-99 proferida el 14 de abril de 1999, M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; y está en vigor para Colombia. 38 Por medio del cual se aprobó la codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 39“Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y sobre la suspensión del proceso judicial interno.

18. Atendiendo a que: i) el proceso se había suspendido para efectos de elaborar y solicitar vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ii) el Tribunal profirió la interpretación prejudicial solicitada, la cual se encuentra en el expediente40; y iii) en el auto por medio del cual se suspendió el proceso no se estableció la reanudación proceso una vez se allegara la interpretación proferida; la Sala considera necesario decretar la reanudación del proceso.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados41 son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 25760 de 26 de mayo de 200942, mediante la cual la