CE-11001-03-24-000-2010-00417-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto AXE DARK TEMPTATION y las marcas nominativas previamente registradas TEMPTATION YANBAL y TEMPTATION / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es DARK en la clase 3 / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es AXE / SIGNOS DE FANTASÍA – Son los formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común / REGISTRO MARCARIOProcede frente al signo nominativo AXE DARK TEMPTATION en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con las marcas nominativas TEMPTATION YANBAL y TEMPTATION registradas en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En relación con la similitud ortográfica, debe señalarse que la marca “AXE TEMPTATION” está compuesta por dos (2) palabras y trece (13) letras, mientras que, por un lado, la marca “TEMPTATION YANBAL” consta de dos (2) palabras y dieciséis (16) letras y, por el otro, el registro “TEMPTATION” se compone de una (1) palabra y diez (10) letras, lo que le permite a la Sala concluir que varían tanto en su extensión así como en su composición vocálica y consonántica. Respecto de la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es completamente diferente, pues si bien comparten la partícula “TEMPTATION”, lo cierto es que en ambos signos se encuentra en posiciones diferentes y las demás

palabras que acompañan esto es, “AXE” y “YANBAL” le otorgan pronunciaciones disímiles. […] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “AXE TEMPTATION” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Cabe señalar que esta Sección en la sentencia de 2 de marzo de 2017 indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca. […] Ahora, por su parte, la expresión “TEMPTATION” de las marcas previamente registradas proviene del idioma inglés, que traduce tentación, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable. Adicionalmente, frente al signo “TEMPTATION YANBAL”, la Sala destaca que este encuentra su fuerza distintiva en la expresión “YANBAL”, puesto que le indica claramente al consumidor su origen empresarial y le otorga un elemento diferenciador frente a la marca “AXE TEMPTATION”. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni

ideológica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca mixta cuestionada “AXE DARK TEMPTATION” es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “AXE”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial. Por lo tanto, la denominación “AXE DARK TEMPTATION” posee “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00417-00

Actor: JAFER LIMITED HOY JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL

QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O

ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “AXE DARK TEMPTATION”,

“TEMPTATION” Y “TEMPTATION YANBAL”. EL ELEMENTO PREPONDERANTE

EN EL SIGNO CUESTIONADO ES LA EXPRESIÓN “AXE”. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad JAFER LIMITED, hoy JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 32204 de 28 de agosto de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 10552 de 24 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 25343 de 14 de mayo de 2010, "Por la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 14 de agosto de 2007 la sociedad UNILEVER N.V.4 solicitó el registro como marca del signo mixto "AXE DARK TEMPTATION", para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas nominativas “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, registradas en la misma Clase. 3º: Que mediante Resolución núm. 32204 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos7 de la SIC, declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "AXE DARK TEMPTATION", en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad UNILEVER N.V. 4 Hoy UNILEVER. 5 Esta marca fue solicitada para los siguientes productos: “[...] jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; colonias, agua de tocador, perfumes en aerosol (sprays) para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma para la afeitada, gel para la afeitada, lociones para antes y después de la afeitada; polvos de talco; preparaciones para el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes; anti-perspirantes para uso

personal; preparaciones para el baño no medicadas [...]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 7 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 10552 de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 25343 de la misma anualidad, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Indicó que la SIC violó por falta de aplicación el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 147, ibidem, el cual permite la posibilidad de la interposición de la oposición andina, con fundamento en el registro de una marca previamente registrada en cualquiera de los países miembros. Adujo que se desconocieron las reglas que guían el análisis de confundibilidad entre marcas, puesto que de haberse hecho en debida forma se hubiera determinado que el signo “AXE DARK TEMPTATION” (mixto) resulta ser confundible con las marcas nominativas “TEMPTATION” y “TEMPTATION YANBAL”, previamente registradas. Agregó que la confundibilidad entre las marcas mencionadas genera en el consumidor un riesgo de confusión indirecta, al asociar los productos como

provenientes de un mismo origen empresarial o vincularlos comercialmente entre ellas, desconociendo así el derecho que tiene ella sobre sus marcas “TEMPTATION” y “TEMPTATION YANBAL”, previamente registradas. Manifestó que no es comprensible el hecho de que la SIC haya permitido de manera abierta, deliberada y sin justificación alguna que unas marcas debidamente Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concedidas y protegidas por la normativa marcaria vigente, como lo son las marcas opositoras “TEMPTATION” y “TEMPTATION YANBAL”, sean reproducidas en forma idéntica en otro conjunto marcario como lo es el signo aquí cuestionado. Expresó que la marca “TEMPTATION” es un signo completamente distintivo tanto extrínseca como intrínsecamente y no es posible afirmar que su distintividad esté opacada por factores como la confundibilidad, el uso común, la descriptibilidad o la aptitud evocativa, toda vez que la marca no adolece de ninguno de estos vicios que permitan disminuir su capacidad distintiva. Indicó que el término “TEMPTATION” es completamente caprichoso o de fantasía, el cual utiliza de manera exclusiva y excluyente en la región andina, en relación con los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Además, en Colombia no existen otros registros similares o idénticos a la marca bajo estudio. Señaló que la SIC al conceder el registro de la marca “AXE DARK TEMPTATION”, cuya anulación se solicita, no es más que un conjunto formado por las marcas

“AXE” de titularidad de la solicitante y el signo “TEMPTATION” de su propiedad, sobre las cuales ya existen derechos de exclusividad. Consideró que lo que pretendía el solicitante y lo que finalmente permitió la entidad demandada fue obtener de forma indebida derechos marcarios sobre los signos opositores, empleando el elemento “AXE” como distractor, cuando el mismo no desempeña ningún papel dentro del conjunto marcario concedido en los actos acusados. Indicó que con la decisión adoptada por la SIC, se vulneran los derechos de exclusividad que ostenta sobre sus signos “TEMPTATION” y “TEMPTATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co YANBAL”, puesto que al permitir de forma injustificada la inclusión del término “TEMPTATION” en otra marca de manera injustificada generará riesgo de confusión y asociación, como también un detrimento no solo en los intereses del consumidor, sino que de igual forma en la pérdida de capacidad distintiva de sus marcas previamente registradas. Respecto de la debilidad de la expresión “DARK”, estimó que esta no puede tomarse como un elemento que otorgue mayor distintividad al conjunto de la marca “AXE DARK TEMPTATION”, puesto que, a su juicio, es un elemento débil y de uso común, que puede ser utilizado por otros empresarios en el mercado para identificar sus marcas en relación con el mismo tipo de producto. Agregó que del análisis fáctico de la real dimensión distintiva de la marca “AXE DARK TEMPTATION”, se tiene que el elemento más relevante o determinante en lo

que respecta a la distintividad está dado por la expresión “TEMPTATION”, por lo que, a su juicio, es sobre dicha partícula que se debe realizar el análisis de confundibilidad, dadas las características de debilidad del vocablo “DARK” por ser de uso común y “AXE” por ser una marca que identifica una línea de productos de desodorantes, perfumes y gel. Concluyó que la prohibición a la que se refiere el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, no solo se da en defensa de los derechos de los consumidores a no ser confundidos al momento de establecer el origen empresarial de los productos que compran en el mercado, sino que también se da en defensa del titular de una marca, respecto de quien se debe velar porque se mantenga la distintividad de su marca, impidiendo que terceros se apropien de esta para incorporarla en sus propios signos distintivos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, indicó que entre las marcas “AXE DARK TEMPTATION”, “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION” no existen semejanzas o identidad susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor, toda vez que la expresión “AXE” se constituye como el elemento distintivo fundamental de la marca objeto de controversia, en tanto que los demás elementos, estos es, “DARK” y “TEMPTATION”, resultan accesorias a esta y van dirigidos a resaltarla, teniendo en cuenta su ubicación dentro del conjunto marcario.

Sostuvo que si bien los registros marcarios confrontados comparten la expresión “TEMPTATION”, lo cierto es que ello no implica que las marcas en disputa sean susceptibles de generar confusión, comoquiera que el análisis de un signo debe hacerse en conjunto y no en fracciones, pues de esta manera es que la realiza el consumidor medio. II.2. La sociedad UNILEVER N.V., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para ello, sostuvo que, contrario a lo expuesto por la actora, de los signos “AXE DARK TEMPTATION”, “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, no es posible colegir que sean confundibles solo por compartir una partícula débil, como lo es

“TEMPTATION”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que la expresión “TEMPTATION” es una palabra escrita en el idioma inglés que, al castellano, se traduce como “TENTACIÓN”; y que en Colombia existen varios registros que la incluyen, por lo que sus titulares deben soportar la carga de un signo débil, lo que impide evitar que terceros la utilicen junto con otras expresiones que le agreguen distintividad. Sostuvo que la marca “AXE DARK TEMPTATION” es derivada de las marcas “AXE”, de las cuales es titular en la Clase 3ª; y que por ello tiene derecho a crear nuevas versiones que resulten derivadas de aquella y que amparen los mismos productos, conforme ocurre en el presente caso. Mencionó que el cotejo marcario debe realizarse sobre la unidad del conjunto

marcario “AXE DARK TEMPTATION” y no, como pretende la sociedad demandante, únicamente sobre la expresión “TEMPTATION”, toda vez que de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN, el análisis debe realizarse en conjunto cuando la marca conste de dos o más elementos y no a estos aisladamente considerados. Aseguró que la marca “AXE DARK TEMPTATION” no solo está compuesta por la expresión “TEMPTATION”, sino que cuenta con dos elementos adicionales como lo son “AXE” y DARK”, que, a su juicio, permiten diferenciarla de los signos de la actora desde los puntos de vista gráfico, fonético, visual y conceptual, lo que le permitirá al consumidor recordarlas, a cada una de ellas, de manera independiente. Agregó que la expresión “AXE” es el elemento preponderante de la marca controvertida, pues ocupa un lugar central y preponderante en la media elipse del gráfico que compone el conjunto marcario, que se encuentra acompañada de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diseños caprichosos en marrón claro y oscuro, lo que le permite al consumidor reconocer los productos, calidad y origen empresarial respecto de “AXE DARK

TEMPTATION”.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante, como el tercero con interés

directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. Por su parte, la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación e insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó8: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo AXE DARK TEMPTATION (mixto) y las marcas TEMPTATION (denominativa) y TEMPTATION YANBAL (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 8 Proceso 297-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe

identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que

pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado AXE DARK TEMPTATION (mixto) y las marcas TEMPTATION (denominativa) y TEMPTATION YANBAL (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir

pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado AXE DARK TEMPTATION (mixto) y las marcas

TEMPTATION YANBAL (DENOMINATIVA) y TEMPTATION

(denominativa).

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. 3.1. En el presente caso se determinó que DARK es débil y de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de

uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135-. No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;” […] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se debe excluir del cotejo de la marca. 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la

percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 32204 de 2008, concedió el registro de la marca mixta “AXE DARK TEMPTATION”, al titular JAFER LIMITED, para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos; colonias, agua de tocador, perfumes en aerosol (sprays) para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma para la afeitada, gel para la afeitada, lociones para antes y después de la afeitada; polvos de talco; preparaciones para el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes; antiperspirantes para uso personal; preparaciones para el baño no medicadas […]”. Al respecto, la demandante alegó que dicha marca es similarmente confundible con sus marcas nominativas “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, que amparan productos en la citada Clase 3ª. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literal g)9 y 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no 9 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co procede la interpretación del artículo 147 de la Decisión 486, pues no es materia de controversia la legitimidad para interponer oposición […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente

realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA MIXTA CUESTIONADA10

TEMPTATION YANBAL

TEMPTATION

MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS11

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “AXE DARK TEMPTATION”, como lo es la concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con dos marcas nominativas “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, previamente registradas, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. 10 Folio 9 del cuaderno núm. 1. 11 Folio 9 del cuaderno núm. 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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