CE-11001-03-24-000-2010-00419-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto MOXAN WZ WP y la marca nominativa MOXAR previamente registrada / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad del examen de registrabilidad / MARCAS COMPUESTAS / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto MOXAN WZ WP para identificar productos de la Clase 5, por no tener semejanza con la marca nominativa MOXAR previamente registrada en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “MOXAN MZ WP” está compuesta por cuatro sílabas (MO-XAN-MZ-WP), siete consonantes (M-X-N-M-Z-W-P) y dos vocales (O-A), mientras que “MOXAR” se conforma por dos sílabas (MO-XAR), tres consonantes (M-X-R) y dos vocales (O-A). Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común “MOXA”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. En efecto, en la marca previamente registrada el vocablo “MOXA” se encuentra acompañado de la terminación “R”, mientras que en la marca cuestionada está combinado con las letras “N”, “MZ” y “WP”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas “MZ” y “WP”, de la

marca cuestionada, le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “MOXAR”. En otras palabras, los vocablos “MZ” y “WP” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las expresiones “MZ WP” del signo cuestionado, “MOXAN MZ WP”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada signo es clara. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se

pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “MOXAN MZ WP”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. COTEJO MARCARIO – Entre signo mixto MOXAN WZ WP y la marca nominativa MOXAR previamente registrada / COTEJO MARCARIO - De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es MOXA en la clase 5 / LEXEMA - Lo es MOXA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo MOXA no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión del acto

administrativo acusado se encontraban registradas para la citada Clase 5ª que contienen la expresión “MOXA”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Por lo tanto, la actora, como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es “MOXA”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general. Al respecto, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MOXA”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “MOXAR”, al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00419-00

Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa TESIS: ENTRE LA MARCA “MOXAN MZ WP” Y LA MARCA OPOSITORA

“MOXAR” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE

LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 10170 de 24 de febrero de 2010, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 7 de diciembre de 2006, la sociedad ANASAC COLOMBIA LTDA solicitó el registro como marca del signo mixto "MOXAN MZ WP4", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro requerido con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “MOXAR”, registrada a su favor en la misma Clase. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 51035 de 30 de septiembre de 2009,

la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto "MOXAN MZ WP", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad ANASAC COLOMBIA LTDA. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero, a través de la Resolución núm. 62469 de 30 de noviembre de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 10170 de 2010 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial, declaró infundada su oposición y, en su lugar, concedió el registro del signo mixto “MOXAN WZ WP”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ANASAC COLOMBIA LTDA. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada violó los artículos 136, literal a), y 155, literal d), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto no tuvo cautela en la identificación y concesión marcaria de medicamentos farmacéuticos, pues no pudo establecer entre ellos una diferenciación precisa, específicamente en los que por sus prioridades y/o características pueden generar en el cuerpo humano un beneficio o un daño. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la confundibilidad conlleva un desvío potencial en los clientes acostumbrados a una marca determinada, razón por la que el estudio de registrabilidad marcario debe ser a profundidad y con responsabilidad en el campo comercial al cual va destinado el producto. Resaltó que la entidad demandada ha establecido que para que se genere riesgo de confusión, tienen que concurrir dos elementos, a saber: i) que las expresiones cotejadas sean similares en los aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos y; ii) que compartan el mismo renglón o especialidad en el mercado, escenarios que, a su juicio, concurren en el caso sub examine. Manifestó que de permitirse el registro del signo cuestionado, “MOXAN MZ WP”, generaría en el consumidor plena confusión, dado que al adquirir el producto que este identifica, pensaría que está obteniendo uno de los de su propiedad, máxime si se tiene en cuenta la similitud en la pronunciación, redacción y vocalización de las expresiones enfrentadas. Por último, indicó que para resolver el caso bajo examen se deben tener en cuenta las sentencias de 19 de agosto de 19997 y 16 de febrero de 20018, proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de agosto de 1999, expediente identificado con el número único de radicación 4681, C.P. Manuel

Ureta Ayola. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de de 16 de febrero de 2001, expediente identificado con el número único de radicación 5570, C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que el signo solicitado, “MOXAN MZ WP”, no presenta similitud alguna frente a la marca opositora que pueda generar riesgo de confusión, pues la estructura ortográfica, visual, fonética e ideológica es disímil, lo que le permite al consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el mercado. Indicó que si bien la expresión cuestionada y la marca opositora comparten algunas vocales y consonantes, tal coincidencia no induce al público consumidor a error en cuanto a los productos que identifican y/o su origen empresarial. II.-2. La sociedad ANASAC COLOMBIA LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que en el caso sub examine el riesgo de asociación no existe, por cuanto el signo concedido identifica “fungicidas con dos ingredientes activos que controlan y previenen enfermedades como phytoptora y alternaría en diferentes cultivos”, mientras que la marca de propiedad de la actora distingue productos farmacéuticos de consumo humano. Por ende, no comparten los mismos canales

de comercialización, en tanto ambos van dirigidos a consumidores y establecimientos comerciales especializados. Señaló que la actora centra la presunta confusión originada en las marcas enfrentadas entre las sílabas iniciales “MOXA”, pero desconoce que a la fecha en los registros autorizados por la SIC, existen 21 marcas en la Clase 5ª de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, que comparten dicha partícula por ser de uso común. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; y la parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó10: “[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo MOXAN MZ WP (mixto) y la marca MOXAR (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 dela Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 335-IP-2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad

de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si

existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes

criterios: […]

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MOXAN MZ WP (mixto) y la marca MOXAR

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo

tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los Segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios

señalados en los puntos procedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MOXAN MZ WP (mixto) y la marca (MOXAR) (denominativa).

3. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 3.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos. […] c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales

antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos. 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 10170 de 2010, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “MOXAN WZ WP”, a la sociedad ANASAC COLOMBIA LTDA, para distinguir los siguientes productos: “[…] Farmacéuticos y veterinarios; Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos higiénicos para medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que de permitirse el registro del signo “MOXAN MZ WP” generaría en el consumidor plena confusión, dado que al adquirir el

producto que este identifica pensaría que está obteniendo uno de los de su propiedad, máxime si se tiene en cuenta la similitud en la pronunciación, redacción y vocalización frente a su marca “MOXAR”. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal a), y 15111, de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no procede la interpretación prejudicial del artículo 155, literal d), de la Decisión 486 al no ser objeto de controversia de la acción por infracción […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 11 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que las marcas cotejadas protegen, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Clasificación Internacional de Niza. Caber señalar que la Sala ha precisado en otras oportunidades, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de

disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.12 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

MARCA MIXTA CUESTIONADA13

MOXAR

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA14

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, concedida a favor del tercero con interes directo en las resultas del proceso15, con una nominativa, previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumido