CE-11001-03-24-000-2010-00452-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS – Protección en un país de la Comunidad Andina ante la indebida utilización por parte de un tercero / COTEJO MARCARIO – Entre las marcas GERSON registradas en Estados Unidos de la sociedad LOUIS M. GERSON CO INC. y el signo mixto RESPIRADORES GERSON registrado en Colombia / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto RESPIRADORES GERSON para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por no haberse demostrado que actuó de mala fe / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN MATERIA MARCARIA – No vulneración El demandante en su escrito indica que existió mala fe en la solicitud de registro de la marca “RESPIRADORES GERSON (Mixta)”, ya que la marca imita a la marca GERSON con el que utiliza su empresa para identificar sus productos en Estados Unidos y otros países del mundo. […] El artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de buena fe, el cual debe ser acatado tanto por los particulares y como por todas las autoridades públicas. […] Para demostrar la mala fe, el demandante argumentó el reconocimiento a nivel mundial de su marca; la negación de una solicitud de un registro en la Clase 9 al tercero interesado a partir de su oposición; y el cambio de nombre de la Sociedad Respiradores Industriales Ltda a Gerson Respiradores S.A.S. Respecto del argumento que la sociedad solicitante tenía conocimiento de la marca GERSON basada en el reconocimiento mundial de la marca, no se encuentran elementos probatorios ni

indicios razonables que permitan determinar esta circunstancia y mucho menos que se solicitó el registro con el ánimo de aprovechar la notoriedad de la marca. En lo relacionado a que la sociedad Respiradores Industriales Ltda. pretendió registrar la marca Respiradores Gerson para identificar productos de la Clase 9 y que fue negada por la administración mediante la Resolución 15300 de 30 de marzo de 2009, con lo que se pretende sustentar la imitación de la marca, no resulta de recibo pues la solicitud del signo objeto del presente proceso tiene fecha 7 de diciembre de 2005, mucho antes que se produjera esta decisión. De otro lado, respecto del argumento del cambio del nombre de Respiradores Industriales Ltda a Gerson Respiradores S.A.S., es preciso indicar este se inscribió el 13 de septiembre de 2010, fecha posterior al registro de la marca Lo anterior, permite determinar que en el sub lite no aparecen pruebas ni indicios que permitan demostrar de manera fehaciente que la Sociedad Respiradores Industriales Limitada tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad LOUIS M, GERSON CO, INC., de su notoriedad y prestigio. […] Ahora frente a una posible vulneración del artículo 7 de la Convención de Washington, se encuentra que si bien es cierto el demandante aportó registros de la marca Gerson en los Estados Unidos en las clases 9, 11, 21 y 39 de la Clasificación de Niza, no acreditó el registro en la clase 35 a la cual pertenece la marca Respiradores Gerson, objeto de la acción. Lo anterior, permite determinar que no se cumple el requisito del numeral 1 del mencionado artículo 7,

pues no se encuentra que la Sociedad demandante cuente con un derecho previo que permita determinar que la marca en la Clase 35 debía ser protegida por uno de los Estados contratantes. Además, como se concluyó con antelación, el tercero con interés en las resultas del proceso no demostró la notoriedad de sus registros marcarios. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA - Alcance / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA - Excepciones. Marca notoria / APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO - Prevalencia / MARCA NOTORIADebe probarse tal circunstancia en uno de los países de la Comunidad Andina / MARCA NOTORIA – La que lo sea un país miembro de la Convención debe protegerse en otro país miembro pero siempre que se demuestre que es notoria en este último / MARCA NOTORIA – Falta de prueba [E]l Tribunal de Justicia Andina ha determinado que existen dos excepciones al principio de la territorialidad, la primera relacionada con la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada oposición andina, esta última no resulta aplicable al caso de autos, en tanto no presentó la misma dentro de la actuación administrativa correspondiente. En cuanto a la marca notoria, la Sala recuerda que la misma ha gozado de una especial protección, lo cual se hace más evidente cuando se presentan riesgos de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario. La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en uno de los Estados miembros, lo anterior en el entendido de que se acredite tal

notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena fe se ha sostenido que de ninguna forma se debe tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia del mercado y la lealtad comercial. Planteado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si resulta procedente la protección de la marca extracomunitaria ante una indebida utilización por parte de la sociedad Respiradores Industriales Limitada, por lo que analizará si las marcas pertenecientes a la Sociedad Louis M. Gerson CO, INC pueden catalogarse como notorias en los Estados miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un evento de competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la buena fe. […] Al analizar las anteriores pruebas frente a los requisitos del artículo 228 de la Decisión 486, la Sala no encuentra elementos de los cuales se pueda establecer que en los Estados de la Comunidad Andina el signo GERSON es notorio. En efecto, no se aportaron pruebas que determinen los niveles de inversión de publicidad en nuestro país, así como el conocimiento del público consumidor y su posicionamiento en nuestro mercado y en, general, una actividad comercial constante y regular. Así mismo, no se demostró cuáles fueron sus niveles de ventas y de ingresos de la empresa titular del producto en Colombia o en otro Estado miembro de la Comunidad Andina; pues los documentos aportados por su representante en Colombia solo hacen referencia a los años 1997 y 1998, periodo muy anterior a la solicitud de registro que tiene fecha 7 de diciembre de 2005. Respecto de la declaración del propietario del signo, resulta evidente que solo se refiere a su actividad en Estados Unidos y en otros países diferentes a la Comunidad Andina. Igualmente, ninguna

de las páginas web aportadas es de Colombia o de alguno de los otros Estados miembros de la Comunidad Andina. La Sala recuerda que no se protege a los signos notoriamente conocidos en Estados extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, tal y como ocurre en el caso de autos. Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que dicho registro es notorio en la Comunidad Andina y que, por ende, debe darse aplicación al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la causal de irregistrabilidad por constituir una reproducción, imitación, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo. […] Respecto de una presunta vulneración del Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, es pertinente recordar que de acuerdo a su artículo 6 Bis, una marca notoria de un país miembro de la Convención, se protegerá en otro país miembro de esta, si se demuestra que es notoria en este último. Como se explicó en esta providencia, la marca Gerson perteneciente a la sociedad LOUIS M, GERSON CO, INC. no demostró su notoriedad en Colombia,

MARCAS NOTORIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – Ámbito de protección

[B]ajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros,

frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN MATERIA MARCARIA - Alcance FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 6 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO

228 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN

MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 7 / CONVENCIÓN GENERAL

INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00452-00

Actor: LOUIS M. GERSON CO., INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO – NOTORIEDAD MARCARIA –

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD – PROTECCIÓN DE REGISTROS

EXTRACOMUNITARIOS POR EVENTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y

MALA FE.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad LOUIS M. GERSON CO., INC, por medio de apoderado judicial1, en contra de la Resoluciones No 14758 del 30 de marzo de 20092, No 43022 del 28 de agosto de 20093 y No 27178 del 27 de mayo de 20104 a través de la cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca RESPIRADORES GERSON (MIXTA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad RESPIRADORES

INDUSTRIALES LTDA (hoy GERSON RESPIRADORES S.A.S).

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad LOUIS M. GERSON CO., INC presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1) Que se declare nula la Resolución número 14758 dictada por el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio el 30 de marzo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca RESPIRADORES GERSON (Mixta), en la Clase 35 solicitada por la

sociedad RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA. 1 Folios 289 a 310 cuaderno principal 2 Folios 41 a 50 cuaderno principal 3 Folios 64 a 72 cuaderno principal 4 Folios 73 a 84 cuaderno principal 2) Que se declare nula la Resolución número 43022 dictada por el Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de agosto de 2009, por medio del cual se confirmó la Resolución número 14758 del 30 de marzo de 2009. 3) Que se declare nula la Resolución número 27178 dictada por la Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de Superintendencia de Industria y Comercio el 27 de mayo de 2010, por medio de la cual se confirmó la Resolución 14758 del 30 de marzo de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa. . 4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad LOUIS M. GERSON CO, INC, se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 13 de marzo de 2006 por la sociedad LOUIS M.GERSON CO, INC. .. b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca RESPIRADORES GERSON (Mixta) en la Clase 35 Internacional a nombre de RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA., por no cumplir con el requisito de distintividad por ser similarmente confundible con la marca notoria GERSON previamente registrada en los Estados Unidos y de propiedad de LOUIS M.GERSON CO, INC. c) Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia

de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca RESPIRADORES GERSON (Mixta) en la Clase 35 Internacional, con certificado No 403075, a favor de RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA. […]” . I.2. Los hechos

2. Manifestó que la sociedad RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA, solicitó el día 7 de diciembre de 2005, el registro de la marca RESPIRADORES GERSON

(Mixta) para amparar: “publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, distribución comercialización y servicios de producción de mascarillas respiratorias (excepto de respiración artificial), respiradores, productos para la seguridad industrial”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional.

3. Expresó que el 13 de marzo de 2006, la sociedad LOUIS M.GERSON CO, INC., presentó escrito de oposición contra la solicitud citada con fundamento en las marcas previamente registradas en Estados Unidos y la notoriedad de la marca

GERSON.

4. Indicó que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No.14758 del 30 de marzo de 2009, declaró infundada la oposición de la sociedad LOUIS M.GERSON CO, INC y concedió el registro de la marca RESPIRADORES GERSON (Mixta) en la Clase 35 a nombre

de RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA.

5. Manifestó que la sociedad LOUIS M.GERSON CO, INC., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No.14758 de 30 de

marzo de 2009.

6. Expresó que la Dirección de Signos Distintivos mediante la Resolución No. 43022 del 28 de agosto de 2009, decidió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

7. Informó que el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial mediante Resolución No 27178 del 27 de mayo de 2010 resolvió el recurso de apelación presentado, confirmando la resolución número 14758, del 30 de marzo de 2009.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

8. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 6 bis del Convenio de París; y los artículos 7 y 16 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Fundamentó sus pretensiones en los siguientes cargos: I.3.1Violación al literal H del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 6 Bis del Convenio de Paris.

9. Manifestó que es evidente que en el presente caso hubo una clara violación del artículo 6 BIS del Convenio de Paris por parte de la Dirección de Signos Distintivos, al haber ignorado el carácter de notoriedad de la marca Gerson y al haber autorizado el registro de la expresión Respiradores Gerson.

10. En efecto, expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta de la notoriedad que goza la marca “GERSON” en el mercado de los

países miembros del Convenio de París, y no se le otorgó la protección establecida en el artículo 6 Bis del Convenio de Paris y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), a favor de las marcas notoriamente conocidas.

11. Adujo que siendo el Convenio de Paris una norma supranacional aprobada por el gobierno colombiano, conlleva a que su artículo 6bis sea vinculante y deba ser aplicado sin excepción alguna cuando se cumplan los supuestos de la misma.

I.3.2Violación de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. .

12. Manifestó que la marca solicitada incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de la cual hacen parte Colombia, Estados Unidos y México.

13. Informó que la marca GERSON está registrada en los Estados Unidos para las clases 9, 11, 21 y 39 siendo notoriamente conocida a nivel mundial.

14. Adujo que la marca demandada no es susceptible de ser registrada, pues se estaría permitiendo que un tercero se aproveche del buen nombre de la marca GERSON perteneciente a la sociedad demandante.

15. Argumentó que de permitirse la coexistencia de las marcas en conflicto, se violaría sin duda alguna el derecho prioritario que tiene sobre sus marcas de conformidad con la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y

Comercial . I.3.3Violación de la causa de irregistrabilidad consagrada en el artículo 16 de la

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

16. Señaló que el demandante utiliza su nombre comercial LOUIS M. GERSON CO, INC y principalmente la parte esencial del mismo, la expresión Gerson, para identificar no sólo su actividad comercial en el mercado de los servicios y productos de la seguridad industrial, incluyendo respiradores, sino que también identifica los productos por ella misma con la marca GERSON.

17. Indicó que la marca solicitada pretende identificar servicios en la clase 35 consistentes en “publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, distribución comercialización y servicios de producción de mascarillas respiratorias (excepto de respiración artificial), respiradores, productos para la seguridad industrial”.

18. Manifestó que la marca solicitada para registro Respiradores Gerson, además de reproducir en su totalidad la parte esencial de la marca del demandante, pretende identificar los mismos servicios de comercialización de mascarillas respiratorias y demás productos de seguridad industrial, lo cual resulta en la evidente intención de la sociedad solicitante de aprovecharse del prestigio que mi representada ha adquirido durante el tiempo en múltiples países alrededor del mundo en el mercado de productos y servicios de seguridad industrial.

I.3.4Aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, en relación con la declaratoria de nulidad de un registro efectuado de mala fe, en concordancia con el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

19. Expreso que su sociedad es reconocida a nivel mundial por desarrollar productos y prestar servicios en el mercado de seguridad industrial, incluyendo la fabricación de respiradores para la seguridad industrial, donde se podría inferir la mala fe de la sociedad Respiradores Industriales Ltda, de imitar la marca notoria

GERSON del demandante, y aprovecharse del buen nombre y posicionamiento de esta marca en el mercado de respiradores industriales, siendo esto contrario a lo establecido de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

20. Argumentó que resulta evidente entonces el conocimiento de la sociedad Respiradores Industriales Ltda, tenia de la existencia y reputación y sus productos y servicios al momento de solicitar la marca Respiradores Gerson y por lo tanto, no es mera coincidencia que hubiera solicitado el registro de la marca GERSON para identificar productos de la Clase 9, la cual fue negada en su oportunidad por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 15300 de 30 de marzo de 2009.

21. Manifestó que la sociedad Respiradores Industriales Limitada cambió su razón social a la de GERSON RESPIRADORES S.A.S, incluyendo no solo la marca GERSON de su propiedad, sino también la parte esencial del nombre comercial de esta.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-.5

22. Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

23. Expresó frente a la pretensión de la demandante para que se conceda el registro de la marca en debate, que el Consejo de Estado no es la autoridad para ordenar la concesión de un registro marcario, facultad con la Decisión 486 de la Comunidad Andina corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente en materia marcaria en Colombia.

24. Manifestó que la notoriedad o el renombre que adquiere una marca proviene de hechos o circunstancias resultantes del esfuerzo del titular de promocionar su marca entre el público o circulo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores, respectivamente. Quien alega la notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada país miembro tenga a su alcance.

25. Argumentó que “El ámbito territorial de la notoriedad varió en la Decisión 486 con respecto a la decisión anterior, la 344. En efecto, según lo establecía esta última se requería que el signo distintivo gozara de notoriedad, bien en el País que 5 Folios 377 a 385 del cuaderno principal se solicite el registro, en el comercio subregional – en Países Miembros del Grupo Andino – o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, la Decisión 486 actualmente vigente, señala en el artículo 244 que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente. Respecto al territorio en el cual se debe demostrar el conocimiento de la marca que se alega es notoriamente conocida, consideramos que si bien la norma comunitaria exige para demostrar la calidad de notoria de un signo que sea conocido en el comercio nacional o la subregión, es difícil lograr tal conocimiento si el producto identificado con la marca no es efectivamente comercializado dentro del territorio. No obstante lo anterior, si se demuestra un nivel elevado de publicidad en diversos medios, tal conocimiento podría llegar a alcanzar a aquellos lugares en los cuales no se comercializa el producto identificado con la marca”.

26. Adujo que “Teniendo en cuenta lo anterior, si se hace una valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas no son suficientes para probar la notoriedad de la marca, toda vez que estas pruebas no establecen los presupuestos para que la marca sea notoria, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos que identifica; la intensidad y el ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca el posicionamiento de la misma en el mercado; el nivel de ventas y lo invertido en publicidad”.

27. Expresó que una vez descartada la notoriedad por la sociedad opositora, se verificó que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 6 bis de la Convención de Paris y en la artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo tanto los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos y se ajustan a pleno derecho.

II.2. INTERVENCIÓN DE RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA.

28. Esta sociedad no intervino en esta etapa procesal6. 6 Folios 391 a 392 cuaderno principal,

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 30-IP-2014 de fecha 10 de septiembre de 20147 en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos

1, 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 137,147, 148, 150, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: Corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales. El Juez consultante no se encuentra facultado para conceder trato nacional, en cuestiones de Protección a la Propiedad Industrial, a terceros países que no sean miembros de la Comunidad Andina y debe dar aplicación preferente a las normas de Derecho Comunitario frente a normas de origen internacional de los Países Miembros, como es en el caso el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial o Convención de Washington.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo RESPIRADORES GERSON (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Debido a ello resulta que no 7 Folios 411 a 429 cuaderno principal es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente

Interpretación Prejudicial.

SEXTO: Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. El Tribunal advierte que el análisis sobre conexión competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de las marcas opositoras, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

SÉPTIMO: Según la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Tomando en consideración los artículos 136 literal h) y 224 de la misma normativa se observa que en la Comunidad Andina se protegen los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar alguno de los cuatro riesgos: de confusión, asociación, dilución o uso parasitario.

Sin embargo, de conformidad con el principio de buena fe, el régimen común no puede tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia y la lealtad comercial en el mercado. En consecuencia, se deberán proteger los signos notoriamente conocidos extracomunitarios cuando se den supuestos de competencia desleal (artículo 225 de la Decisión 486) y de mala fe (nulidad de un registro de marca de mala fe), de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.

OCTAVO: El análisis que realiza el Juez Consultante deberá partir de los

“indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios.

NOVENO: El Tribunal advierte que si la norma comunitaria protege al nombre comercial en el territorio de su País y no en el territorio de toda la subregión, salvo los casos de excepción al principio de territorialidad como son la notoriedad y la oposición andina, con mayor razón no puede extender su protección a nombres comerciales que se encuentren fuera de un País Miembro y fuera de la subregión andina.

DÉCIMO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idénti