CE-11001-03-24-000-2010-00472-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SALSÍSIMA y la marca nominativa previamente registrada SALSINA / EXPRESIÓN DE USO COMÚNLo es SALS en la clase 30 no obstante no se excluye del cotejo / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto SALSÍSIMA para distinguir productos comprendidos en la clase 30 al no existir similitud con la marca nominativa previamente registrada SALSINA / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y distinta secuencia consonántica y vocálica, pues la marca cuestionada, “SALSÍSIMA”, se conforma por cuatro sílabas (SAL-SÍ-SIMA), cinco consonantes (“S-L-S-S-M”) y cuatro vocales (“A-I-I-A”) y una tilde en la letra “I”, mientras que la marca previamente registrada, “SALSINA”, está compuesta por tres sílabas (“SAL-SI-NA”), cuatro consonantes (“S-L-S-N”) y tres vocales (“A-I-A”). Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común, “SALS”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. En efecto, en la marca

previamente registrada el vocablo “SALS” se encuentra acompañado de la terminación “ÍSIMA”, mientras que en la marca cuestionada está combinado con la partícula “INA”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “ÍSIMA”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable. En otras palabras, los vocablos “ÍSIMA” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la expresión “ÍSIMA” del signo cuestionado, “SALSÍSIMA”, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la

similitud ideológica, la Sala precisa que ambos signos resultan ser evocativos en tanto que se refieren a la expresión “salsa”; no obstante dicha palabra resulta ser débil frente a productos alimenticios, y no le confiere a su titular la posibilidad de excluir a otros competidores o empresarios su uso, al tratarse de un concepto de libre disposición por los comerciantes y empresarios. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada, “SALSÍSIMA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00472-00

Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: ENTRE LA MARCA “SALSÍSIMA” Y LA MARCA OPOSITORA,

“SALSINA”, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA,

TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE

LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 3441 de 27 de enero de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud del registro marcario"; 20317 de 20 de abril de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos3 de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 33384 de 29 de junio de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 En adelante SIC. I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 24 de junio de 2009, la sociedad COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto

“SALSÍSIMA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 305 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.6 2°: Agregó que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en la similitud con la marca nominativa “SALSINA” previamente registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3°: Que mediante Resolución núm. 3441 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “SALSÍSIMA”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A. 4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 20317 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 33384 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134, 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que la SIC no realizó la debida comparación marcaria entre los signos

“SALSINA” y “SALSÍSIMA”, dejando de lado las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5 “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […].” 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que dicha entidad no tuvo en cuenta la similitud entre los signos enfrentados, tales como las coincidencias de las dos primeras sílabas que están en el mismo orden, coincidiendo con vocales y consonantes; y que respecto de la última sílaba sólo hay una variación en la letra “M” por la “N”, que al ser pronunciadas no son lo suficientemente distinguibles por el público consumidor. Sostuvo que la inserción de la silaba “SÍ”, no le imprime distintividad alguna a la expresión objeto de conflicto, lo que genera un alto riesgo de confusión, operando así la restricción establecida en la normatividad andina para que un signo pueda ser registrado como marca. Resaltó que si el análisis realizado por la entidad demandada se hubiese hecho en conjunto y no fraccionado, habría concluido que los dos signos enfrentados eran similarmente confundibles tanto ortográfica como visualmente. Indicó que la expresión solicitada frente a la registrada se diferencia únicamente en las letras “S-Í-M”, razón que no es suficiente para concluir que no se presenta

riesgo de confusión, toda vez que al compartir 6 de 7 letras, es evidente que existen más semejanzas que diferencias entre ellas, lo que genera confusión y error en el público consumidor. Sostuvo que el signo solicitado imprime las 5 primeras letras de la marca registrada, esto es, “S-A-L-S-Í”; además, terminan con la misma letra “A”, diferenciándose solamente en la antepenúltima que corresponde a la letra “N”; y que los signos enfrentados comparten tres vocales, esto es, “A-I-A”, así como tres consonantes, “S-L-S”. Advirtió que el signo “SALSÍSIMA” a pesar de sustituir la partícula “INA” por “IMA”, todavía sigue siendo similarmente confundible con la marca previamente registrada, toda vez que aquellas expresiones solamente se diferencian en las letras “N” y “M”, las cuales de por sí se confunden fácilmente. Precisó que la pronunciación de los signos empieza con el vocablo “S-A-L-S-Í” y finaliza con los sonidos “I-N-A” e “I-M-A”, los cuales son confundibles al escucharlos, comoquiera que su única diferenciación son las letras “M” y “N”. Reiteró que los signos en conflicto comparten la misma identidad ideológica, circunstancia que aumenta el riesgo de confusión, máxime si se tiene en cuenta que el signo “SALSÍSIMA” se limitó a sustituir la silaba “NA” por el elemento “SIMA”, sin embargo el concepto y la ideología es la misma. Señaló que los productos que pretende identificar el signo “SALSÍSIMA” en la

Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, son los mismos que ampara la marca “SALSINA”, así también, sus canales de comercialización son iguales, lo que aumenta el riesgo de confusión en el mercado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, para lo cual señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que a pesar de que los signos enfrentados comparten las dos primeras sílabas, esto es, “SAL” y “SI”, al estudiar las expresiones en su conjunto se puede deducir un claro aspecto diferenciador, pues las marcas cotejadas tienen extensiones diferentes, por un lado, “SALSINA”, está compuesta por tres sílabas y, por el otro, “SALSÍSIMA” se conforma de cuatro sílabas, lo que hace que su pronunciación sea diferente, máxime cuando se presentan terminaciones distintas. Resaltó que los signos en conflicto comparten el fonema de las primeras sílabas, pero que al terminar en sílabas diferentes demuestra que no presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, por lo que pueden coexistir de forma pacífica en el mercado. Propuso la excepción denominada “Falta de legitimación en la causa por activa”, toda vez que la actual titular de la marca opositora “SALSINA” con certificado de registro núm. 117856 es la sociedad RBF S.A.S., por lo que la actora no cuenta

con un interés legítimo para actuar dentro del presente proceso. II.-2. La sociedad COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, los signos objeto de controversia, “SALSÍSIMA” y “SALSINA” presentan diferencias en el plano ortográfico, fonético y visual. Indicó que las expresiones que conforman las marcas controvertidas no generan confusión en el consumidor, puesto que la previamente registrada tiene cuatro sílabas, mientras que la cuestionada sólo cuenta con tres sílabas; que a pesar de que comparten algunas letras, al confrontarlas se observa que cuentan con terminaciones distintas, que generan una diferencia tanto ortográfica como visual. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda, para lo cual sostuvo que la marca cuestionada, “SALSÍSIMA” resulta similarmente confundible con su signo “SALSINA”, previamente registrado; y que entre los productos que distinguen, se presenta conexidad competitiva. IV.2La SIC insistió en que deben denegarse las pretensiones de la demanda, toda vez que entre los signos enfrentados “SALSÍSIMA” y “SALSINA”, no existen semejanzas suficientes capaces de generar riesgo de confusión o asociación para el público consumidor, en la medida en que son gramatical,

fonética y visualmente diferentes. IV.3En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la 7 En adelante el Tribunal demanda, concluyó8: “[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SALSÍSIMA (mixto) y la marca SALSINA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe

identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, 8 Proceso 471-IP-2019. tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos

que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […]

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SALSÍSIMA (mixto) y la marca SALSINA

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no

habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse

riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SALSÍSIMA (mixto) y la marca SALSINA (denominativa). […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la SIC. Al respecto, es importante destacar que en anexo núm. 1 del expediente, que contiene los antecedentes administrativos, a folios 27 a 33 obra la oposición

presentada por la actora, en la que consta que al momento de formularla, el titular de la marca “SALSINA” (nominativa), identificada con certificado de registro núm. 117856, para distinguir productos de la 30 de la Clasificación Internacional de Niza, era la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. También obra a folio 104 del cuaderno principal documento emitido por la SIC denominado “INFORMACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO”, en el que certifica que la marca opositora, “SALSINA” (nominativa), fue transferida a la sociedad RBF S.A.S. por parte de la compañía FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. el 21 de junio de 2011. De igual manera, a folio 105 del cuaderno principal obra la continuación del documento anteriormente mencionado, pero en esta ocasión certifica que la actual titular del registro marcario “SALSINA” (nominativa) inscribió el 18 de julio de 2011, ante la entidad demandada, una licencia de uso a favor de la sociedad

actora FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Del acervo probatorio que reposa en el expediente, se colige sin mayor dificultad, que la actora sí goza de legitimación para obrar como parte demandante en el proceso. Por consiguiente, no prospera, entonces, la excepción propuesta por el tercero interesado. Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación la sentencia de 12 de mayo de 20119, en la que en un asunto similar, se consideró que la excepción de falta de legitimación en la causa no prosperaba por cuanto se demostró que obraba en el expediente un contrato de licencia de uso que demostraba que la actora sí gozaba

de legitimación para fungir como parte demandante en el proceso. En efecto, en dicha oportunidad sostuvo: “[…] En primer término, se considera necesario abordar el tema de las excepciones propuestas por el tercero interesado en las resultas del proceso, a saber: -Falta de legitimación en la causa por activa. Aduce que la actora no es la propietaria de la marca TELECOM, y aunque se presentó un contrato de licencia y un Otrosí, no se probó que el mismo se encuentre registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Al respecto, es importante destacar que en el expediente obra a folios 319, 320 321, 322, 323, 326, 327 y 328 documentos expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los cuales se hace constar el registro de la marca “TELECOM” (mixta) para proteger productos de la clase 16, 38 y 42, a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM EN LIQUIDACIÓN. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00362-00 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. También obra en el expediente copia del “CONTRATO DE

LICENCIA DE USO DE MARCA Y SIGNOS DISTINTIVOS”, entre

la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., suscrito el 30 de septiembre de 2003, en el cual se lee, entre otras consideraciones: “Segunda: Modalidad de la licencia. La Empresa Nacional de

Telecomunicaciones –TELECOMen liquidación, se obliga a otorgar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., a título exclusivo el uso, goce y explotación de los bienes de propiedad industrial e intelectual de Telecom en liquidación con el fin de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Igualmente Telecom en Liquidación autoriza a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a otorgar a terceros licencias de uso en los términos establecidos en este contrato.

Tercera: Alcance de la licencia. La licencia de uso se otorga sobre las marcas y signos distintivos que fueron registrados debidamente por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOMen Liquidación, ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio”. Del acervo probatorio que reposa en el expediente, se colige sin mayor dificultad, que la actora sí goza de legitimación para obrar como parte demandante en el proceso. Por consiguiente, no prospera, entonces, la excepción propuesta por el tercero interesado.[…]” (Resaltado fuera de texto). Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 3441 de 27 de enero de 2010, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “SALSÍSIMA”, a la sociedad COMPAÑÍA PRODUCTORA DE SALSAS S.A., para distinguir los siguientes productos: “[…] productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la

destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. […]”, comprendidos en la 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante alegó que la entidad demandada no tuvo en cuenta la similitud entre los signos enfrentados “SALSÍSIMA” y “SALSINA”, tales como las coincidencias de las dos primeras sílabas que están en el mismo orden, que tienen las mismas vocales y consonantes; y que respecto de la última sílaba sólo hay una variación en la letra “M” por la “N”, que al ser pronunciadas no son lo suficientemente distinguibles por el público consumidor. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no se interpretarán los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no encontrarse en discusión el concepto de marca ni la de distintividad intrínseca del signo solicitado a registro […]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia

es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

MARCA MIXTA CUESTIONADA10

SALSINA 10 Folio 16 del cuaderno principal.

MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA11

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “SALSÍSIMA”, como lo es la concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marca nominativa “SALSINA”, previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se

requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo cuestionado, no así las grafías de las letras ni las figuras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distingue. De manera que no existe duda alguna en que en los signos en disputa predomina el elemento denominativo. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener