CE-11001-03-24-000-2010-00541-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO – Para que no proceda se requiere que el titular la haya usado en algún momento durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Requisitos / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procede respecto de la marca mixta E ELECTRA respecto de los servicios de gestión de negocios comerciales comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA E ELECTRA – Su cobertura se limita a los servicios de Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria [L]a Sala estima que de los documentos reseñados se evidencia que, durante el período comprendido entre los años 2005 y 2008 (últimos tres años contados desde la presentación de la solicitud de cancelación del registro de la marca “E ELECTRA”), la sociedad actora no demostró un uso real y efectivo de la marca “E ELECTRA”, de todos los servicios para los cuales fue concedido inicialmente el signo, esto es, los de “[…] Gestión de negocios comerciales [...]” de la Clase 35 Internacional, por lo que le asistió razón a la entidad demandada al estimar, a través de los actos acusados, que exclusivamente se probó el uso de la marca para identificar los servicios de “[…] Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria […]”, […] Como se puede observar, la nota explicativa de la Clase 35 Internacional, la cual describe en mayor detalle el tipo de servicios incluidos en la citada clase, señala que comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones, cuya finalidad principal

es la prestación de asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial y comercial. Al respecto, se precisa que no obra prueba que demuestre que la actora haya gestionado negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos diferentes al sector de la industria, ni mucho menos de la prestación de asistencia o asesoría, de manera general, en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios a que se refiere la citada nota explicativa. En efecto, las pruebas no demuestran que la actora hubiera demostrado el uso de los otros tipos de servicios, incluidos en la Clase 35 Internacional, según la citada Nota Explicativa, tales como los servicios de registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de agencias publicitarias y los servicios, como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. En otras palabras, las probanzas no demuestran el uso real y efectivo de la marca “E ELECTRA” de todos los servicios para los cuales fue concedido inicialmente el signo, esto es, de los servicios de “[…] gestión de negocios comerciales […]”. De tal manera, que era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca mixta “E ELECTRA”, cuyo titular es la sociedad ELECTRA S.A., para distinguir exclusivamente los servicios de “[…] Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria […]”, de la citada Clase 35, ordenada por la SIC, pues la mencionada titular

solamente probó el uso de esos servicios comerciales, esto es, los correspondientes a la comercialización de productos para la industria.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00541-00

Actor: ELECTRA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO DEL

REGISTRO DE LA MARCA MIXTA “E ELECTRA”, PARA DISTINGUIR

EXCLUSIVAMENTE LOS SERVICIOS DE: “[…] GESTIÓN DE NEGOCIOS

COMERCIALES RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA […]”, DE LA CLASE 35 INTERNACIONAL, ORDENADA POR LA SIC, PUES LA ACTORA SOLAMENTE PROBÓ EL USO DE ESTOS SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ELECTRA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 54514 de 28 de octubre de 2009, “Por la cual

se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1 y 33487 de 29 de junio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 1 En adelante SIC. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se deje en firme la Resolución núm. 30656 de 24 de junio de 2009, por la cual se negó la cancelación total de la marca “E ELECTRA” (mixta), para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que en el evento en que se proceda a la cancelación parcial de la marca “E ELECTRA” (mixta), para amparar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se emita una resolución, en virtud de la cual se disponga que en lo sucesivo la citada marca distinguirá la “gestión y explotación de un negocio comercial consistente en la venta al por menor y al por mayor de herramientas y maquinaria industrial y prestación de servicios conexos para soluciones industriales, comerciales, empresariales y del hogar y servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria”. 5ª. Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable, en los términos de los artículos 175 y 176 del CCA.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 1º de diciembre de 2008, la sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. solicitó la cancelación, por no uso, de la marca “E ELECTRA” (mixta), de la cual es titular, con el argumento de que dicho signo se había convertido en un obstáculo para el registro de la marca “ELEKTRA” (mixta), Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dado que la Administración negó su registro en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la existencia de aquella. 2°: Agregó que mediante la Resolución núm. 30656 de 24 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos desestimó totalmente los argumentos de la solicitud de cancelación y dio por probado el uso de la marca para los servicios que se mencionaban en su registro. 3°: Anotó que la sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la resolución que negó la cancelación del registro de la marca “E ELECTRA” (mixta), que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, alegando que el registro de la marca “ELEKTRA” (mixta), por ella solicitada, solo sería para compra y venta de electrodomésticos y muebles para el hogar, por lo que de negarse su

registro se estaría “dando” un monopolio en el uso de la marca a la sociedad ELECTRA S.A. 4º: A través de la Resolución núm. 54514 de 28 de octubre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC canceló parcialmente la marca “E ELECTRA” (mixta), en el sentido de que en adelante distinguiría la “Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 5º: Indicó que el 10 de noviembre de 2009 interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, aduciendo que la marca no podía cancelarse parcialmente debido a que gestionaba su negocio más allá de los “productos para la industria”, lo cual demostró desde que contestó la solicitud de cancelación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6º: Agregó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 33487 de 29 de junio de 2010, aclaró la Resolución núm. 54514 de 28 de octubre de 2009, en el sentido de que el certificado de registro a cancelar parcialmente es el núm. 292403, correspondiente a la marca “E ELECTRA” y confirmó la resolución recurrida. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 135,

136, 137, 165, 166, 167 y 190 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que desde la fecha en que se concedió el registro de la marca “E ELECTRA” (mixta) la ha usado de forma real, eficaz, legítima e ininterrumpida para gestionar y explotar su negocio comercial consistente en comercialización, fabricación, transformación, mantenimiento, importación, exportación, distribución y ensamble de equipos, maquinaria, mercancía y materiales en general, ya sea como intermediario o distribuidor de distintas marcas nacionales y extranjeras, que se encuentran a disposición de los clientes en los almacenes “ELECTRA”, en las ciudades Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Afirmó que de acuerdo con las notas explicativas de la Clase 35 Internacional, el ámbito en el cual ha usado la marca “E ELECTRA” es la explotación o dirección de una empresa comercial, o la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa comercial, no solo en los edificios y almacenes de la compañía, sino también en la papelería, la contratación de personal, la facturación, entre otros. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Estimó que las resoluciones acusadas realizaron un planteamiento jurídico según el cual la Clase 35 Internacional comprende reagrupamiento por cuenta de terceros de

diversos productos. Que para el caso de ELECTRA S.A. se trata de productos “destinados a la industria”, lo cual viola el artículo 165 de la Decisión 486, pues el término “industria” es tan abstracto que no se sabe exactamente a qué se refiere, por lo que carece de certeza jurídica para el uso de la marca y el ejercicio de sus derechos; y que, además, se le estaría impidiendo seguir usando la marca en el mercado de las empresas comerciales, la cual ha identificado su actividad por más de sesenta (60) años y lo deja en una situación fáctica y jurídica que antes no tenía, que se traduce en que en lo sucesivo solo podría usar legítimamente su marca para gestionar negocios relacionados con la comercialización de productos para la industria. Señaló que la decisión de cancelar parcialmente la referida marca, en los términos en que la SIC lo hizo, constituye una clara extralimitación de funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 6º y 121 de la Constitución Política, en razón de que la entidad demandada de forma discrecional está impidiendo a la actora seguir usando su marca en el mercado de las empresas comerciales, de servicios, pequeños comerciantes, ferreterías, profesionales independientes y, en general, a todo aquel que requiera una herramienta, maquinaria, equipo industrial o servicio de mantenimiento y reparación, de acuerdo con su necesidad, la cual ha identificado su actividad por más de 60 años. Precisó que los acusados también violaron el artículo 121, porque la SIC al realizar la cancelación parcial de la marca en referencia, bajo los términos y parámetros que

lo hizo, obvió las ritualidades contenidas en la ley para proceder a la cancelación parcial de la marca y, en su afán, creó una gran incertidumbre jurídica para la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandante, quien después de gozar de la facultad para usar plena y legítimamente su marca y oponerse al registro de marcas que pueden representar competencia dentro de su mercado, ahora no sabe ciertamente en qué campos y respecto de qué servicios puede o no hacer uso de ella. Adujo que las resoluciones acusadas igualmente violaron el artículo 29 de la Constitución Política, pues en el ejercicio de sus funciones la administración no se sujetó a los preceptos y formalidades establecidas en el artículo 165 de la Decisión 486 y excedió la voluntad y el espíritu de la ley, los que, a su juicio, serían los de mantener los derechos del titular de la marca para aquellos productos respecto de los cuales se probó el uso y ordenar la reducción o limitación de aquellos frente a los cuales la marca no se hubiese usado. Alegó que las resoluciones demandadas violaron el artículo 166 de la Decisión 486, por cuanto demostró que los servicios que identifican la marca “E ELECTRA” han sido puestos en el comercio y se encuentran disponibles bajo la cantidad y modo apropiado, como lo exige el artículo en cita. Resaltó que al haberse cancelado parcialmente la citada marca, también se violaron los artículos 137 de la Decisión 486 y 83 de la Constitución Política y se propició la competencia desleal por parte de la sociedad ELEKTRA TRADING &

CONSULTING GROUP S.A., debido a que: i) esta sociedad carece de establecimiento de comercio en Colombia, mediante los cuales se haya acreditado como comerciante y/o haya adquirido clientela; ii) intentará aprovecharse de su reputación, así como de la clientela que ha tenido por muchos años, violando derechos adquiridos; iii) existe conexidad entre todos los servicios de la Clase 35 Internacional, lo que puede generar riesgo de confusión o asociación entre el público Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor, a lo que se suma el hecho de que las marcas son prácticamente idénticas. Manifestó que se violaron los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, dado que no puede registrarse como marca un signo que carezca de distintividad o pueda engañar a los medios comerciales o al público, así como aquel cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de un tercero, cuando sea idéntico o similar a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Indicó que se violó lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acerca de la cancelación parcial de las marcas. Advirtió que los actos acusados no se motivaron en las pruebas aportadas, que demuestran el mercado que atiende la demandante bajo la marca “E ELECTRA”, el cual no se identifica exclusivamente con la “industria”.

Expresó que las resoluciones acusadas transgredieron el artículo 35 del CCA, porque establecen que se probó la comercialización de productos para la industria, pero no indicó qué tipo de pruebas tuvo en cuenta para dar por probado el uso en la industria y cuáles fueron los elementos para eliminar los demás sectores de la economía del uso de la marca. Anotó que los actos demandados violaron sus derechos adquiridos, toda vez que antes de ser expedidos usaba de forma exclusiva la marca para todo tipo de público y actividades relacionadas con su objeto social, no de forma exclusiva para la comercialización de productos para la industria. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que, asimismo, se violaron sus derechos al desconocer el nombre comercial “ELECTRA”, el cual es común a la marca mixta “ELECTRA” y que ha sido usado por ella desde el inicio de su actividad comercial en 1947, en “FERRETERÍA ELECTRA” y, posteriormente, en 1963, cuando esta ferretería se convirtió en la sociedad

ELECTRA S.A.

Que en este caso el nombre comercial “ELECTRA” se ha usado por más de 60 años en el comercio y que al proceder a la cancelación, incluso parcial de la marca, se generaría el desconocimiento del artículo 190 de la Decisión 486, lo cual se puede comprobar con un documento del Departamento de Control y Vigilancia de la Secretaría de Gobierno Municipal de Cali, en el cual se señala un cambio de nomenclatura de la “FERRETERÍA ELECTRA LTDA.” en 1991.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que de los documentos obrantes en el expediente, contentivo de la actuación administrativa, se establece de forma clara y precisa que el titular de la marca “E ELECTRA” (mixta), para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, probó, en la forma prevista en la Decisión 486, el uso de esa marca solo en relación con la “Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria”, razón por la cual la SIC, como Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oficina nacional competente, se ajustó plenamente a la normativa supranacional y al trámite administrativo dispuesto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Anotó que la demandada no violó flagrantemente la ley ni se extralimitó en sus funciones ni desconoció los derechos de la actora, dado que las decisiones se tomaron conforme a derecho y de acuerdo con lo que aportó como pruebas de uso de la marca, además de que la valoración de las pruebas realizada en cada una de las instancias por la SIC está ajustada a las reglas de la sana crítica. Resaltó que con la expedición de los actos demandados no se incurrió en la

violación del artículo 29 Constitucional, ya que las decisiones adoptadas se hicieron con arreglo a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 165 de la Decisión 486, que prevé que se ordenará la cancelación parcial de un registro cuando de las pruebas aportadas por su titular se evidencie que el mismo no ha sido usado para la totalidad de productos o servicios identificados, lo que se evidenció en el presente caso. Sostuvo que las resoluciones acusadas no violaron lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486, pues las pruebas aportadas por la sociedad actora demostraron el uso real y efectivo de la marca “E ELECTRA” (mixta), para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solo con respecto a la “[…] Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria […]”. Adujo que tampoco se transgredió lo dispuesto en los artículos 135 y 136 ibidem, que se refieren a las causales genéricas y específicas para la irregistrabilidad de los signos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Advirtió que el hecho de que una sociedad pueda ejercer el derecho preferente que le asiste con la presente cancelación parcial y solicitar ante esta entidad un registro similar a la marca “E ELECTRA” (mixta) no implica per se que el registro le vaya a ser concedido. Aclaró que para cada registro marcario la entidad está en la obligación de hacer un estudio de registrabilidad y solo si el signo solicitado es distintivo y no se encuentra incurso en causal alguna de irregistrabilidad se concederá. Precisó que con la limitación impuesta no se está causando ningún daño a la

sociedad actora, porque ella no probó el uso respecto a los supuestos demás servicios, que adujo en la demanda. Sostuvo que la SIC no podía adoptar otra decisión diferente a la contenida en las resoluciones acusadas, dado que el mismo inciso 3º del ya citado artículo 165 ibidem, establece que cuando no se pruebe el uso de la marca respecto de todos los productos o servicios que ampara la administración debe proceder a la cancelación parcial. Afirmó que las resoluciones demandadas sí mencionan las pruebas que les sirvieron de sustento y el valor dado a las mismas, por lo que tampoco se vulneró lo dispuesto en el artículo 35 del CCA. II.-2. La sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que la SIC acertó al cancelar parcialmente el registro de la marca “E ELECTRA” (mixta), dado que dentro del trámite administrativo de cancelación su titular solo demostró el uso para “[…] Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria […]”. Señaló que no se trata de desconocer los derechos de la demandante, sino de permitir que otros participantes también puedan ejercer sus derechos en el mercado, ya que con el registro de la marca cuestionada, para distinguir los servicios de la Clase 35 Internacional, la actora restringía la participación de otros en ese sector.

Manifestó que no se violaron los derechos del titular con la cancelación parcial, porque tan solo se limitó la cobertura del registro marcario a los que en realidad está utilizando, con lo cual se permite que otros participantes puedan utilizar una marca similar para servicios de la Clase 35 Internacional, que no tengan relación alguna con los de la demandante. Alegó que no es cierto que se haya violado el artículo 6º de la Constitución Política, pues se trata de una disposición enunciativa que no establece derechos que puedan ser violados y que se limita a trazar la responsabilidad ante la ley de los particulares y los servidores públicos. Adujo que las consideraciones de los actos acusados se fundamentaron en la Constitución Política y las leyes, lo que descarta la arbitrariedad alegada. Sostuvo que la razón para limitar la cobertura del registro marcario quedó establecida, de manera expresa, en las resoluciones demandadas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Advirtió que no hubo violación al artículo 29 Constitucional, en tanto la SIC siguió las formalidades del juicio y mantuvo los derechos del titular para aquellos servicios respecto de los cuales probó el uso de la marca “E ELECTRA” (mixta), esto es, a la “[…] Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria […]”. Aclaró que no se violaron los artículos 83 de la Constitución Política ni el 137 de la Decisión 486, dado que el derecho preferente solo opera en casos de cancelación total de una marca, para que quien obtuvo la decisión favorable solicite una marca idéntica a aquella que fue cancelada.

Explicó que en este caso ella no cuenta con un derecho preferente ni el mismo fue otorgado por la entidad demandada en alguna de las resoluciones acusadas. Que la acción de cancelación no constituye un acto de competencia desleal, debido a que este acto debe estar probado de acuerdo con las normas de procedimiento dentro del trámite de registro de la marca; y que la prueba debe demostrar el uso de manera permanente, conducente y eficaz, lo cual no ocurrió en este caso. Aseguró, respecto a la violación del artículo 121 de la Constitución Política, que la demandante no señaló cuáles son las ritualidades que la SIC obvió para proceder a la cancelación ni mucho como se infringió; y que la entidad demandada no se atribuyó función distinta de las que tiene por la ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que no existe inseguridad para la actora, porque es claro que puede utilizar la marca para la “[…] Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria […]”. Expresó que no puede señalarse que las resoluciones acusadas hayan vulnerado un derecho adquirido del titular la marca cuestionada, pues no se trataba de un derecho incorporado a su patrimonio y a salvo de cualquier acción oficial. Indicó que tampoco se violó el artículo 35 del CCA, debido a que de una lectura somera de los actos acusados se puede colegir los motivos que llevaron a la SIC a tomar la decisión de cancelación parcial, de lo cual da cuenta el razonamiento y la valoración que de las pruebas hizo la entidad demandada, lo que descarta su

indebida motivación. Adujo que tampoco se vulneraron los artículos 135, literal a) y 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto la cancelación parcial, decidida por la entidad demandada, no está relacionada con el registro de la marca “ELEKTRA” en favor de ELEKTRA

TRADING & CONSULTING GROUP S.A.

Señaló que los derechos de la sociedad actora sobre su nombre comercial no están ni han estado bajo discusión en el presente caso, habida cuenta que las resoluciones demandadas no lo mencionan ni la acción de cancelación iba dirigida hacia ese signo. Que, por ello, debe tenerse en cuenta que en este caso se discute la legalidad de las resoluciones, mediante las cuales se canceló de manera parcial el registro de la marca “E ELECTRA”, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para limitarla a la “Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de productos para la industria”, por lo que mal puede entrar el Consejo de Estado a valorar una presunta violación del artículo 190 de la Decisión 486, cuando, como ya se indicó, en ningún momento se están cuestionando los derechos que sobre el nombre comercial tiene la demandante. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la parte demandante como demandada reiteraron los

argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma; y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio. Por su parte, el Agente del Ministerio Público, en su vista de fondo, se muestra partidario de que se denieguen las súplicas de la demanda. Señaló que la actora aportó pruebas dentro del proceso para demostrar el uso de la marca “E ELECTRA” (mixta), en Colombia, para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación la misma, promovida por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con las que solo se probó el uso parcial de algunos servicios que ampara la marca. De ahí que se haya cancelado parcialmente, lo cual, a su juicio, resultaba procedente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca E ELECTRA (mixta), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se

convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.1. En el presente caso, considerando que la demandada (sic) cuestionó la cancelación parcial efectuada sobre el registro de su marca 3 Proceso 235-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co E ELECTRA (mixta), resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 2.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional

competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El tercer p