CE-11001-03-24-000-2010-00555-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BASTION y la marca nominativa GASTION / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - De la marca GASTION respecto de algunos productos de la clase 5 quedando registrada únicamente para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo BASTION para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con la nominativa GASTION previamente registrada en la misma clase Por una parte, la marca nominativa concedida BASTION identifica “[…] productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas; pesticidas […]”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por la otra, la marca registrada GASTION, identifica “[…] productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas […]”, productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza; por lo que es claro que identifican los mismos productos. Atendiendo lo anterior, la Sala considera que las dos marcas van a compartir los mismos canales de distribución y comercialización, como supermercados, tiendas, veterinarias, aunado al hecho que, en los almacenes de grandes superficies, se encontrarán en el mismo stand o pasillo. Asimismo, compartirán los mismos medios de publicidad. En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida y al existir entre los

signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa BASTION para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Conclusión La Sala considera que existe semejanza entre las marcas confrontadas y conexidad competitiva entre los productos que identifica cada una de ellas; motivo por el cual, existe riesgo de confusión entre las marcas nominativas BASTION y GASTION y, en ese sentido, al no cumplirse con el requisito de distintividad extrínseca, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BASTION y la marca nominativa GASTION / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - De la marca GASTION respecto de algunos productos de la clase 5 quedando registrada únicamente para distinguir productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es GASTION al no tener significado / IDENTIDAD O SEMEJANZA MARCARIA – Existen similitudes ortográficas, visuales y

fonéticas entre el signo nominativo BASTION y la marca nominativa GASTION [L]a Sala deberá analizar en el presente caso si la marca nominativa BASTION, que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, concedida mediante los actos administrativos acusados, se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] El análisis de confundibilidad entre la marca concedida BASTION y la marca registrada GASTION, es el siguiente: Comparación Ortográfica. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. La Sala considera que las marcas confrontadas tienen la misma longitud o extensión, al estar compuestas por el mismo número de letras y sílabas, […] La marca concedida (BASTION) está conformada por una (1) palabra, dos (2) silabas y siete (7) letras, esto es, tres (3) vocales y cuatro (4) consonantes, y la marca registrada (GASTION) tiene la misma conformación. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan iguales en cuanto a la composición, esto es, el número de sílabas y letras, las

mismas vocales ubicadas en la misma posición, están conformadas por cuatro (4) consonantes, respecto de las cuales coinciden en tres (3) de ellas. La anterior similitud no se desaparece con el cambio de la primera consonante en el prefijo, esto es, la letra B por la G, por cuanto a ambas palabas las sucede la vocal A y comparten la sílaba tónica TION y el sufijo ION en la misma posición; motivo por el cual, la Sala considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Así las cosas, las marcas guardan semejanzas sustanciales debido a que al pronunciarlas, se observa que se escuchan de forma similar. […] Además, la coincidencia vocálica y consonántica genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “G” por la “B” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad la marca concedida. En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al cambiar la primera consonante del prefijo, no hace que el impacto visual y fonético sea distinto,

teniendo en cuenta que comparten la sílaba tónica TION en la misma posición, que al ser pronunciadas no son diferenciables, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica. La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En el caso sub examine, la palabra BASTION de la marca concedida tiene significado en el idioma castellano, esto es, “Baluarte. Cada uno de los apoyos de piedra, adobe o ladrillo que sostienen la techumbre de ciertas construcciones, como graneros, hornos, enramadas, etc.” y la palabra GASTION de la marca registrada, no tiene en el idioma castellano un significado específico. […] En este orden de ideas, la Sala considera que: i) las marcas resultan arbitrarias cuando no tienen significado alguno o cuando teniéndolo no se relaciona con los productos o servicios que pretende identificar; ii) la marca concedida tiene un significado; sin embargo, al no tener relación con los productos de la Clase 5 que identifica, se puede considerar como una marca arbitraria y, en ese sentido, una marca de fantasía; iii) la marca previamente registrada no tiene significado alguno por lo que es una marca de fantasía; y iv) al ser marcas de fantasía para los productos que pretenden identificar, las marcas en cuestión no resultan comparables en este aspecto. En este sentido, la Sala considera que entre la marca concedida y la marca registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas, además de identificar productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En suma,

una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye que la marca concedida es semejante a la marca registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que la marca concedida no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad y restablecimiento del derecho a nulidad relativa [C]onsiderando que: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está prevista para la nulidad de actos administrativos de carácter particular y el restablecimiento de un derecho; ii) la acción de nulidad relativa está prevista, como un tipo de acción especial del derecho comunitario andino, para la nulidad de un registro marcario que se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe; iii) los actos administrativos acusados concedieron el registro de la marca nominativa BASTION; iv) los cargos de nulidad se sustentan en que existe riesgo de confusión y de

asociación entre la marca concedida y la marca nominativa GASTION, respecto de la cual es titular la parte demandante; es decir, que el registro marcario se concedió con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; v) la acción procedente en el asunto de la referencia es la acción de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; vi) la acción de nulidad relativa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitan por el mismo procedimiento; vii) el debate, en la demanda y las contestaciones de la misma, giró en relación con la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, en una causal de nulidad relativa; y viii) revisado el expediente, la Sala observa que, en el caso sub examine, se configuran los elementos de la esencia de la acción de nulidad relativa, en la medida en que se pretende la cancelación de un registro marcario invocando la violación del artículo 136 de la Decisión 486. Asimismo, considerando que: i) es obligación constitucional proferir sentencia que resuelva los asuntos propuestos en la demanda; ii) el juez debe hacer uso de los poderes y facultades previstas en la ley procesal con el fin de evitar decisiones inhibitorias; iii) en el caso sub examine, procede la adecuación del trámite de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486, comoquiera que se configuran los elementos de la esencia de este tipo de acción especial establecido en la normativa comunitaria andina; iv)

durante el trámite procesal se garantizó el derecho de defensa y contradicción de las partes e intervinientes; v) es obligación del juez adoptar las medidas autorizadas por la ley para sanear los vicios de procedimientos; vi) el juez tiene el deber interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto, interpretación que debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia; y vii) al adecuarse el trámite a la acción de nulidad relativa se respeta el principio de congruencia, comoquiera que se resolverá lo pretendido por la parte demandante. La Sala adecuará la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa. ACCIONES PROCEDENTES CONTRA LAS DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Marco normativo y desarrollo jurisprudencial FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00555-00

Actor: CASA BERNARDO LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Marca nominativa BASTION. Comparación entre marcas nominativas.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Casa Bernardo Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8981 de 18 de febrero de 2010, 19018 de 14 de abril de 2010 y 33323 de 29 de junio de 2010. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Casa Bernardo Ltda., en adelante la parte demandante, actuando por intermedio de apoderado1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8981 de 18 de febrero de 20104, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 19018 de 14 de abril de 2010, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 1 Cfr. Folios 46 a 48 2 Cfr. Folios 2 a 24

3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTICULO 85. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. 4 Esta resolución concedió el registro de la marca nominativa “BASTION”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33323 de 29 de junio de 2010, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa BASTION que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Nieto & Chalela Abogados S.A.S., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones5:

“[…]

1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 8981 de 18 de Febrero de 2010, por la cual la Directora de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición de la Sociedad CASA BERNARDO LTDA. y que concedió el registro de la marca “BASTION” Clase 5 (Expediente No. 09-077.143) a la sociedad NIETO & CHALELA ABOGADOS para distinguir: “PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PESTICIDAS” productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 19018 de 14 de Abril de 2010, por la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 8981 de 18 de Febrero de 2010, conformándola en todas sus partes.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 33323 de 29 de Junio de 2010, por la el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 8981 de 18 de Febrero de 2010, conformándola en todas sus partes.

4. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negar el

registro de la marca “BASTION” (Nominativa) clase 5 (Expediente No. 09077.143) a la sociedad NIETO & CHALELA ABOGADOS de Bogotá D.C.

(Colombia) y como consecuencia de ello cancelar el certificado de Registro No. 405.160 referente a la marca citada. 5 Cfr. Folio 19 y 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso

Administrativo.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Nieto & Chalela Abogados S.A.S., el 24 de julio de 2009, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo nominativo BASTION para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La parte demandada, el 30 de septiembre de 2009, publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 608, presentándose oposición por parte de Casa Bernardo Ltda. con fundamento en su marca nominativa GASTION que identifica productos de la Clases 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010, declaró

infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca BASTION para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Casa Bernardo Ltda., el 19 de marzo de 2010, interpuso ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 19018 de 14 de abril de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010. 6 Cfr. Folios 3 y 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 33323 de 29 de junio de 2010, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8981 de 18 de febrero de 2010. Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración de los artículos 1347, 135 literales a) y b)8 y 136 literal a)9 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de violación

6. La parte demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: Primer cargo: “Violación del artículo 134 de la Decisión 486, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 135 literales a) y b) de la misma Decisión”

7. Manifestó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio violó el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 135 literales a) y b) de la citada Decisión […] por el hecho de que existe una directa relación entre los productos a que se refieren las marcas en conflicto, no solo porque tienen algunos productos en común, sino también porque la marca “BASTIÓN” clase 5 que ampara debido a su otorgamiento “productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, pesticidas”, causa riesgo de confusión con la marca “GASTIÓN” clase 5 que también ampara “productos farmacéuticos” [...]”10.

Segundo cargo: “Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486” 7 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de

colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.[…]” 8 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad […]” 9 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 10 Cfr. Folio 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. Adujo que “[…] Si bien las marcas no son idénticas, lo anterior no significa que no sean confundibles, ya que si se observan las marcas “BASTION” y “GASTION” desde el punto de vista gráfico la marca “BASTION” tiene en su composición y en el mismo orden seis (6) letras de las siete (7) letras que conforman la marca “GASTON”, lo que hace a las marcas citadas confundibles desde el punto de vista del público consumidor o que se presente riesgo de confusión si las marcas enunciadas llegan a coexistir en el mercado de productos de la clase 5 internacional

[…]”11.

9. Finalmente, sostuvo que “[…] el tema de la confundibilidad de las marcas enunciadas con mayor rigor y consiste en el hecho de que si el público consumidor se confunde y toma la marca “BASTIÓN” como producto farmacéutico por creer que está consumiendo la marca “GASTIÓN” la que si ampara dentro de sus productos “los farmacéuticos”, lo anterior puede traer graves consecuencias para la salud e inclusive costarle la vida […]”12.

Contestaciones de la demanda Parte demandada

10. La parte demandada, actuando por intermedio de apoderada13, contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: Legalidad de los actos administrativos acusados 10.1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho por lo que no violan las normas de la Decisión 486, en razón a que “[…] el signo solicitado BASTION (NOMINATIVA) y la marca opositora GASTION

(NOMINATIVA), no presentan semejanzas susceptibles de generar confusión y no conllevan a error al consumidor, teniendo en cuenta que dentro del ordenamiento gramatical, si bien es cierto, cada uno de los conjuntos contienen tres silabas y coinciden en la terminación TION, también es cierto, que sus iniciales BAS/GAS son distintiva, que al percibir su aspecto fonético en cada uno de los conjuntos 11 Cfr. Folio 14 12 Cfr. Folio 18 13 Cfr. Folio 76 14 Cfr. Folios 80 a 87 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co enfrentados, permite que el signo solicitado BASTION (NOMINATIVA) presente una pronunciación distinta de un “fonema consonántico labial y sonoro”, iniciado con la letra B, mientras, que el signo opositor presenta un “fonema consonántico velar y sonoro” cuya iniciación se inicia con la letra G, permitiendo una retentiva en el consumidor haciéndolo más distintivo […]”15. 10.2. Agregó que “[…] el signo solicitado BASTION (NOMINATIVA), significa “Cada uno de los apoyos de piedra, adobe o ladrillo que sostiene la techumbre de ciertas construcciones, como graneros, hornos, enramadas, etc.”, mientras, el signo previamente registrado u opositor GASTION (NOMINATIVA), es evocativo de la expresión gástrico o referente al estómago por contener la silaba GAS, la cual es utilizada para distinguir productos de la clase 5 Internacional Niza como es el caso de ,arcas previamente registradas como GASOR, GASEX, GASIFLORA entre otros […]”16. Excepción previa 10.3. La parte demandada propuso la excepción previa denominada “[…] Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta […]”17, que fundamentó en los siguientes argumentos. “[…] De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, sobre caducidad de las acciones, “La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contado a partir del día siguiente a la

publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso”. Teniendo en cuenta que la Resolución No. 8981 del 18 de febrero de 2010, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que nos ocupa fue presentado (sic) ante la Honorable Corporación después del término legal de los cuatro (4) meses que establece el artículo 136 arriba citado, es decir 1 de diciembre de 2010 […]”18. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

11. El tercero con interés en las resultas del proceso, actuando por intermedio de apoderada, contestó la demanda, argumentando lo siguiente: 15 Cfr. Folio 85 16 Cfr. Folios 85 y 86 17 Cfr. Folio 86

18 Cfr. Ibidem Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Legalidad de los actos administrativos proferidos por la Directora de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial 11.1. Adujo que “[…] no existe ninguna prueba que permita dudar la legalidad de los actos administrativos demandados. El trámite para su expedición, así como las motivaciones y decisiones en ellos contenidas se ajustan a derecho y cumplen todos los requisitos legales […]”19. 11.2.Advirtió que “[…] las decisiones tomadas por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio no hayan satisfecho al demandante no implican que estas hayan violado la ley […]”20. Improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

11.3.Indicó que “[…] el demandante, ni en su demanda, ni en las pruebas aportadas o solicitadas, ha presentado prueba que demuestre que esta acción es procedente para este caso. Por el contrario, el escrito presentado por él, y la manera que se ha concentrado en debatir los argumentos expuestos por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, hacen presumir que el demandante considera válidas y legales las Resoluciones y sólo se encuentra en desacuerdo con las motivaciones contenida en las Resoluciones demandadas […]”21. Interpretación Prejudicial

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 2 de diciembre de 201522, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

13. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 el 5 de septiembre de 201623, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: 19 Cfr. Folio 69 20 Cfr. Folio 70 21 Cfr. Folio 68 22 Cfr. Folios 95 y 96 23 Cfr. Folios 105 a 115

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 de los literales a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada No procede la interpretación del Artículo 134 y del literal a) del Artículo

135 de la norma citada, toda vez que no es materia de controversia aquello que puede constituir una marca. Tampoco procede interpretación del Literal b) del Artículo 135, toda vez que no se cuestiona el carácter distintivo del signo BASTION en relación con los productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136, teniendo en cuenta que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión […]”24 (Destacado de la Sala).

14. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

15. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto proferido el 29 de agosto de 201725, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

16. Durante el término legal, la parte demandante y la parte demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y