CE-11001-03-24-000-2011-00061-00-2020

1 PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ALFAMAX y las marcas nominativa y mixta FAMAX previamente registradas / MARCA FARMACÉUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ALFAMAX en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud las marcas nominativa y mixta FAMAX previamente registradas en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, pues “ALFAMAX” está compuesta por tres sílabas (AL-FA-MAX), cuatro consonantes (L-F-M-X) y tres vocales (A-A-A), mientras que “FAMAX” se conforma por dos sílabas (FA-MAX), tres consonantes (F-M-X) y dos vocales (A-A). Además, la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo a su inicio, como lo es la partícula “AL”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que el vocablo “AL” al estar al inicio, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sea distinta, por cuanto al

acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “ALFAMAX” es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ALFAMAX y las marcas nominativa y mixta FAMAX

previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MAX en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza / LEXEMA - Lo es MAX EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo MAX no se excluyen del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada, figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la concesión de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 5ª que contienen la expresión “MAX”, […] Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Además, es un lexema, en tanto que es el elemento que no cambia dentro de las denominaciones antes citadas. Al ser Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. […] Por lo tanto, la actora, como titular de unos signos con un elemento de uso común, esto es “MAX”, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya

que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general. Sobre el particular, la Sala observa que si bien es cierto que, en principio, la expresión de uso común “MAX”, que forma parte de los signos cotejados, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con los signos previamente registrados “FAMAX” al excluir dicha partícula de uso común se reducen de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 136 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00061-00

Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia. Acción de nulidad relativa

TESIS: ENTRE LA MARCA “ALFAMAX” Y LAS MARCAS OPOSITORAS

“FAMAX” NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, CONCEPTUAL, NI

FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE PREFIJOS DISTINTOS,

QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 30275 de 16 de junio de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", 37791 de 26 de julio de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 48747 de 15 de septiembre de 2010, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 18 de noviembre de 2009, la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA

solicitó el registro como marca del signo mixto "ALFAMAX" (mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 1 Mediante proveído de 15 de marzo de 2011, al admitirse la demanda, se interpretó como de nulidad relativa. Cfr. Folios 116 a 119 cuaderno principal. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486. 4 En adelante SIC 5 Esta marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[…] productos farmacéuticos y veterinario, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósito; material para empastar los dientes, y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañino; fungicidas, herbicidas [...]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativa y mixta, "FAMAX", registrada a su favor en la misma Clase. 3º: Agregó que mediante Resolución núm. 30275 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el

registro del signo mixto "ALFAMAX", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA. 4º: Señaló que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 37791 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 48747 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f), de la Decisión 486, por cuanto la marca "ALFAMAX" (Mixta) no es apta para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza fabricados y/o comercializados por la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA, dadas sus semejanzas ortográficas y fonéticas con sus marcas "FAMAX" (nominativa y mixta), además que distinguen los productos de la misma Clase Internacional, lo que puede conducir a error al público consumidor. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Agregó que, en efecto, las marcas son iguales y que la solicitante transformó los registros marcarios "FAMAX" (nominativo y mixto), agregándole las letras

iniciales “A” y “L”, al signo solicitado "ALFAMAX" (mixto), con lo cual se beneficia del prestigio que tienen sus productos, se confunde al consumidor y al farmaceuta de turno, lo que resulta altamente peligroso, toda vez que si los productos coexisten en el mercado, se puede causar un perjuicio letal a los consumidores, además de que pueden creer que los productos que ampara provienen del mismo origen empresarial o propietario y que, por lo anterior, la marca "ALFAMAX" (mixta) carece de distintividad e induce a confusión. Señaló que desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto son iguales, dado que la sociedad solicitante transcribió las letras que conformaban su marca y le agregó dos letras que no otorgan distintividad alguna, esto es: “F-A-M-A-X” y “A-LF-A-M-A-X”, lo que genera un alto riesgo de confundibilidad en el mercado. Sostuvo que desde el punto de vista fonético, dichas marcas son prácticamente las mismas dado que lo único que hizo la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA. fue suprimir un fonema para tratar de “ocultar” la copia de la misma. Advirtió que la marca "ALFAMAX" (mixta) puede causar sin lugar a dudas confusión y riesgo de asociación empresarial debido a que cualquier consumidor podría pensar que los productos identificados con dicha marca son una nueva línea de sus productos, lo cual no es cierto. Trajo a colación apartes de las interpretaciones prejudiciales núms. 22-IP-967, 03IP-98 de 11 de marzo de 1998 y 34-IP-98 de 3 de diciembre del mismo año,

rendidas por el Tribunal y lo señalado en las resoluciones núms. 4239 de 29 de 7 No se precisó fecha. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 febrero de 2000 (Expediente núm. 99 049071) y 07459 de 28 de marzo de 2006 (Expediente núm. 05 057251), expedidas por la SIC, así como la sentencia de 19 de octubre de 20008 proferida por la Sección Primera. Indicó que las marcas no pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores en razón a que la marca cuestionada carece de distintividad y es semejante a las de la actora. Adujo, además, que se vulneró el artículo 13 de la Constitución Política en cuanto la SIC no tuvo en cuenta que tenía registradas las marcas "FAMAX" (nominativa y mixta), y que ante la ley es igual a la sociedad solicitante, por lo que tiene derecho prioritario sobre la expresión. Afirmó que la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA no se ciñó a los postulados constitucionales de la buena fe, establecidos en el artículo 83 de la Constitución Política debido a que conocía de antemano la pre-existencia de la citada marca registrada por ella y que la SIC al conocer la oposición presentada, de igual forma, debía realizar un estudio con mayor detenimiento frente a la trayectoria de las marcas "FAMAX" (nominativa y mixta), toda vez que ha estado en el comercio varios años y se han desarrollado varios procesos de mercadeo en el

reconocimiento de la misma. Alegó que también se violó el artículo 3º, inciso 6º, del CCA, porque la SIC concedió una marca prácticamente igual a las de la actora, que va a inducir a error a los consumidores y va a perjudicar no solo al público en general sino también a ella. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2000, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 5319. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de mérito fáctico y jurídico. Sostuvo que pese a que el auto admisorio de la demanda indica que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se interpreta como de nulidad, no puede ignorarse que de las pretensiones se busca el restablecimiento de un derecho. Adujo que la demanda fue radicada después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución que dio fin al proceso administrativo quedó debidamente ejecutoriada el 7 de octubre de 2010 y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 17 de febrero de 2011, razón por la cual se encuentra caducada. Señaló que no se transgredió la Decisión 486. Que, por el contrario, a su juicio, los

actos administrativos acusados se ajustaron a la normativa vigente y al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa. Indicó que el análisis de las marcas objeto de estudio se realizó de manera sucesiva y en conjunto, por lo que concluyó que la similitud entre las mismas no era susceptible de generar confusión o inducir a error al público consumidor. Expresó que de los documentos y pruebas allegadas al proceso administrativo se pudo determinar que era procedente el registro de la marca solicitada al tener la distintividad necesaria y que la misma no obedecía a un signo descriptivo de los Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 cuales informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Afirmó que el registro del signo mixto, "ALMAFAX", fue otorgado obedeciendo la normatividad prevista en la Decisión 486 y teniendo en cuenta la rigurosidad del examen aplicado a los productos farmacéuticos, clasificados en la Clase 5ª Internacional de Niza, debido a que tiene una estrecha relación con la salud, vida e integridad de los consumidores. Adujo que no es de recibido la supuesta vulneración de los artículos 13 y 83 de la Constitución Política y del artículo 3º del CCA, alegada por la actora, toda vez que dentro del proceso ordinario se siguieron todas las oportunidades procesales para que ella defendiera sus intereses y, asimismo, le tuvo en cuenta el escrito de

oposición y los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos de conformidad con la normatividad pertinente y el debido proceso. II.-2. La sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 En esta etapa procesal, la SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; y la actora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó10: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales a) y b) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede la interpretación del Artículo 136 literales a) y f) de la referida Decisión, por ser pertinente. No se interpretarán los Artículos 135 Literales a) y b), y demás Literales del 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por

no ser materia de conflicto aquello que puede o no constituir una marca, la protección del nombre comercial, lema comercial, identidad y prestigio de persona jurídica, afectación a los nombres de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales y marcas notorias. De oficio se interpretará el Artículo 135 Literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de analizar la conformación de marcas con denominación de uso común. […]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ALFAMAX

(mixto) y las marcas FAMAX (denominativa - mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 612-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. irregistrabilidad de signos por infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie consentimiento. 2.1. Como en el presente proceso, el consultante ha requerido interpretación prejudicial respecto de la prohibición contenida en el Literal f) del Artículo 136 de la Decisión 486 y, asimismo el demandante ha alegado la violación de esta norma, este Tribunal hará el análisis de este

tema. 2.2. El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Artículo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consisten en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (…)”. 2.3. Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados. […] 2.6. Para que medie el consentimiento señalado como salvedad en esta disposición, este se puede ver reflejado en las distintas formas jurídicas permitidas para la explotación de un derecho de propiedad intelectual, es decir puede haber, entre otros y sin limitar, un contrato de licencia o una autorización expresa, siempre que en estos instrumentos sea clara la voluntad libre y no existan vicios en el consentimiento para el registro de la marca que incorpore un derecho de propiedad industrial. 2.7. En virtud de lo señalado, se deberá analizar si en el caso en concreto se ha identificado la existencia previa de un elemento u objeto protegido por un derecho de propiedad industrial y si al momento de la solicitud de registro de la marca, existió o no consentimiento del titular del derecho.

3. Comparación entre signos mixtos

3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo ALFAMAX (mixto) y la marca FAMAX (mixta), es necesario que se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 3.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii)Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los

primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más inyecta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los sinos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se

ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 3.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 3.6. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.7. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 y sus hábitos culturales