CE-11001-03-24-000-2011-00085-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SPLENDID y la marca nominativa SPLENDA que ampara productos de la clase 5 / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo SPLENDID para distinguir productos comprendidos en la clase 5 por tener similitud y conexión competitiva con la marca nominativa SPLENDA previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDID” y “SPLENDA”, la Sala advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es “ID”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “A” de la marca “SPLENDA”, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND”. […]En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”, que significa “[…] magnífico, dotado de singular excelencia […]”, conforme consta en la página web http://www.rae.es. Sobre el particular, cabe

advertir que respecto a la similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse. En efecto, en sentencia de 1o. de junio de 2020, que ahora se prohíja, se denegó la nulidad de los actos acusados, proceso en el que coinciden las mismas partes y el cargo alegado, esto es, el relativo a la similitud entre las referidas marcas. […] De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado “SPLENDID” y la marca “SPLENDA”, existe riesgo de confusión directa. […] Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, la marca cuestionada “SPLENDID” (nominativa) fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] endulcorante o endulzante bajo en calorías [...]”. Por su parte, la marca “SPLENDA” (nominativa), distingue los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] un endulzante bajo en calorías […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas identifican

los mismos productos y estos pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores iguales, dado que los productos de ambos signos tienen como destinatarios, específicamente, a personas que comen o toman bebidas con azúcar de bajas calorías o edulcorantes; tienen la misma finalidad, en cuanto buscan controlar el peso y enfermedades diabéticas, ya que tienen azúcar de bajo valor calórico. Pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. Son sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos son iguales, como se dijo anteriormente, por cuanto tanto el signo cuestionado “SPLENDID” como la marca “SPLENDA” identifican endulzantes bajos en calorías. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas

similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. CONTENIDO DE LA DEMANDA – Hechos / HECHOS DE LA DEMANDA – No hay ninguna exigencia en como deben ser presentados / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS FORMALES – No probada porque los hechos son claros [E]n relación con la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de hechos”, propuesta por la sociedad McNEIL PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda y no los presentó como lo exige la ley, la Sala considera, en primer lugar, que tal situación correspondería a la “Ineptitud de la demanda por falta de cualquiera de los requisitos formales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 97, numeral 7, del CPC. En segundo lugar, es menester precisar que el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, que se refiere al contenido de la demanda, establece en su numeral 3, lo siguiente: “[…] Artículo 137.- Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: […]

3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción; […]”. Sin

embargo, dicha disposición en manera alguna señala que los hechos de la demanda deberán ser enunciados de determinada manera, conforme lo alegó el tercero interesado en las resultas del proceso. En tercer lugar, la Sala estima que si bien es cierto que la citada norma no exige una forma para enunciar los hechos, también lo es que los hechos expuestos en la demanda resultan claros, debidamente determinados, clasificados y numerados, como se observa en el acápite “III. Hechos” de la demanda, en el cual se determinaron, clasificaron y numeraron los mismos del 1 al 10. En efecto, se advierte que los hechos determinados en la demanda muestran con claridad que su propósito es lograr que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21846 de 30 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro", 07634 de 15 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y 50656 de 24 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la entidad en mención, mediante las cuales se denegó el registro de la marca “SPLENDID” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Por consiguiente, no tiene vocación de prosperidad dicha excepción.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 137 NUMERAL 3 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00085-00

Actor: COLOMBINA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SPLENDID” (NOMINATIVA) Y LA

MARCA “SPLENDA” (NOMINATIVA), QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA

CLASE 5ª DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA, EXISTEN

SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 21846 de 30 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro", 07634 de 15 de febrero de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 50656 de

24 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “SPLENDID” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, se ordene la inscripción del registro de dicha marca a nombre de la actora en la base de datos de la SIC y la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la 1 En adelante SIC. Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de agosto de 2008 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2, para distinguir “[…] endulcorante o endulzante bajo en calorías […]”. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sociedad McNeil PPC, INC presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto grado de confundibilidad con la expresión “SPLENDA” (nominativa), previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. Así mismo, por cuanto dicha sociedad consiguió que se cancelara parcialmente, por no uso, la marca “SPLENDID”, en el sentido de excluir de su cobertura “[…] azúcar y cualquier otro tipo de endulzante […]”.

3°: Anotó que mediante Resolución núm. 21846 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos3 de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo nominativo “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Agregó que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 07634 de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC y, el segundo, mediante Resolución núm. 50656 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134, 136, literal a), 154, y 155, literal d) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4. Señaló que los actos acusados violan el derecho que tiene como titular de las marcas “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, previsto en el artículo 154 ibidem. Alegó que la marca “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es registrable como marca, porque tiene derechos marcarios amparados

en Colombia sobre su marca “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; que la misma presenta conexidad competitiva con aquellos productos presentados bajo la cobertura de la citada Clase 5ª, “edulcolarante o endulzante bajo en calorías”; y que su marca “SPLENDID” tiene una larga trayectoria y presencia en el mercado colombiano y, por lo tanto, goza de suficiente reconocimiento y distintividad. Adujo que cuenta con derechos marcarios sobre dicho signo desde el año 1993, en las Clases 29, 30 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza y en Perú en la Clase 30. Indicó que la Administración desconoció de plano el mejor derecho que tiene sobre su marca “SPLENDID”. Expresó que la solicitud de registro del signo “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los productos “edulcorante o endulzante bajo en calorías”, fue solicitado en atención al derecho prioritario que ostenta y, además, por la complementariedad, finalidad, mismos canales de comercialización y, por ende, conexión competitiva que existe con la cobertura de las marcas “SPLENDID”, que ya se encuentran registradas, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería y confitería, bizcochos, entre otros”. Anotó que tiene derecho a ampliar el marco de sus negocios, debido a que la misma Administración ha manifestado que se debe mantener a salvo el derecho del empresario a que su capacidad de producción permanezca incólume, para

4 En adelante Decisión 486. aquellos productos o servicios que si bien no son usados en la actualidad, mantienen la expectativa de ser usados con posterioridad; y que el objeto social de COLOMBINA S.A. establece que “[…] La sociedad tendrá como objeto principal la fabricación y comercialización de toda clase de productos alimenticios, para consumo humano y animal, frescos, procesados y enlatados, de cualquier especie, derivados del azúcar, cacao, café, harina de trigo […]”. Agregó que la SIC al conceder el registro del signo “SPLENDA” en diferentes Clases, ha actuado contrariando la normatividad y principios de propiedad industrial, por cuanto es evidente que existe confundibilidad marcaria y conexidad competitiva con los productos que ampara la marca “SPLENDID”, registrada con anterioridad. Que al ser improcedente la concesión del registro del signo “SPLENDA”, se debe ordenar la inscripción del registro de la marca “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Inetancional de Niza. Advirtió que la marca “SPLENDA” fue solicitada anteriormente para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar solamente “[…] endulzadores de bajas calorías derivadas del azúcar o sustitutos del azúcar […]”5, y fue objeto de traspaso en favor de la sociedad McNEIL PPC INC., contra la cual presentó oposición; que la Administración denegó el registro solicitado, al considerar que la impresión en conjunto despertada por las marcas en confrontación, SPLENDA y SPLENDID, “[…] examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los mismos, sí

arrojan confusión, pues es claro que sí existe similitud entre los signos en comparación, encontrándose así que de coexistir en el mercado conllevarían a confusión y dificultad de identificación por parte del consumidor […]”. Manifestó que se debe tener en cuenta que en el mes de julio de 2009, mediante la empresa YANHAAS, la actora adelantó un estudio de mercado entre el público consumidor, titulado “ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID”, con el objeto de determinar el nivel de asociación entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, el cual arrojó que el 81% de los encuentados señalaron que la marca “SPLENDID” sí podría vender endulzantes/azúcares dietéticos o bajos en calorías. 5 Expediente núm. 92-321.350 Mencionó que la complementariedad existente entre los productos de las marcas cotejadas es fácilmente identificada y reforzada más aún, si se tiene en cuenta la publicidad tomada de la página web www.splendaenespañol.com, en la que se muestra como se pueden preparar recetas de “ponqués, panes y galletas” con productos endulzantes bajos en calorías, como es el caso de “SPLENDA”. Afirmó que la anterior información se complementa con los comerciales televisos de “SPLENDA”, en los cuales se hace clara referencia al uso de este “endulzante” (sic) para la preparación, finalización y complementariedad de productos de confitería, pastelería y galletería. Trajo a colación el antecedente peruano, caso núm. 320655-2007, mediante el

cual McNEIL PPC INC. solicitó a registro la marca “SPLENDA” (mixta), en la Clase 30 Internacional en Perú, la cual fue denegada por el Tribunal de dicho Estado, por los aspectos fonéticos y a causa de la conexidad competitiva. Asimismo, trajo a colación las resoluciones núms. 5241 de 29 de enero de 2010 (Expediente núm. 09-06.2319), 16624 de 31 de marzo de 2009 (Expediente núm. 08-081.931), 63678 de 11 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 04-042.274), 28583 de 30 de diciembre de 1996 (Expediente núm. 92-239185), expedidas por la SIC, mediante las cuales la mencionada entidad declaró la confundibilidad entre las citadas marcas cotejadas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que que la marca “SPLENDID” (nominativa) carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto frente a la marca previamente registrada, “SPLENDA” (nominativa), resulta indudable que presentan similitudes capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial. Indicó que entre las marcas cotejadas existen similitudes, en el aspecto

ortográfico, fonético e ideológico, que llevarían al público consumidor a error, respecto del origen empresarial de los productos y a pensar que se trata de la misma marca registrada con anterioridad. Asimismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, la demanda fue radicada después de transcurrido el término legal de los cuatro (4) meses, de que trata el artículo 136, numeral 2, del CCA, teniendo en cuenta que la Resolución que dio fin al proceso administrativo quedó debidamente ejecutoriada el 27 de octubre de 2011 y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 1o. de marzo de 2011, razón por la cual se encuentra caducada.

II. 2. La sociedad McNEIL PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal.

Señaló que, conforme a lo dispuesto en la Decisión 486, se cancelaron parcialmente los certificados de registro núms. 128090 y 192280, de la marca “SPLENDID”, de los cuales se excluyó el azúcar; y que, posteriormente, la sociedad McNEIL PPC INC. solicitó el registro como marca del signo “SPLENDA” (nominativa), para distinguir “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o subtitutos de azúcar […]”, en las Clases 5ª y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que la marca “SPLENDA” fue concedida para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por medio de la Resolución núm. 21854 de 30 de abril de 2009, concesión confirmada mediante las

resoluciones núms. 7632 de 15 de febrero de 2010 y 50621 de 24 de septiembre de 2010, expedidas en fechas posteriores a la cancelación parcial de la marca

“SPLENDID”.

Expresó que el caso de la marca “SPLENDA”, decidido en Perú, no es relevante para el caso colombiano, debido a que la SIC parte de un estudio individual, conforme al principio de autonomía e independencia de las oficinas de registro marcario. Adujo que la marca “SPLENDID” es irregistrable en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “edulcorante o endulzante bajo en calorías”, dado que la sociedad McNEIL PPC INC. goza de un derecho prioritario y preferente, como resultado de la cancelación parcial que obtuvo de los certificados de registro núms. núms. 128090 y 192280 y de que la solicitud de su marca “SPLENDA”, en la Clase 5ª de la citada Clasificación, fue solicitada dos años antes de la solicitud de registro de la marca cuestionada. Alegó que no es cierto, como la afirma la actora, que “las nuevas solicitudes de registro para la marca SPLENDID corresponden al derecho que tiene COLOMBINA S.A. como empresa de amplicar el marco de sus negocios”, porque la sociedad McNEIL PPC INC. obtuvo la cancelación parcial de los certificados de registro núms. núms. 128090 y 192280, los cuales gozan de presunción de legalidad y excluyeron específicamente el producto “azúcar”. Adujo que COLOMBINA S.A. no tiene derechos válidos sobre azúcar, productos para endulzar y similares, en cuanto esos productos no se encuentran dentro de

los que fueron registrados o porque fueron excluidos del respectivo registro marcario por falta de uso, en providencias expedidas por la SIC, como Oficina Nacional Competente. Anotó que los edulcorantes o endulzantes bajo en calorías, frente a las galletas, dulces, preparaciones hechas de cereales, la pasterlería, la confitería y los bizcochos son productos que no tienen relación de conexidad o similitud alguna, pues no se puede pretender que un consumidor endulce sus bebidas con una galleta o una chupeta sabor a fresa; y que tienen finalidades y canales de comercialización disímiles. Indicó que los productos identificados con las marcas de la actora (el signo cuestionado y las que ya tiene registradas) no guardan complementariedad, porque unos no necesitan de los otros, “[…] ni se ve que haya motivos para que un consumidor al observar la presentación de un edulcorante de bajas calorías y sustituto de azúcar crea que se trata de un chupete, un bizcocho o una galleta […]”. Sostuvo que la actora no puede pretender incursionar en el mercado con la expresión “SPLENDID”, ni pretender que mantiene el derecho a alegar conexidad competitiva, basada en productos sobre los cuales renunció expresamente al desistir de las solicitudes o renunció tácitamente por falta de uso lícito legal y posible, o cuando le fue negado el registro de “SPLENDID” como marca para productos en los cuales había perdido o no tenía derechos, o porque le fueron cancelados los productos por falta de uso. Señaló, con respecto al estudio adelantado por la empresa YANHAAS, titulado

“ASOCIACIÓN MARCA SPLENDA & SPLENDID”, que no se puede predicar objetividad del mismo, por cuanto para conseguir imparcialidad en una encuesta es recomendable hacer preguntas relevantes, concretas y breves, evitar palabras o frases sesgadas, obviar preguntas capciosas que contengan más de una idea, lo que no ocurrió con el cuestionario presentado por dicha empresa. Expresó que los resultados del estudio presentado no demuestran los supuestos de similitud que exige el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, para concluir que las marcas objeto de conflicto presentan similitud. Lo único relevante que arrojó el mismo es que la marca “SPLENDA” es la más conocida en el mercado colombiano en el segmento de los endulzantes bajos en calorías. Adujo que las recetas para hacer en casa, que aparecen en la página web de la marca “SPLENDA”, no indican la supuesta conexidad alegada por la actora, porque dicha marca no produce ni comercializa productos similares o idénticos a los amparados con la marca “SPLENDID”. Explicó que el consumidor puede hacer el correspondiente raciocinio mental y concluir que el producto “SPLENDA” puede endulzar toda clase de productos, como el café, té, salsas, entre otras, pero que no es posible endulzar un tinto con una galleta, o que va a utilizar el citado producto para endulzar unas galletas ni va a llegar a la conclusión que ese producto final es “SPLENDID” o que fue endulzado con el mismo. Agregó que la marca “SPLENDA” es notoria, debido a que está registrada y es usada en diferentes Estados del mundo; y que en el portal notoriamente conocido

aol.com, se encuentran aproximadamente 5.670.000 resultados que hacen referencia a dicha marca y a nivel mundial existen numerosas páginas web sobre esa marca. Por último, propuso la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de hechos, por cuanto la actora no separó de modo claro y preciso los hechos fundamento de la demanda; no los presentó como lo exige la ley, esto es, debidamente determinados, clasificados y numerados; y los confundió con los fundamentos de derecho e hizo una mezcla de estos con consideraciones de derecho, que formuló de manera general y abstracta. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que la marca “SPLENDID”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es registrable como marca, porque tiene derechos marcarios amparados en Colombia sobre su marca “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Reiteró, además, que los productos “edulcorante o endulzante bajo en calorías”, de la Clase 5ª de la citada Clasificación, que pretende amparar la marca cuestionada, tienen conexidad competitiva con aquellos productos identificados por esa marca, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, los productos preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas,

pastelería, confitería y galletería, de la cual ya es titular. IV.2La SIC, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que las marcas cotejadas tienen similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas, lo cual generaría riesgo de confusión en el mercado. Adicionalmente, adujo que presentan conexidad competitiva, ya que los signos enfrentados identifican los mismos productos, tienen los mismos canales de comercialización y se promueven mediante iguales medios de publicidad. IV.3La sociedad McNEIL PPC INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en denegar las pretensiones de la demanda, porque la marca “SPLENDID” fue cancelada por no uso, para distinguir azúcar, razón por la cual la actora no tiene un derecho sobre esta marca para identificar esos productos. IV.4En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,

tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 6 Proceso 431-IP-2019. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos

en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, llamados expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que pueden o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdivide en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas características o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. En consecuencia, al realizar la comparaci