CE-11001-03-24-000-2011-00150-00-2011

ACCION DE NULIDAD CONTRA UN REGISTRO MARCARIO - Término de Caducidad / ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Procedencia / CONCESION DE REGISTRO MARCARIO - Acción de nulidad relativa / RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA - Se revoca auto que rechazó la demanda De acuerdo con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el término de caducidad de la acción de nulidad instaurada en contra de un registro marcario que se hubiere concedido en contravención de lo dispuesto por el artículo 136 de la misma norma, será de 5 años (…). Conforme se lee en el texto del acto administrativo acusado, a través del mismo SE CONCEDIÓ el registro marcario “GLOWWORNS”, en favor de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos amparados en la Clase 30 Internacional de Niza. Igualmente, en la demanda, numeral V. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN (folio. 242), se observa que las actoras alegan como violados los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así la cosas, como quiera que en este caso se está en presencia del ejercicio de una acción de nulidad y no de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la procedente sólo cuando se DENIEGA la concesión de un registro marcario, el término de caducidad no es el indicado en el auto suplicado, de ahí que la Sala deba revocarlo para disponer, en su lugar, que el Magistrado conductor del proceso provea sobre la admisión de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 - ARTICULO 172 - COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00150-01

Actor: TROLLI IBERICA S.A. Y MEDERER GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA Se decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por el apoderado de las actoras, contra el proveído de 14 de julio de 2011, proferido por la Sala Unitaria del señor Consejero doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, a través del cual rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra la Resolución núm. 58537 de 19 de noviembre de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “GLOWWORNS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 Internacional de Niza, a nombre de la empresa

PROCAPS S.A..

I.- FUNDAMENTOS DEL AUTO SUPLICADO.

Mediante auto de 14 de julio de 2011, el Consejero conductor del proceso rechazó la demanda interpuesta por las actoras, manifestando que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que subrrogó el artículo 136 del C.C.A., vigente al momento de la expedición del acto demandado, el plazo de 4 meses para el

ejercicio oportuno de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, empezó a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución atacada, es decir, el 30 de noviembre de 2009, y precluyó el 1° del mismo año, por lo que, en su criterio, fue presentada en forma extemporánea.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO.

Inconforme con la decisión anterior, el apoderado de las Sociedades actoras, interpuso recurso ordinario de súplica, manifestando que en el caso concreto se debe aplicar lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone que el término de caducidad de la acción es de 5 años. Por lo anterior, solicitó que se revoque la providencia recurrida y, en su lugar, se ordene la admisión de la demanda.

III.- CONSIDERACIONES: De conformidad con el artículo 183 del C.C.A, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente, que por su misma naturaleza serían apelables, de haberse dictado por el inferior. En consecuencia, en la medida en que el auto cuestionado rechazó la demanda, es susceptible del recurso de súplica.

Para resolver, se tiene que de acuerdo con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el término de caducidad de la acción de nulidad instaurada en contra de un registro marcario que se hubiere concedido en contravención de lo dispuesto por el artículo 136 de la misma norma, será de 5

años.

Dicha norma dispone: “CAPITULOVII De la Nulidad del Registro Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y

135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (negrillas y subrayas fuera de texto.) Conforme se lee en el texto del acto administrativo acusado, a través del mismo SE CONCEDIÓ el registro marcario “GLOWWORNS”, en favor de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos amparados en la Clase 30 Internacional de Niza. Igualmente, en la demanda, numeral V. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE

LA VIOLACIÓN (folio. 242), se observa que las actoras alegan como violados los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así la cosas, como quiera que en este caso se está en presencia del ejercicio de una acción de nulidad y no de nulidad y restablecimiento del derecho, que es la procedente sólo cuando se DENIEGA la concesión de un registro marcario, el término de caducidad no es el indicado en el auto suplicado, de ahí que la Sala deba revocarlo para disponer, en su lugar, que el Magistrado conductor del proceso provea sobre la admisión de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E: REVÓCASE el auto recurrido y, en su lugar, se dispone que el Magistrado conductor del proceso provea sobre la admisión de la demanda. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión celebrada el 22 de septiembre de 2011.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO