CE-11001-03-24-000-2011-00179-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTRO DE UNA MARCA – Requisitos / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / MARCAS COMPUESTAS POR LETRAS / REQUISITO DE DISTINTIVIDAD – Se cumple y resulta registrable / ACRONIMO / SIGNO PPC – No es descriptivo de los productos que identifica / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto PPC por ser distintivo y susceptible de representación gráfica para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza [L]a Sala observa que el signo PPC no es descriptivo respecto de los productos que identifica comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, está acompañado de una figura compuesta por una línea horizontal interceptada por dos líneas diagonales opuestas y una línea perpendicular, todas ellas con bordes redondeados, figura que no es usual para representar o definir cuáles son los productos ofrecidos, por cuanto no es inherente o propio de los productos de la clase que identifica. Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que la marca mixta PPC, es susceptible de representación gráfica al estar conformado en letras y un gráfico; en efecto, podrá ser perceptible a los sentidos del consumidor y ser seleccionado con facilidad por este. Asimismo, cumple con el requisito de la distintividad intrínseca, por cuanto tiene la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO –

Entre el signo mixto PPC y la marca mixta PCK previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es PC en la clase 9 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo no se excluye del análisis PC / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA – Lo son PCC y PCK / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto PPC para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con la marca PCK previamente registrada La Sala concluye, […], que la partícula PC es de uso común en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. No obstante lo anterior, esta Sección ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. En ese sentido, la Sala considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. Considerando lo expuesto, la Sala procederá a analizar si la marca mixta concedida PPC es igual o semejante a la marca mixta

previamente registrada PCK, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica. […] Comparación Ortográfica […] La Sala considera que las marcas en conflicto, aunque en principio resultan semejantes en su composición por el número de letras, la similitud desaparece por el cambio de la última consonante de la letra C por la K; lo que les aporta a las marcas suficiente distintividad para hacerlas diferentes una de la otra. […] Comparación Fonética […] La Sala considera que la coincidencia consonántica no genera similitud fonética entre las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, la distinta posición de las consonantes P y C y la terminación de cada signo hace que se escuchen de forma diferente. […] En suma, la Sala considera que las marcas enfrentadas al tener las consonantes P y C en diferente posición y cambiar la última consonante, hace que el impacto fonético sea distinto, por ello, no existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica […] La Sala, tomando en conjunto las marcas objeto de comparación, PCC y PCK, considera que son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. […] A juicio de la Sala las marcas enfrentadas, no existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica, motivo por el cual la marca mixta PCC no está incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / RIESGO DE CONFUSIÓN –

Noción / RIESGO DE CONFUSIÓN – Directo o indirecto / RIESGO DE ASOCIACIÓN – Noción / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Esta Sección, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”. En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. [L]a Sala procederá a determinar si la marca mixta PPC, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario.

DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO – Marco normativo

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE

IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado Sección Primera, de 11 de abril de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00179-00

Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O

ALKOSTO S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Temas: Comparación entre marcas mixtas SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Colombiana de Comercio S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5253 de 29 de enero de 2010, 20122 de 20 de abril de 2010 y 28627 de 31 de mayo de 2010.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Colombiana de Comercio S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la en ejercicio de la acción de nulidad 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 1 a 3. 2 Cfr. Folios 19 a 41. establecida en el artículo 843 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5253 de 29 de enero de 20107, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, y 20122 de 20 de abril de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 28627 de 31 de mayo de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta PPC que identifica productos de la Clase 9

de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es PPC, Editorial y Distribuidora S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso. Pretensiones 3 “[…] Artículo 85. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro […]”. 4 “[…] Por el cual se expide el Código Contencioso Administrativo […]”. 5 “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no

afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por Colombiana de Comercio S.A. y concede el registro de la marca mixta PPC, para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] 2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 5253 de 29 de Enero de 2010, mediante la cual, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., y que concedió el registro de la marca "PPC" (Mixta) Clase 9 (Expediente 09-042.886) a la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, S.A., para distinguir "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza;

aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.", productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 20122 de 20 de Abril de 2010, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 5253 de 29 de Enero de 2010, confirmándola en todas sus partes. 2.3. Que se declaré la Nulidad de la Resolución No. 28627 del 31 de Mayo de 2010, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. 5253 del 29 de Enero de 2010, confirmándola en todas sus partes. 2.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar FUNDADA la demanda de oposición presentada por 8 Cfr. Folios 20 a 22. la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., y por lo tanto cancelar el certificado de

registro No. 405.565 correspondiente a la marca "PPC" (Mixta) clase 9, que fue registrada a favor de la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA S.A., para distinguir: "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores." 2.5. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º. del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones9:

4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 28 de abril de 2009, el registro como marca del signo mixto PPC para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 9 Cfr. Folios 22 a 24. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de agosto de 2009, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 607, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca mixta PCK, que identifica productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto PPC para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 20122 de 20 de abril de 2010, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 28627 de 31 de mayo de 2010, resolvió el recurso de apelación,

en el sentido de confirmar la Resolución núm. 5253 de 29 de enero de 2010. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 13410, los literales a) y b) del artículo 13511, el literal a)12 del artículo 136 de la Decisión 486, y el artículo 6113 de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 6.1. Señaló que “[…] el signo "PPC" (Mixto) es perceptible por el sentido de la vista […]”; “[…] puede ser representado por un elemento nominativo y otro gráfico, lo cual permite a los consumidores que se formen una clara idea del signo representado […]” y que “[…] en lo que hace relación a la distintividad entendida esta como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para identificar un producto, sobre este punto podemos observar que la marca registrada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se denominada "PPC" (Mixta) no cumple con este requisito […]”14. 6.2. Indicó, sobre el particular, que “[…] Si bien es cierto que el signo registrado apreciado en su conjunto como marca denominado "PPC" (Mixto) cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado […] lo cierto es que el mismo no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como 10 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. 11 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […]”. 12 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 13 “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. 14 Cfr. Folios 29 y 30. la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para

distinguir productos idénticos o similares […]”15. 6.3. Resaltó que se aprecia que “[…] la marca registrada por la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, S.A. denominado "PPC" (Mixta) Clase 9 NO cumple con el requisito de distintividad extrínseca, no sólo, y lo cual se analizará el punto siguiente porque presenta las suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético o auditivo y visual o gráfico con la marca "PCK" (Mixta) Clase 9 en lo que al elemento predominante de confundibilidad que destaca entre los signos enunciados "PCK" vs "PPC" lo cual las hace confundibles, sino también por el hecho de que los signos enunciados presentan conexión competitiva con relación a los productos que amparan de la clase 9 internacional, lo que necesariamente hace que sean relacionados por el público consumidor como provenientes de un mismo fabricante […]”16.

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.4. Expresó que “[…] las marcas en conflicto tienen un núcleo central formado por las letras "PC", no es de recibo el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio de que los signos en conflicto no son confundibles, debido a que la primera letra de la marca solicitada constituida por una "P" se repite en la segunda letra de la misma, lo que hace que las personas establezcan en su cerebro más similitudes que diferencias entre las marcas en conflicto, ya que en su núcleo central de todas formas destacan las letras "PC" […]”17. 6.5. Agregó que “[…] el hecho de que las marcas en conflicto tienen una misma

extensión y una secuencia semejante en las letras de que están compuestas, lo que repercute en una pronunciación similar, lo anterior necesariamente también hace que se presente relación entre dos marcas que tienen secuencias de letras muy similares debido al núcleo central enunciado, lo que determina que la letra "K" que hace parte de la marca oponente no establezca las suficientes diferencias entre los signos comparados que permitan llegar a la conclusión de que los mismos no son confundibles […]”18. 15 Cfr. Folio 30. 16 Ibídem. 17 Cfr. Folio 32. 18 Ibídem. 6.6. Adujo que “[…] para que dos marcas sean confundibles, no se requiere que sean idénticas sino muy similares […]”19, así resaltó que “[…] existe un factor que influye sobre la confundibilidad de las marcas "PCK" (Mixta) Clase 9 y "PPC" (Mixta) Clase 9 y consiste en el hecho de que, por la estructura gráfica que tiene la marca "PPC" donde la letra "C" es muy similar en su estructura gráfica a la letra "K", lo anterior puede dar lugar a que se presente confusión directa en los consumidores entre dos marcas similares con relación a productos idénticos de la clase 9 internacional o confusión por asociación entre marcas similares con relación a productos similares, en cuanto que los consumidores al observar productos similares de la clase 9 internacional que identifican marcas similares, pueden suponer que provienen del mismo titular o fabricante […]”20. 6.7. Concluyó que “[…] para determinar si dos marcas son confundibles o no,

deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existen entre las marcas comparadas, donde para el caso que nos ocupa, dado que los productos de la clase 9 se venden en la misma clase de mercados y establecimientos, lo anterior puede dar lugar a que se presenten las confundibilidades ya aludidas en la presente demanda (confusión directa y confusión indirecta o por asociación), o el riesgo de confusión entre los productos de la clase 9 a que se refieren dos marcas similares como son PCK (Mixta) Clase 9 y "PPC" (Mixta) Clase 9, dada la naturaleza de los productos que amparan las marcas enunciadas […]”21.

Tercer cargo: Violación artículo 61 de la Constitución Política de Colombia 6.8. Señaló que con la expedición de los actos administrativos acusados se violó el artículo 61 de la Constitución Política Colombiana “[…] debido a que declaró INFUNDADA la demanda de oposición presentada por la sociedad

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.

Y CONCEDIÓ a la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, S.A. el registro de la marca "PPC" (Mixta) para amparar productos de la Clase 9; y asimismo la Administración resolvió en forma desfavorable los recursos interpuestos por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. contra la Resolución que declaró 19 Cfr. Folios 32 y 33. 20 Cfr. Folio 37.

21 Cfr. Folio 38. INFUNDADA su observación y CONCEDIÓ el registro de la marca ya enunciada, desconociéndose con ello la obligación constitucional que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio que consiste en proteger la Propiedad Industrial derivada del signo distintivo de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., consistente en la marca "PCK" (Mixta) Clase 9 (Certificado No. 289.953) con vigencia hasta el 27 de Mayo de 2014; donde es necesario aclarar que la violación el Artículo 61 de la Constitución Nacional se da por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que la misma al otorgar la marca "PPC" (Mixta) Clase 9 a la sociedad PPC, EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA, S.A., que es confundible con la marca "PCK" (Mixta) Clase 9, con ello permite la coexistencia de marcas confundibles que pertenecen a diferentes titulares, lo cual no solo viola la Ley de marcas, sino el Artículo 61 de la Constitución Nacional, ya que no se debe olvidar que una de las especies de la Propiedad Intelectual es la Propiedad Industrial […]”22.

7. La parte demandante no explicó el concepto de violación del artículo 134 de la

Decisión 486. Contestación de la demanda La parte demandada

8. La parte demandada23 contestó la demanda24 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y el artículo 61 de

la Constitución Política 8.1. Indicó que “[…] La oficina nacional competente llevó a cabo el análisis de confundibilidad entre las marcas "PPC" (solicitada) por la Sociedad PPC Editorial Distribuidora S.A clase 9 y "PCK" (MIXTA) clase 9 registrada anteriormente a favor de la Sociedad Alkosto S.A; para el efecto efectuó el análisis de confundibilidad del signo solicitado PPC, de la clase 9, se realizó conforme los criterios 22 Cfr. Folio 26. 23 Por medio de apoderada. Cfr. Folio 164. 24 Cfr. Folios 154 a 163. jurisprudenciales, principios y reglas que la doctrina ha sugerido para este análisis, su estudio en cada caso se realizó de manera sucesiva y no simultánea […]”25. 8.2. Señaló que “[…] en los actos administrativos acusados, se tiene que si bien el signo solicitado y la marca opositora comparten el uso de la letra "P" eso no es determinante para concluir en la confundibilidad de los signos, pues adicionalmente letra permite una clara diferenciación fonética; siendo estas diferencias ortográficas la que le confieren a cada signo considerado en su conjunto PPC y PCK una pronunciación suficientemente distintiva. Sin que se genere riesgo de confusión o de asociación […]”26. 8.3. Resaltó que “[…] el signo solicitado “PPC" goza de suficiente distintividad frente a las marcas opositoras y no son semejantes e idénticas que induzcan al consumidor en error que puedan presentar confusión en el mercado […]”27. 8.4. Concluyó que “[…] los actos administrativos acusados y expedidos por la

Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, y se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante […]”28. Tercero con interés directo en las resultas del proceso

9. El tercero con interés directo en las resultas del proceso29 contestó la demanda30 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del artículo 134, los literales a) y b) del artículo 135, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y el artículo 61 de la Constitución Política 9.1. Señaló que “[…] Es claro, a partir de los antecedentes administrativos incorporados en el expediente en que se tramitó la solicitud de registro de la marca "PPC (mixta)" de mi representada, que la actora no agotó la vía gubernativa en lo atinente a la alegada violación del artículo 134 de la Decisión 486, por lo cual 25 Cfr. Folios 162 y 163. 26 Cfr. Folio 163.

27 Ibidem. 28 Ibidem. 29 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 128. 30 Cfr. Folios 106 a 127. deberá el Honorable Consejo de Estado inhibirse de pronunciarse respecto del cargo concreto de violación de dicha norma […]”31. 9.2. Precisó que “[…] el cargo de la demanda, basado en la supuesta violación del artículo 134 mediante el registro de la marca PPC (mixta) en clase 9, no puede prosperar, pues en el fondo está basado en un argumento de irregistrabilidad

relativa regido por el artículo 136 literal a) de la Decisión, olvidando que, en propiedad, el artículo 134 contempla una causal absoluta de irregistrabilidad, la cual impide el registro de signos sin distintividad intrínseca […]”32. 9.3. Indicó que “[…] La determinación de presencia de esta causal absoluta de irregistrabilidad no hace necesario que la administración realice un análisis comparativo con marcas ya registradas y que pudieran ser confundiblemente similares a la marca solicitada, pues tal examen es relativo a la distintividad extrínseca del signo, aspecto propia y exclusivamente regulado por el artículo 136 de la misma Decisión 486, norma posterior y especial que desplaza la aplicación del artículo 134 en lo atinente a prohibición de registro de marcas confundibles con signos distintivos ajenos […]”33. 9.4. Expresó que “[…] El artículo 134 de la Decisión 486 concierne exclusivamente a la distintividad intrínseca que obligatoriamente debe cumplir todo signo que pretenda usarse como marca, condición que cumple la marca solicitada en registro […]”34. 9.5. Resaltó que “[…] De f