CE-11001-03-24-000-2011-00183-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos / NUEVOS COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER – Carece de novedad al derivarse del estado de la técnica / PATENTE DE INVENCIÓN – Se niega la denominada DERIVADOS DE α(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO β-AMILOIDEO por falta de novedad y de nivel inventivo Mediante las Resoluciones No. 58021 de 17 de noviembre de 2009 y 63157 de 17 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente a la invención denominada por considerar que la invención no es nueva y tampoco tiene nivel inventivo. […] [S]iendo que algunas estructuras de la reivindicación no son nuevas, esta Sala puede establecer que, como lo aduce la entidad demandada, la reivindicación en sí tampoco lo es. [E]s preciso resaltar que el Tribunal Andino advirtió en el sub lite que si bien el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador, ese documento por sí solo no tiene carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario y solo es avalado por ese Tribunal cuando es incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares. Desde ese punto de vista, se puede concluir que carece de asidero el argumento de nulidad sustentado en que, a la luz de lo dispuesto por el Manual Andino de Patentes, la invención es nueva si al menos un elemento del compuesto es

diferente de lo revelado por el estado de la técnica. Toda que el referido fue el único argumento planteado por la actora para demostrar que los compuestos de la solicitud en estudio sí cumplen con el requisito de novedad exigido en el artículo 14 de la Decisión 486, la Sala considera que no desvirtuó la legalidad de los actos administrativos en cuanto que señalaron que la novedad se encuentra afectada por D1 (WO0050391). […] [S]e observa que el documento WO0050391 (D1), definido como anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio como el estado de la técnica más cercano en el asunto subxamine, corresponde a sulfonamidas generales que inhiben la gamma-secretasa y son útiles en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. […] Las características esenciales de los compuestos de la solicitud son los sustituyentes del N de la sulfonamida, que son: una AMIDA no sustituida y un radical R2 que incluye un alquileno (–CH2–)n. Asimismo, en los antecedentes se observa que, como lo aduce la entidad demandada, los ejemplos citados en el Documento WO 005391 (D1) no cumplen con dichas características. […] [C]omo bien lo evidenció la SIC, en la solicitud no sólo se reivindican compuestos con alta actividad, sino también compuestos con baja actividad y, considerando que la mayor parte de los compuestos reivindicados tiene más baja actividad que sus homólogos de D1, determinó que no tiene nivel inventivo. En ese orden de ideas, se concluye que D1 sugería, en la fórmula general y en los ejemplos, compuestos en los cuales la acetamida no está

sustituida y en los cuales la sustitución sobre el N de la sulfonamida está precedida por alquileno (–CH2–)n que son altamente activos para inhibir la producción del péptido B-amiloide y prevenir de esta manera la acumulación de depósitos de proteína amiloide en el cerebro con el fin de tratar la enfermedad de Alzheimer y, en consecuencia, el experto en la materia, elegiría compuestos con la acetamida no sustituida y con la sustitución sobre el N de la sulfonamida precedida por alquileno (–CH2–), según indica D1, para inhibir la producción del péptido β -amiloide para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, razón por la cual se consideran obvios. De conformidad con lo anterior, la solicitud de patente de invención titulada: «DERIVADOS DE α(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO β-AMILOIDEO no cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 14, 16 y 18 la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que se trata de un componente farmacéutico que carece novedad y de nivel inventivo, en la medida en que, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica resultaría obvio al derivarse de manera evidente del estado de la técnica.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 16 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 18

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00183-00

Actor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN – Se niega el privilegio de patente de invención por cuanto no se acreditó el requisito de novedad y de nivel inventivo.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 (CCA), y a través de apoderado judicial, instauró la sociedad Bristol-Myers Squibb Company, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 58021 de 17 de noviembre de 2009 y 63157 de 17 de noviembre de 2010, por las cuales se negó el privilegio de patente a la invención denominada «Derivados de alfa-(n-sulfonamido) acetamida como inhibidores del péptido beta-amilodeo», actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. La sociedad Bristol-Myers Squibb Company, a través de apoderado, y en

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A., presentó demanda1 con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que es nula la Resolución núm. 58.021 del 17 de noviembre de 2009, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual negó la patente para la invención titulada: «Derivados de alfa-(nsulfonamido) acetamida como inhibidores del péptido beta-amilodeo»;

2. Que es nula la Resolución núm. 63.157 del 17 de noviembre de 2010, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. Núm. 58.021 del 17 de noviembre de 2009 y la confirmó en todas sus partes;

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a nombre de Bristol-Myers Squibb Company la patente para la invención denominada: «Derivados de alfa-

(n-sulfonamido) acetamida como inhibidores del péptido beta-amilodeo», 1 Folios 27 a 45 y folios 65 85 (reforma de la demanda). para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 23) contenidas en su último capítulo reivindicatorio;

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la

Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso; y,

5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código

Contencioso Administrativo. I.1.1.- Los hechos

2. Los hechos más relevantes que sustentan la demanda son los siguientes:

3. El 3 de julio de 2003, bajo publicación international WO 03/053912 A1, se publicó la solicitud internacional de patente PCT/US02/40605, correspondiente a la invención titulada «Derivados de alfa-(n-sulfonamido) acetamida como inhibidores del péptido beta-amilodeo», presentada el 20 de diciembre de 2002 por la sociedad Bristol-Myers Squibb Company en fase internacional, bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con fundamento en la solicitud de patente número 60/344.322 presentada en los Estados Unidos de América.

4. Dentro del término establecido en el artículo 22.1 del Tratado antes mencionado, incorporado al ordenamiento colombiano mediante la Ley 463 de 1998, el 7 de mayo de 2003 la sociedad actora, por conducto de apoderado, inició ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la fase nacional en Colombia de la solicitud de patente para la invención titulada «Derivados de alfa-(n-sulfonamido) acetamida como inhibidores del péptido beta-amilodeo», en cuyo capítulo reivindicatorio reclamaba 25

reivindicaciones.

5. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 559 de 20 de diciembre de 2005, sin que se hubieren formulado oposiciones contra la misma, y el 30 de mayo de 2008 fue fijado en lista el oficio mediante el cual la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia realizó observaciones sobre la novedad y el nivel inventivo de la invención.

6. La sociedad solicitó prórroga para dar respuesta a dicho oficio, y en escrito allegado el 6 de octubre de 2008, presentó un capítulo reivindicatorio modificado con 23 reivindicaciones, dando así cumplimiento a las observaciones planteadas por la entidad.

7. Mediante Resolución No. 58021 de 17 de noviembre de 2009, el superintendente de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente solicitada, argumentando que la invención carece de novedad y nivel inventivo, debido a las enseñanzas contenidas en el documento WO0050391 (D1) «novel sulfonamide and uses thereof» de 31 de agosto de 2000.

8. Dentro de la oportunidad establecida para el efecto, la solicitante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 3157 de 17 de noviembre de 2010, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

I.1.2.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

9. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que, al expedir los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró, por interpretación errónea, los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina, y, por falta de aplicación, los artículos 29 y 61 de la Constitución Política y el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el compuesto de α -(N-sulfonamido) acetamida sí cumple con los requisitos de patentabilidad, en tanto es novedoso, tiene nivel inventivo y aplicación industrial.

10. En sustento del cargo de violación, señaló que la entidad demandada dio un alcance erróneo al concepto de novedad y, por lo mismo, realizó un análisis contradictorio, pues en los actos acusados afirma que la solicitud en estudio carece de novedad, cuando en su análisis expresa que existen diferencias entre la técnica anterior y la solicitud de patente, lo cual implica que reconoce la novedad de la solicitud.

11. Adujo que según lo dispuesto en el Manual Andino de Patentes en relación con el análisis de novedad dentro del examen de solicitudes de patentes de invención, si al efectuarse la comparación elemento por elemento al menos un elemento es diferente de lo revelado por el estado de la técnica la invención se considera novedosa.

12. Añadió que el análisis de la novedad exige que la anterioridad, por sí sola, revele las características de la solicitud y adujo que, bajo ese criterio, la invención reivindicada sí es novedosa frente al documento WO/50391 (D1), situación que se demuestra en tres hechos principales, a saber: (i) D1, por sí solo, no describe las características del grupo de compuestos al que refiere la invención, ya que únicamente realiza una descripción general de una familia general de

sulfonamidas; (ii) la invención solicitada describe derivados de α-(N-sulfonamido) acetamida, lo cual implica una posición específica de la amida frente al grupo sulfona, que no fue señalada ni enseñada en D1; (iii) los ejemplos citados en el documento D1 tienen una estructura química con un sustituyente arilo en el nitrógeno adyacente a la sulfona, mientras que los compuestos reclamados en la invención, de acuerdo con la definición de R2, no permiten la sustitución fenicia directa a este Nitrógeno.

13. En relación con el nivel inventivo, aseguró que de las enseñanzas divulgadas por D1 (WO0050391) un experto en la materia no hubiera seleccionado el grupo específico que se reclama en la solicitud, el cual, requiere de una amida no sustituida y que el nitrógeno adyacente a la sulfona no se encuentre sustituido por un fenilo, razón por la cual los compuestos de la invención presentan un resultado inesperado que le otorga nivel inventivo con respecto al arte previo o D1.

14. Por lo demás, advirtió que el análisis de nivel inventivo efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio parte de presupuestos falsos e ignora el arte previo relevante para llegar a conclusiones contrarias a la obviedad de la invención, toda vez que realizó un análisis ex post facto, es decir, sin tener en cuenta la información existente al momento en que la invención no era conocida, como lo exige el artículo 18 de la Decisión 486.

15. Argumentó que lo expuesto deja en evidencia, además, la vulneración del

artículo 14 de la Decisión 486, pues al demostrarse que los requisitos de novedad y nivel inventivo se cumplían, también se demuestra que la entidad negó el privilegio de patente a una invención que cumplía con los requisitos exigidos por ese precepto. I.2.- Contestación de la demanda

16. La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderada judicial, contestó oportunamente la demanda2, aduciendo que las pretensiones de la parte actora carecen de apoyo jurídico y de sustento para su procedencia.

17. Se refirió a los requisitos de patentabilidad de que tratan los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como las disposiciones de la misma normativa que regulan el procedimiento que se adelanta para atender las solicitudes de patente de invención y aseveró que los actos administrativos demandados fueron expedidos con fundamento en esos preceptos. 2 Folios 86 a 94 y 110 a 124.

18. En sustento de tal aseveración, señaló que en la actuación administrativa se determinó que la invención no tiene novedad por tratarse de materia anticipada, toda vez que algunas modalidades de la reivindicación 1 y sus dependientes 2 a 22 de la solicitud corresponden a modalidades mencionadas en la anterioridad WO0050391 (D1) y que, igualmente, la reivindicación 23, referente a una composición farmacéutica que comprende un compuesto cualquiera de la reivindicación 1 de fórmula (1), contiene algunos compuestos que no son novedosos.

19. Al respecto explicó que, en la medida en que algunas estructuras o

compuestos de la reivindicación se solapan con estructuras del estado de la técnica y, por tanto, no son nuevas, la reivindicación independiente tampoco lo es.

20. Asimismo, adujo que, previo examen de patentabilidad y requerimiento a la sociedad demandante, dentro de la actuación administrativa PCT04-057663, adelantada de conformidad con el Manual Andino de Patentes, se determinó que no existe evidencia de que todos los compuestos del tipo reivindicado presenten un efecto inesperado y que, por lo tanto, se considera que todo el conjunto del compuesto de la fórmula Markush [fórmula (I)] no tiene nivel inventivo.

21. Aseguró que el análisis de nivel inventivo de la invención no fue realizado en forma retrospectiva, toda vez que se efectuó con base en los conocimientos que tenía el técnico de nivel medio en la materia para la época de presentación de la solicitud prioritaria y partiendo del conocimiento divulgado en los documentos previamente publicados.

22. Concluyó que, en ese orden de ideas, la invención no es el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance de la técnica existente, razón suficiente para que la SIC negara el privilegio solicitado, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486.

I.3.- Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

23. Mediante providencia de 18 de septiembre de 20153, el Despacho sustanciador concedió a las partes el término común de diez (10) días para 3 Folio 228. presentar alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera para que rindiera concepto.

24. Vencido el plazo, la apoderada de la Superintendencia de Industria y

Comercio4 allegó escrito de alegatos de conclusión en el cual, en esencia, reiteró los argumentos de defensa planteados en la contestación de la demanda y de su reforma.

25. La sociedad actora y el agente del Ministerio Público no intervinieron en esta oportunidad procesal.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1.- Competencia

26. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo5 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante el cual se realiza la distribución interna de asuntos, esta Sección es competente para conocer en única instancia del presente proceso.

II.2.- Los actos administrativos demandados

27. Los actos administrativos cuya nulidad solicita la actora son los que se

relacionan a continuación:

1. Resolución 58021 de 17 de noviembre de 2009, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió «[n]egar el privilegio de patente de invención a la creación denominada

DERIVADOS DE α(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO β-AMILOIDEO». 4 Folios 171 a 178. 5 Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia. […].

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley.

[…].

2. Resolución 63157 de 17 de noviembre de 2010, por medio de la

cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió «CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No 58021 del 17 de noviembre de 2009, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada “DERIVADOS DE ALFA-(NSULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO

BETA-AMILOIDEO”».

II.3.- Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones No. 58021 de 17 de noviembre de 2009 y No. 40585 de 17 de noviembre de 2010, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, vulneran las normas sobre propiedad industrial en que debieron fundarse, para lo cual debe determinarse si la novedad y el nivel inventivo de la creación denominada «DERIVADOS DE α(NSULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO β- AMILOIDEO» están o no afectadas por las enseñanzas contenidas en el documento WO0050391 (D1) «Novel sulfonamide and uses thereof» de 31 de agosto de 2000.

II.4Interpretación Prejudicial 258-IP-20146

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial que rindió dentro del presente proceso, recordó que para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio,

entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

30. Precisó que, de acuerdo a criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en este son conocidas todas las características de aquélla. 6 Folios 147 a 168.

31. Añadió que las Cámaras han desarrollado los siguientes principios en lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica: (i) reglas generales de interpretación; (ii) combinaciones en un documento anterior, (iii) apreciación de características implícitas, (iv) apreciación de características intrínsecas, (v) apreciación de lo equivalente, (vi) apreciación de dibujos, (vii) apreciación de ejemplos, (viii) apreciación de usos anteriores, (ix) grandes reivindicaciones, (x) divulgación defectuosa, (xi) divulgación fortuita y (xii) posibilidad de puesta en práctica.

32. Explicó que, en cuanto al principio relativo a las «combinaciones en un documento anterior», las Cámaras han precisado que cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una manera habitual de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

33. Refirió que el Manual Andino de Patentes contiene los siguientes criterios sobre el análisis de novedad en relación con los compuestos químicos: […] Química Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarlo. Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación.

En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricación, para que haya falta de novedad dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado. Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general. Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que (sic) carece de novedad. Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad. Si un compuesto tiene varios isómeros o esteroisómeros, cada uno de

ellos se considera nuevo si no ha sido explícitamente mencionado o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos. Si ya han sido mencionados no son nuevos a condición de que la persona versada en la materia haya sido capaz de separarlo y aislarlo en fecha de publicación de este documento. En este caso de productos naturales, hay que señalar que su actividad por sí sola (sin fórmula química o características físico-químicas) no es suficiente para definir sin ambigüedad el producto. Si un producto es conocido en forma purificada, por ejemplo por su actividad y parámetros, una reivindicación que tenga por objeto la fórmula del compuesto no sería nuevo. Cuando tanto la reivindicación como el documento del estado de la técnica están definidos por fórmulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningún compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar falta de novedad aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran en parte del estado de la técnica y que no aprecia ningún efecto nuevo en el campo de solapamiento. […].

34. Seguidamente, el Tribunal Andino de Justicia destacó que el requisito del nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

35. En ese sentido, apuntó que, para los efectos del artículo 18 de la Decisión

486, lo obvio es lo que se encuentra o pone delante de los ojos de manera muy clara o que no tiene dificultad, mientras que lo evidente consiste en la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, de lo cual se deduce que algo que resulte obvio no necesariamente es evidente, empero lo que es evidente es también obvio.

36. En este orden de ideas, comentó, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando, a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

37. Transcribió apartes del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina en lo atinente a ciertos criterios para determinar el nivel inventivo y se refirió, además, al papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado, así como a los presupuestos para un adecuado análisis del nivel inventivo.

38. Finalmente, considerando que en el sub lite se invoca el referido Manual Andino de Patentes, el Tribunal estimó oportuno referirse al valor jurídico de dicho documento, reiterando lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014, expedida en el proceso 09-IP-20148, en la cual sostuvo que constituye una fuente de consulta y sustento para el examinado que, por lo tanto, no es de

carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario.

39. Tras las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió el siguiente pronunciamiento: […] PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

La falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en este son conocidas todas las características de aquélla. Adoptando los parámetros establecidos en el Manual Andino de Patentes en relación con el análisis de la novedad para los compuestos químicos, resaltamos que: “Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarlo. Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación”. El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. La corte consultante deberá determinar si el documento D1 (WO0050391), citado como anterioridad por la SUPERINTENDENCIA

DE INDUSTRIA Y COMERCIÓ, afecta los requisitos de novedad y nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: EI Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con el estado del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al

momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del