CE-11001-03-24-000-2011-00197-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES - Registro / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Trámite / MEMORIALES EN EL TRÀMITE DE LA SOLICITUD

DE PATENTE DE INVENCIÓN – Facultados para presentarlos / AGENCIA OFICIOSA – Requisitos [L]a agencia oficiosa no se encuentra prevista para contestar requerimientos dentro de una actuación administrativa de solicitud de patente de invención, toda vez que dicha figura procesal procede para promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder, supuesto que no se configura en el caso sub examine, dado que lo que pretendía la actora era dar respuesta a las observaciones efectuadas por la entidad demandada mediante el concepto técnico núm. 3606, dentro de un término que estaba a punto de fenecer. Ahora bien, la misma norma dispone que quien quiera ser tenido como agente oficioso debe declarar, bajo la gravedad del juramento, que actúa como tal y en este sentido, la Sala observa que al darse lectura al memorial presentado por el abogado LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE, no aparece expresamente esta declaración. Siendo ello así y como tampoco se prestó la caución respectiva, dentro de los 10 días siguientes a la presentación del referido memorial, la Sala considera que los requisitos que debe cumplir quien quiere actuar como agente oficioso, en la actuación administrativa de solicitud de patente de invención, no fueron satisfechos como legalmente corresponde.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES - Registro / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Trámite / MEMORIALES EN EL TRÀMITE DE LA SOLICITUD

DE PATENTE DE INVENCIÓN – Facultados para presentarlos / OBSERVACIONES A PATENTE DE INVENCIÓN – Respuesta por apoderado sin legitimación / MEMORIAL EN EL TRÀMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – No puede tenerse en cuenta el presentado por el apoderado sin poder / OBSERVACIONES A PATENTE DE INVENCIÓN – Deben ser presentadas por el apoderado debidamente facultado / SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – Negada al haber sido atendido el requerimiento de la Superintendencia por apoderado distinto al facultado / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[N]o basta con que un abogado presente un memorial y pretender que con dicha actuación se cumpla con la carga de demostrar su interés o intención para la realización del examen de patentabilidad, por cuanto el poder para actuar debe ajustarse al procedimiento que lo regula, es decir, el apoderado debe estar legitimado para actuar dentro del proceso. A este respecto y atendiendo a que dentro de la actuación administrativa, en el caso sub examine, para la fecha en que resultaba oportuna la presentación del memorial de respuesta a las observaciones efectuadas por la SIC, no había sido presentado ante la mencionada entidad escrito que revocara el poder otorgado al apoderado principal GERMÁN CASTILLO GRAU, ni renuncia, ni una sustitución de poder al doctor LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE, la Sala considera que quien se encontraba legitimado para actuar como apoderado y presentar dicho memorial era el doctor CASTILLO GRAU y no el abogado CASTILLO GISBONE. Así las cosas, al no

haber sido el apoderado debidamente constituido el que presentó el escrito radicado el 14 de abril de 2003, no podía la administración considerar cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 66, 67 y 68 del CPC y, por lo tanto, la Sala encuentra que no se cumplieron los supuestos legales, establecidos en la normatividad interna, para que pueda tenerse como presentada oportunamente la respuesta a las observaciones plasmadas en el concepto técnico núm. 3606, en el trámite del estudio de solicitud de concesión de la patente de la invención denegada. […] En este orden de ideas, al no cumplirse con la carga consistente en que el solicitante responda dentro del plazo señalado a través del apoderado reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, la SIC puede legalmente negar la patente de invención solicitada, como en efecto lo hizo a través de los actos demandados, en los términos dispuestos en el artículo 45 de la Decisión 486.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 45 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 276 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 47 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 66 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 67 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 68

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00197-00

Actor: SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, POR CUANTO

EL ABOGADO QUE PRESENTÓ EL MEMORIAL QUE CONTESTÓ LAS

OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL EXAMEN DE FONDO DE LA

SOLICITUD DE PATENTE, NO ESTABA LEGALMENTE FACULTADO PARA

HACERLO DENTRO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Decide la Sala, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 1556 de 23 de marzo de 2010, “Por la cual se niega una patente de invención”; y 66278 de 29 de noviembre de 2010, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho se tenga por presentada la respuesta a las observaciones realizadas por la SIC en el concepto técnico núm. 0847, que le fue notificado el 26 de marzo de 2009, mediante el Oficio núm. 3735

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y, por consiguiente, continuar con el trámite de la solicitud de patente núm. 0158561. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1: Que el 18 de julio de 2001, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC la concesión de la patente de invención titulada “SISTEMA DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE DIFERENCIAL”, en la cual se incluyó el capítulo de reivindicaciones pertinente. Dicha solicitud se tramitó bajo el expediente núm. 0158561. 2: Indicó que, una vez realizado el examen de forma, mediante Oficio núm. 646, notificado el 31 de marzo de 2003, le fue comunicado que la solicitud cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486 y que, además, sería publicada en el extracto de la Gaceta de la Propiedad Industrial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40, ibídem. 3: Sostuvo que la solicitud de la invención denominada “SISTEMA DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE DIFERENCIAL” fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 530 de 31 de julio de 2003, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros; posteriormente, el 14 de octubre de ese año,

solicitó que se realizara el examen de patentabilidad, para tal fin canceló la tasa correspondiente. 4: Señaló que la Jefe de Nuevas Creaciones de la SIC, al efectuar el primer examen de fondo emitió el concepto técnico núm. 1536, en el que consideró que la invención solicitada se encontraba afectada en los requisitos de novedad y nivel inventivo y le concedió un término de sesenta (60) días para corregir dicho impedimento, este documento le fue notificado el 12 de junio de 2008, mediante Oficio núm. 7675. 5: Manifestó que mediante 27 de agosto de 2008, solicitó una prórroga de treinta (30) días adicionales para aportar la información y documentación faltante. 6: Expresó que el 21 de octubre de 2008, dio respuesta a las observaciones presentadas en el concepto técnico núm. 1536, ante lo cual, modificó tanto el título 1“Régimen Común sobre Propiedad Industrial” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la invención, como el capítulo reivindicatorio y anexó una nueva carátula y formulario petitorio para el cambio del título de la invención solicitado, el cual quedó así: “SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE DIFERENCIAL”. 7: Agregó que la Jefe de División de Nuevas Creaciones, emitió el concepto técnico núm. 0847, el cual le fue notificado el 26 de marzo de 2009, a través del Oficio núm. 3735, mediante el cual le comunicó que al ser examinada la

modificación del capítulo reivindicatorio, frente a los documentos D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 y D11 determinados como estado de la técnica, observó que, nuevamente, se encontraban afectados negativamente los requisitos de patentabilidad de la invención solicitada “[…] por falta de claridad de la descripción y las reivindicaciones y por la falta de definición de estas últimas […]”, razón por la cual, le concedió un término de sesenta (60) días para corregir las objeciones señaladas. 8: Anotó que, por escrito de 11 de junio de 2009, solicitó una prórroga de treinta (30) días adicionales para aportar la información y documentación faltante. 9: Adujo que el 27 de julio de 2009, estando dentro del término legal, el doctor LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE, obrando como agente oficioso, presentó un escrito mediante el cual daba respuesta a las observaciones advertidas en el concepto técnico núm. 0847. 10: Señaló que el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 1556 de 2010, de negó el privilegio de patente de la invención denominada “SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE DIFERENCIAL”, teniendo en cuenta que el escrito a través del cual se dio respuesta a las observaciones presentadas en el concepto técnico núm. 0847, fue suscrito por un apoderado diferente al que se encontraba facultado legalmente

para hacerlo, sin que mediara sustitución del poder por parte del apoderado principal. 11: Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el que fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 66278 de 2010, emanada del mencionado funcionario. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 45 de la Decisión 486, por interpretación errónea, dado que los actos acusados se sustentan en el incumplimiento de un requisito formal contenido en el artículo 66 del CPC; pero que si bien es cierto que por regla general es el apoderado principal de un asunto quien debe atender los requerimientos de la SIC, también lo es que esta no es la única forma de hacerlo, toda vez que la misma norma procesal establece en su artículo 47 la institución de la agencia oficiosa, y si en el memorial de respuesta al requerimiento oficial no se dijo que actuaba en calidad de agente oficioso, tampoco se dijo que se actuaba en calidad de apoderado principal ni sustituto. Mencionó que, por lo anterior, la Administración no tuvo en cuenta la prevalencia que tiene el derecho sustancial sobre el procesal, pues con la respuesta al requerimiento se contaba con argumentos técnicos para determinar si había superado o no las objeciones presentadas sobre la novedad de la invención y, por lo tanto, la discusión debió centrarse sobre dichos argumentos y no respecto de las formalidades

supuestamente incumplidas. Consideró que la interpretación que la SIC le dio al artículo 45 de la Decisión 486, es contraria al principio de prevalencia del derecho sustancial, el cual debe prevalecer sobre el formal para que los derechos sean efectivamente reconocidos; e insistió en que la sanción impuesta por la presentación de la contestación por persona diferente al apoderado principal, en calidad de agente oficioso de buena fe no puede ser equivalente a la de incumplimiento, sobre todo cuando la verdad real ha sido probada en el proceso. Añadió que la contestación oportuna a las observaciones efectuadas en el concepto técnico núm. 0847, demuestra su interés en continuar con el trámite de la solicitud del privilegio de patente de invención. Adujo que la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado en diferentes oportunidades, al considerar que, en busca de la verdad, el juicio de legalidad meramente procedimental debe pasar a un segundo plano para, en su lugar, abrir camino en la búsqueda del fundamento de derecho, en aras de aplicar el principio de justicia que “legitima las instituciones y purifica la democracia”2. Sostuvo, igualmente, que la jurisprudencia constitucional ha sido clara y enfática al considerar que, en aplicación del principio de efectividad como elemento esencial en 2 Al respecto, Corte Suprema de Justicia, providencia de 4 de mayo de 1999, expediente núm. T6206, MP. José Fernando Ramírez Gómez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el estado social de derecho, en la adopción de decisiones judiciales prevalecerá el

derecho sustancial sobre el formal; al respecto, señaló que “[…] Ninguna autoridad pública puede desconocer el valor normativo y la efectividad de los derechos y garantías que la Constitución consagra a favor de las personas [..]”3 y que aunque, si bien es cierto, se hace clara referencia a las intervenciones judiciales, también lo es que, debe aplicarse, de igual forma, a las actuaciones adoptadas por las autoridades administrativas. Agregó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 83, 209 y 228 de la Constitución Política, 3º del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA. y 4º del Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC, por falta de aplicación, por cuanto, a su juicio, la entidad demandada ignoró los principios de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, de la eficacia de las actuaciones administrativas y la interpretación de las normas procesales, toda vez que en las actuaciones públicas debe primar la verdad real sobre la formal. Indicó que es de suma importancia la observancia del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental en los casos como el que aquí se discute, toda vez que al ser un proceso administrativo de concesión de un privilegio de patente, el solicitante tiene una única oportunidad para hacerlo y si la negativa se basa en supuestos de vicios de forma no podrá solicitarla nuevamente y, en consecuencia, la expectativa de obtener el derecho a la propiedad intelectual, previsto en el artículo 61 de la Constitución Política, desaparecerá para siempre. Agregó que es relevante afirmar que existe una relación íntima entre el principio de

presunción de la buena fe y el de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, toda vez que, si se hubiera cumplido extemporáneamente el requisito formal y, además, se hubiera hecho de mala fe, procedería, sin lugar a duda, la aplicación de la sanción al solicitante y, por lo tanto, la negativa de estudiar de fondo la solicitud de patentabilidad de la invención solicitada. Manifestó que no pretende desvirtuar la relevancia del derecho procesal en aras de proteger el ordenamiento jurídico, dado que lo que se está solicitando es que no se aplique un excesivo ritual manifiesto y se tenga en cuenta el escrito mediante el cual se dio respuesta a las observaciones efectuadas en el concepto técnico núm. 0847 y, por consiguiente, se continué con el estudio de patentabilidad de la invención 3 Al respecto, Corte Constitucional, sentencia T-006 de mayo 12 de 1992, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitada y, además, se tenga en cuenta que con su requerimiento no se están vulnerando derechos de terceros. Concluyó que el principio de interpretación de las normas procesales se relaciona, igualmente, con el de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, por cuanto es deber de las autoridades administrativas actuar eficazmente cuando la verdad real ha sido probada en el proceso.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA La SIC solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para su

prosperidad. Sostuvo que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en la normativa legal vigente en materia de propiedad industrial. Alegó que el artículo 66 del CPC prevé que en ninguno proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona y, si en el escrito se mencionan varios, se considerará como principal el primero de ellos y los demás serán tenidos como sustitutos. Adujo que en el proceso administrativo siempre obró como apoderado principal el doctor GERMÁN CASTILLO GRAU y al no existir una sustitución de poder a favor del abogado LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE, se coligió que este último no se encontraba legitimado para presentar el escrito que dio respuesta a los requerimientos contenidos en el concepto técnico núm. 0847. Estimó, igualmente, que el doctor LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE no podía actuar en calidad de agente oficioso, dado que esta figura solamente se puede utilizar en vista de la ausencia de un apoderado legalmente reconocido para actuar; y sólo procede para interponer demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de salvaguardar los derechos de las personas. Anotó que el trámite para obtener un privilegio de patente no corresponde a un proceso contencioso administrativo, toda vez que el mismo no se rige por las normas supletorias del CPC. Manifestó que el doctor LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE no se encontraba Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co facultado para contestar el requerimiento señalado en el concepto técnico núm. 0847, toda vez que debió anexar la correspondiente sustitución de poder, con el fin de que pudiera actuar como apoderado dentro del trámite del proceso administrativo. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y de alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda; y la parte demandada insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Por su parte, el Agente del Ministerio Público, solicitó que se denieguen las súplicas de la demanda, por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Señaló que la actuación desplegada por la entidad demandada se ajustó a la normatividad andina e interna, toda vez que en virtud del principio de complemento indispensable y de conformidad con estipulado en las normas del CPC, el poder y la aceptación para actuar en el trámite de una solicitud de patente debe acreditarse de forma expresa por un abogado inscrito, con el objeto de que le sea reconocida personería jurídica para actuar en el proceso administrativo; y que en caso de que en el poder se mencione a varios abogados, el primero de ellos será considerado como principal y los demás como sustitutos y para poder sustituirlo se procederá de la misma forma que para constituirlo.

Sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal no es absoluto, por cuanto implicaría que siempre deba ser privilegiado frente a disposiciones de carácter adjetivo, lesionando, de esta manera, el derecho fundamental al debido proceso. Indicó que el artículo 47 del CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA, señala que se podrá promover demanda a nombre de otra persona que se encuentre ausente o impedida para hacerlo, sin que medie un poder y para ello Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bastará que se indique, bajo la gravedad del juramento, que se hace en calidad de agente oficioso; no obstante, dicho requisito no se cumplió, toda vez que el abogado que suscribió el escrito con el que se dio cumplimiento al requerimiento efectuado en el concepto técnico mencionado, en ningún momento manifestó que actuaba amparado bajo dicha figura. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias pertinentes invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] 1. El examen de fondo de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486. El legitimado para dar respuesta a los requerimientos. 1.1. Como en el proceso interno se negó la solicitud de patente en el marco de lo previsto en el Artículo 45 de la Decisión 486, se abordará

el tema propuesto reiterando la jurisprudencia sobre la materia. 1.2. Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486). 1.3. Si bien el trámite de registro se puede adelantar mediante apoderado judicial, la forma de otorgar poderes, sustituirlos e inclusive el ejercicio formal y material de la representación, son asuntos no regulados por la normativa comunitaria andina. En consecuencia, estos temas le competen a la normativa procesal nacional, de conformidad con el principio de complemento indispensable. En cuyo contexto compete valorar la validez o no de la figura del agente oficioso, esgrimida por una de las partes en el trámite administrativo adelantado en el caso. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 4 Proceso 616-IP-2015

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La SIC, mediante la Resolución núm. 1556 de 2010, negó el privilegio de patente para la invención titulada “SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE DIFERENCIAL”, por cuanto, a su juicio, el escrito mediante el cual la parte demandante contestó las observaciones efectuadas en el concepto técnico núm. 0847, fue presentado “[…] por un apoderado diferente al que se

encuentra reconocido válidamente para actuar dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado memorial de sustitución del poder por parte del apoderado principal conforme lo establecido en el artículo 66 del CPC, o un nuevo documento de poder que revoque el anteriormente conferido […]”. Posteriormente, mediante la Resolución núm. 66278 de 2010, fue resuelto, de manera confirmatoria, el recurso de reposición interpuesto por la actora, bajo el argumento de que el abogado LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE, quien firmó el escrito que respondió las observaciones en el citado concepto técnico, no estaba facultado para hacerlo, toda vez que: i) no podía actuar en calidad de agente oficioso, dado que el trámite de una solicitud de patente no es un procedimiento contencioso administrativo y, ii) no se encontraba reconocido como apoderado principal ni presentó sustitución de poder que lo legitimara como tal, para actuar en el proceso administrativo. Sobre el particular, la actora adujo que la SIC desconoció el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, dado que el doctor LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE, presentó el escrito que respondía a las observaciones efectuadas en el concepto técnico núm. 0847, en calidad de agente oficioso. Así las cosas, en el presente proceso se pretende establecer si se debe tener por presentado el escrito mediante el cual el doctor LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE presentó, en calidad de agente oficioso, la respuesta a las observaciones efectuadas por la División de Nuevas Creaciones frente a la solicitud de invención

titulada “SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE

DIFERENCIAL”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 45 de la Decisión 486. El texto de la norma aludida es el siguiente: “Decisión 486 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. […]” Precisamente, la Interpretación Prejudicial enfatiza en que el citado artículo 45 de la Decisión 486, establece que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de patentabilidad y de encontrarse que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la normatividad andina

para la concesión de la patente, lo deberá notificar al solicitante. Además, indica que “[…] una vez realizada la notificación, el solicitante deberá responder dentro de los siguientes sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, pudiendo este plazo ser prorrogable por un período igual y por una sola vez a solicitud del interesado. […]”. En cuanto a los asuntos no comprendidos en la Decisión 486, el Tribunal ha estimado que podrán aplicarse las normas internas de los Estados miembros, así las cosas, es necesario analizar la aplicabilidad del principio de complemento indispensable, citado en el artículo 276, ibidem, que es del siguiente tenor: “[…] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. […]” Respecto de este principio y su aplicación, esta Sección, ha determinado lo siguiente5: “[…] (i) Que según lo previsto en el artículo 276 de la Decisión 486, “[l]os asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”, es decir, la legislación nacional de los Países Miembros puede suplir los vacíos de los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la norma comunitaria. […] (iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de complemento indispensable, que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se

deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. (iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria; y […].” 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de marzo de 2017, número único de radicación 2011-00282-00. C.P. (E): Carlos Enrique Moreno Rubio. Reiterada en sentencia de 7 de diciembre de 2017, número único de radicación 201000120-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De allí que para dar aplicación al principio de complemento indispensable, se deben cumplir dos requisitos: por una parte, se requiere que exista un vacío regulativo en el ordenamiento jurídico comunitario y, por la otra, que dicho vacío se supla con una norma interna del Estado Miembro.

Ahora, para resolver el fondo del presente asunto es necesario determinar cuál es el marco normativo que debe aplicarse al trámite de respuesta a las observaciones efectuadas en el examen de fondo de la solicitud de patente de invención en el derecho colombiano, toda vez que existe un vacío en la norma supranacional marcaria. De conformidad con lo anterior, para definir quien se encuentra legalmente facultado para presentar memoriales en el trámite de una solicitud de patente de invención, es necesario acudir a la legislación interna vigente al momento de la presentación de la demanda, la que en Colombia corresponde a lo dispuesto en los artículos 47, 66, 67 y 68 del CPC. En primer lugar, la Sala abordará lo que concierne a la figura de la agenciosa oficiosa. Al respecto, el texto del artículo 47, ibídem, es del siguiente tenor: “Artículo 47. Agencia oficiosa procesal. Se podrá promover demanda a nombre de persona de quién no se tenga poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de aquélla. El agente oficioso deberá pr