CE-11001-03-24-000-2011-00278-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto NOVAVENTA y la marca nominativa NOVA previamente registrada / EXPRESIÓN de uso común – Lo es NOVA en la clase 16 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo NOVA no se excluye del análisis / MARCAS EVOCATIVAS / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto NOVAVENTA para identificar productos de la Clase 16, por no tener semejanza con la marca nominativa NOVA previamente registrada en la misma clase El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. […] La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca NOVAVENTA se compone de cuatro (4) vocales, cinco (5) consonantes y cuatro (4) sílabas (NO-VA-VEN-TA); y la marca registrada tiene dos (2) vocales, dos (2) consonantes, y dos (2) silabas (NO-VA) por lo que no tienen la misma conformación. La Sala considera que las marcas en conflicto resultan diferentes: en primer lugar, porque están conformados por un número diferente de sílabas y letras; y, en segundo lugar, si bien la marca NOVAVENTA reproduce la marca NOVA, lo cierto es que al estar acompañada de la partícula VENTA, su terminación es totalmente diferente, dotándola de

suficiente carga semántica y haciéndola totalmente distintiva y diferente de la marca previamente registrada. […] La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula NOVA se comparte en uno y otro caso, existe diferencia desde el punto de vista fonético toda vez que el sufijo VENTA genera que su sonoridad sea totalmente diferente, al estar compuesto de dos sílabas. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas. Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. En el caso sub examine, las palabras NOVAVENTA y NOVA tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, al contener el vocablo NOVA, que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo nuevo, pero no se refiere de manera directa a una especial característica o cualidad del producto. […] De lo anteriormente expuesto, la Sala considera, en primer lugar, que entre las marcas NOVAVENTA y NOVA no existe similitud ortográfica ni fonética; en segundo lugar, si bien la marca NOVAVENTA reproduce la marca previamente registrada, tiene una partícula

adicional que le otorga suficiente distintividad; y, en tercer lugar, aunque la marca NOVAVENTA compuesta de las palabras de uso común NOVA y VENTA, al estar unidas generan una marca totalmente distintiva y que difiere de la marca previamente registrada. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer las marcas confrontadas, y teniendo en cuenta que en el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que las marcas cotejadas al contener la expresión NOVA, se concluye que se trata de marcas evocativas, las cuales referente a dicha expresión se deben considerar débiles, por lo que sus respectivos titulares deben aceptar que no pueden impedir que otras marcas con la misma expresión puedan evocar la misma propiedad o característica en sus respectivas marcas, por lo que dicha situación no puede ser Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co significativa para considerar que existe un riesgo de confundibilidad en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00278-00

Actor: EMPRESAS CMPC S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: Acción de Nulidad Relativa Tema: Comparación entre marcas nominativas. Expresión de uso común.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Empresas CMPC S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 43164 de 20 de agosto de 2010, 49820 de 20 de septiembre de 2010 y 18809 de 31 de marzo de 2011. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Empresas CMPC S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 1 Por medio de apoderado. Cfr. folios 2 a 4 2 Cfr. Folios 6 a 20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecida en el artículo 843 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 43164

de 20 de agosto de 2010, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marca […]” y ii) 49820 de 20 de septiembre de 2010, “[…] Por el cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 17193 de 13 de abril del 2009, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E).

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó, que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta NOVAVENTA, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Novaventa S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: “[…] Solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva hacer las siguientes declaraciones: 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 43164 de 20 de agosto de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10 012808, donde se decidió sobre la solicitud de registro de la marca mixta NOVAVENTA en clase 16 internacional a favor de la sociedad Novaventa S.A.S. 3 “Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTÍCULO 85. Toda persona podrá solicitar por sí o

por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. […]”. 4 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 5 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 6 Cfr. Folios 8 y 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.2. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 49820 de 20 de septiembre de 201 O, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10 012808, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 43164 de 20 de agosto de 2010, confirmando la concesión del registro de la marca mixta NOVAVENTA en clase 16 Internacional a favor de la sociedad Novaventa S.A.S. 3.3. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 18809 de 31 de marzo de

2011, proferida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 10 012808, por medio de la cual se resolvió el recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución 43164 de 20 de agosto de 2010, confirmando la concesión del registro de la marca mixta NOVAVENTA en clase 16 Internacional a favor de la sociedad Novaventa S.A.S. 3.4. Que, como consecuencia de lo anterior, ordene a la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia cancelar el certificado de registro 421488 correspondiente a la marca mixta NOVAVENTA de la sociedad Novaventa S.A.S., o de quien haga sus veces. 3.5. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.6. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.7. Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 5 de

febrero de 2010, el registro de la marca mixta NOVAVENTA para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.La referida solicitud se publicó, el 12 de febrero de 2010, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 614, con oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa NOVA identifica productos de la misma Clase. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3.La Directora de Signos Distintivos declaró, por medio de la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010, infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta NOVAVENTA al tercero con interés directo en las resultas del proceso para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010. 4.5. La Directora de Signos Distintivos resolvió, por medio de la Resolución núm. 49820 de 20 de septiembre de 2010, el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010. 4.6.El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió, por medio de la Resolución núm. 18809 de 31 de marzo de 2011, el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de

2010. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a)7 del artículo 136 de la

Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1.Manifestó que la parte demandada violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, porque “[…] (l)a decisión 486 de 2000 ha sido clara y enfática en 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecer una prohibición de registro marcario cuando el signo solicitado reproduce total o parcialmente uno previamente concedido […]”8. 6.2.Explicó que “[…] (d)erivado de los hechos narrados en el numeral 4° del presente escrito, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca mixta NOVAVENTA de la clase 16, lo cual nos lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad fue obviado o mal practicado por parte de dicha entidad […]”9 6.3.Señaló que “[…] la marca NOVA y la marca NOVAVENTA tiene un solo

elemento común, pero el mismo representa la partícula más distintiva de la primera marca reproducida […]”10. 6.4.Indicó que “[…] es preciso considerar que existe riesgo de confundibilidad indirecta derivado del hecho de haber permitido el registro de la marca NOVAVENTA en la clase 16 cuando ya existía la marca NOVA en la misma clase […]”11. 6.5.Resaltó que “[…] (c)laro es que no existe identidad entre los signos a que se ha hecho referencia, pero es que la Decisión 486 no exige la misma, basta pues que haya similitud que genere riesgo de confusión, el cual en efecto se presenta. 5.3.33.15 Por último con respecto a la expresión NOVA, consideramos, contrario a lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio, que no es débil, ya que no es cierto que dicha expresión haga referencia a una característica de los productos que identifica, o al menos no a una característica necesaria de los mismo. Cierto es que la expresión NOVA haga alusión a “nuevo”, sin embargo, dicho significado no es de amplio conocimiento por el público, sino únicamente, por aquellas personas que han recibido un grado de educación considerable, que, en el caso colombiano, es sin lugar a didas una minoría. Por otro lado, aunque se acepte que dicha expresión es asimilada por cualquier persona a “nuevo”, se debe concluir que esta no es una característica esencial de los productos enlistados en la clase 16 internacional, pues puede predicarse de cualquier producto que se encuentre en las demás clases. Es decir, no se puede concluir que la partícula NOVA sea evocativa y por ello un monopolio de la misma no sería contrario a

derecho. Diferente sería el caso de la expresión CHOCO para productos que 8 Cfr. Folio 11 9 Cfr. Folio 13 10 Cfr. Folio 14 11 Cfr. ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contengan chocolate, pues en este caso CHOCO es precisamente un diminutivo de la palabra chocolate […]”12 Contestaciones de la demanda

7. La parte demandada13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.Sostuvo que no se vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[…] dista de la realidad fáctica y legal el pretender que no se pueda registrar una marca, como la del caso que hoy nos llama pues como se ha demostrado a lo largo del presente escrito, el anterior hecho no contraía ninguna disposición legal concerniente a los derechos de propiedad industrial […]”15. 7.2.Por último, manifestó que “[…] conforme a lo señalado en el presente escrito, la resolución acusada y expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, se ajusta a pleno derecho, asunto que deberá ser declarado en ese sentido por el Honorable Consejo de Estado […]”16.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso

8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso17 contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1.Sostuvo que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio emitió una decisión acertada al analizar los signos en aparente conflicto. Es evidente que la

expresión NOVA es un vocablo latino utilizado para evocar “novedad”. En consecuencia, los consumidores la asociaran con una característica del producto o de su presentación y por esta razón es empleada por diferentes titulares de marcas registradas en la clase 16 junto con otras partículas que le otorgan distintividad […]”19. 12 Cfr. Folios 14 y 15 13 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 77 14 Cfr. Folios 69 a 76 15 Cfr. Folio 75 16 Cfr. Ibidem 17 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 88 a 91 18 Cfr. Folios 81 a 87 19 Cfr. Folio 83 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.2.Indicó que “[…] a pesar de contar con el registro de la marca NOVA en la clase 16, EMPRESAS CMPC S.A. no puede invocar exclusividad alguna sobre su marca por tratarse precisamente de un término de uso común. De hecho, es claro que la sociedad actora no cuenta con exclusividad alguna, teniendo en cuenta que coexisten marcas diferentes que incorporan la expresión NOVA en cabeza de distintos titulares en la clase 16, tal como se demostró […]”20. 8.3. Por último, resaltó que “[…] en razón de la presencia de la expresión VENTA y su elemento gráfico, es claro que la marca NOVA no está siendo reproducida idénticamente en la marca NOVAVENTA (MIXTA). Esta situación es suficiente para aceptar la coexistencia de ambas marcas, pues como se analizó, al ser

NOVA una marca débil solamente puede impedir el registro de marcas completamente idénticas, caso que no ocurre con la marca NOVAVENTA (MIXTA) […]”21. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 23 de noviembre de 201522, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 227-IP-2016 de 13 de octubre de 201623, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] (e)l Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] (d)e oficio se interpretará el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 referente a los términos de uso común […]”, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Alegatos de conclusión 20 Cfr. Folio 84 21 Cfr. Folio 86 22 Cfr. Folios 130 y 131 23 Cfr. Folios 141 a 151 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 201924, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que,

antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

12. Durante el término legal, la parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; y la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 227-IP-2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) marco normativo sobre las palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

14. Visto el artículo 128 numeral 7.º22 del Código Contencioso Administrativo23, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30824 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1326 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. 24 Cfr. Folio 254

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los actos administrativos acusados

16. Los actos administrativos acusados25 son los siguientes: 16.1. La Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 201026, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta NOVAVENTA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que

se indicó: “[…]

2. Caso concreto En el caso sub-exámine, compete a esta Oficina analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca propiedad de la sociedad opositora, EMPRESAS CMPC S.A.,

la cual se expone a continuación:

MARC EXPEDIEN CLAS REGISTR VIGENCI

A TE E O A NOVA 09-046217 16 393113 29/12/20 19 2. 1. Análisis comparativo de los signos. Los signos confrontados son los siguientes:

SIGNO SOLICITADO MARCAS PREVIAMENTE

REGISTRADAS

NOVA […] 25 Se procede a transcribir los apartes, más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar el cargo formulado. 26 Cfr. Folios 28 a 32

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección, al analizar los signos previamente representados, encuentra que comparten la expresión "nova", expresión latina utilizada para evocar "novedad", razón por la cual el consumidor la entiende como relacionada a una característica del producto o de su presentación, motivo por el cual ha sido utilizada dentro de la clase 16 internacional por diversos empresarios". agregándose elementos que le añaden distintividad. Por lo anterior, al verificar el conjunto presentado a registro, se encuentra que el mismo es más extenso, al añadir dos sílabas en la parte final /NO/VA/VEN/TA/, conformándose así un conjunto que debido a su complejidad y a la sonoridad de la parte final, se aleja de la impresión causada por la marca opositora Sumado a lo anterior, esta Dirección observa que el signo solicitado es mixto y contiene elementos gráficos y de diseño que coadyuvan a elevar su fuerza diferenciadora, lo cual es relevante para efectos de determinar que los signos comparados pueden coexistir pacíficamente en el mercado de bienes y servicios sin que se genere riesgo de confusión. Por tanto, se considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles. En consecuencia, esta Oficina no considera necesario referirse a la conexión competitiva, toda vez que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de

confusión, ya que el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los productos que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado. De manera que, al no considerarse que el consumidor se encuentre en riesgo de confusión o asociación, no considera esta instancia que la solicitud de protección sobre un signo distintivo sin relación a las marcas opositoras se constituya en un acto de competencia desleal, independientemente de lo que determinen las autoridades pertinentes en los procesos correspondientes, si los llegase a haber. Por todo lo anterior, esta Dirección considera viable el registro del signo solicitado, puesto que este no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Ello, sumado a que, una vez verificada la normativa andina en materia de propiedad industrial, así como la base de datos de esta Entidad, se constató que el signo solicitado a registro no está incurso en ninguna causal de irregistrabilidad. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por

EMPRESAS CMPC S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca :NOVAVENTA (mixta)

Para distinguir : LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS,

PUBLICITARIOS, MATERIAL PUBLICITARIO,

FOLLETOS, AVISOS, PENDONES, MATERIAL

PUBLICITARIO IMPRESO, PAPEL, CARTÓN Y

ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS NO

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES;

PRODUCTOS DE IMPRENTA; ARTÍCULOS DE

ENCUADERNACIÓN; FOTOGRAFÍAS;

PAPELERÍA; ADHESIVOS PEGAMENTOS PARA

LA PAPELERÍA O LA CASA; MATERIAL PARA

ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE

ESCRIBIR Y ARTÍCULOS DE OFICINA

(EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE

INSTRUCCIÓN O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO

APARATOS) ; MATERIAS PLÁSTICAS PARA

EMBALAJE (NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA, CLICHÉS. (Productos de la clase 16ª de la

Clasificación Internacional de Niza).

Titular: NOVAVENTA S.A.S

Domicilio: MEDELLÍN - ANTIOQUIA - COLOMBIA Dirección

CARRERA 52 No. 20 - 124

Vigencia: DIEZ (10) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la propiedad industrial […]” (Destacado fuera de texto). 16.2. La Resolución núm. 49820 de 20 de septiembre de 201027, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto de 2010, en la que se indicó: 27 Cfr. Folios 33 a 38 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co “[…]

2. Caso en estudio Refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro NOVAVENTA y la marca previamente registrada NOVA, certificado No. 393113, clase 16, vigente hasta el 29 de diciembre de 2019, cuyo titular es la sociedad Empresas CMPC S.A.

Los signos a cotejar son los siguientes: El signo solicitado La marca registrada NOVA Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta Dirección considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado. En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Lo anterior por cuanto, si bien es cierto que el signo solicitado en registro NOVAVENTA reproduce en su estructura a la marca opositora NOVA, también es cierto que la partícula "nova" es débil al evocar el concepto de "nuevo", por lo cual es requerida por los diversos empresarios para inferir características de sus productos. Así las cosas, mal haría esta Dirección en negar el registro de aquellos signos que contengan dicha partícula, siempre y cuando contengan elementos nominativos y/o gráficos que logren diferenciarlos de aquellas marcas previamente registradas. En el caso particular, se observa que el signo solicitado en registro se compone de una palabra compuesta por cuatro sílabas, NOVAVENTA,

siendo más extensa que la marca opositora y adicionalmente, presentando una ortografía y una pronunciación disímil, y unos elementos gráficos particulares que permiten diferenciar los signos en el mercado. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se confirmará el acto recurrido. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 43164 de 20 de agosto de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]” (Destacado fuera de texto). 16.1. La Resolución núm. 18809 de 31 de marzo de 201128, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 43164 de 20 de agosto

de 2010, en la que se indi