CE-11001-03-24-000-2011-00304-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo denominativo SPONGE TOWELS / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / SIGNO EN IDIOMA EXTRANJERO – Eventos en que procede su registro / SIGNO GENÉRICO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / IDIOMA INGLÉS – No es una lengua de común conocimiento y referencia por parte de la mayoría de la población colombiana / SIGNO DE FANTASÍA EN IDIOMA EXTRANJERO – Lo es SPONGE TOWELS / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a la expresión SPONGE TOWELS porque no es genérica de los productos amparados en la clase 16 y tiene fuerza distintiva / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[C]orresponde a la Sala establecer […] si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, procedía el registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa) para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. […] [S]e tiene que, conforme a la jurisprudencia de esta sección, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. […] [E]l requisito de distintividad, es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. […] Ahora, para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distingue el signo «Sponge Towels» (nominativa) son de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y teniendo en cuenta que la expresión se encuentra en un idioma extranjero se hace necesario determinar si la misma es de uso común en Colombia para con ello definir su genericidad y descriptividad. […] En ese orden, la Sala encuentra que el signo solicitado «Sponge Towels» (nominativo) consiste en una frase del idioma inglés, que no corresponde a unos vocablos de conocimiento generalizado, pues, a partir de un juicio objetivo, se requiere de un conocimiento del idioma inglés y de un grado medio de complejidad del aprendizaje de este idioma para saber de qué se trata. […] [E]s claro para la Sala que el idioma ingles no es una lengua de común conocimiento y referencia por parte de la mayoría población colombiana y bajo esta perspectiva, al ser una expresión cuyo entendimiento no es generalizado, se advierte que el signo bajo examen no consiste de manera exclusiva en una expresión que informa directamente acerca de uno de los productos que identifica, ni de las características de los productos que pretende identificar, máxime cuando el signo negado no se expresa en un idioma que sirve de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada. Por lo tanto, la genericidad de la misma no se configura y al no ser de común entendimiento en la mayoría de la población colombiana, se constituye como un

signo de fantasía en idioma extranjero. Por lo anterior, la expresión «Sponge Towels» se constituye como una expresión con fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como un elemento que indica las calidades de los productos o el producto en sí. En consecuencia, la Sala advierte que la expresión «Sponge Towels» no es genérica de los productos amparados en la clase 16, porque si bien su traducción al español significa «Toalla/ Esponja» no se logró demostrar que el usuario común distinga la expresión para los productos que ampara, teniendo en cuenta que los consumidores promedio son personas no versadas en el idioma inglés y por lo tanto el signo no se constituye como descriptivo para los productos que la marca ampara. Por consiguiente, la Sala concluye que los actos demandados vulneraron las normas invocadas por la demandante, en tanto en el asunto no se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135, literal b) y f) de la Decisión 486 del

2000. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá proceder a registrar la marca «Sponge Towels» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Papeles

Nacionales S.A.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Es autónomo / DERECHO A LA IGUALDAD – No vulneración

[C]orresponde a la Sala establecer si los actos administrativos acusados vulneraron el derecho a la igualdad del actor […]La Sala advierte que, conforme a

la jurisprudencia citada, los exámenes de registrabilidad son autónomos, y en atención a ello, el registro de una marca igual o similar no es condición para proceder a registrar otra, en tanto, como ya se precisó, cada análisis obedece a unas condiciones fácticas y jurídicas independientes que permiten determinar la procedencia del registro conforme a la normatividad aplicable […] Para la Sala es evidente que la entidad demandada, en ejercicio de su autonomía, adelanta de manera independiente los respectivos exámenes de registrabilidad de una marca, por lo que no es dable concluir que la entidad esté en la obligación de conceder un registro sustentada en que ya existe el registro de una marca con signos u expresiones similares a la solicitada. Por lo tanto, no tratándose de casos o situaciones idénticas que permitan aducir violación del principio de igualdad, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 13 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 3 INCISO 6 / DECISIÓN 486

DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135

LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00304-00

Actor: PAPELES NACIONALES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIOSIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL - REGISTRO MARCARIO.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por medio de apoderado judicial, la Sociedad Papeles Nacionales S.A., interpuso en contra de la Resolución núm. 45651 del 30 de agosto de 2010, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 52512 de 28 de septiembre de 2010 y núm. 011511 de 28 de febrero de 2011, por las que confirmó la Resolución 45651 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la Sociedad Papeles Nacionales S.A. presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«3.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 45651 del 30 de agosto del 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 10 005 867 mediante la cual la Directora de Signos Distintivos declaró fundada la demanda de oposición presentada por la Sociedad Productos Familia S.A. y que a su vez NEGO el Registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa) clase 16, solicitada por la sociedad Papeles Nacionales S.A., domiciliada en la ciudad de Pereira. 3.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 52512 del 28 de septiembre de 2010, por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de reposición interpuesto contra la 1 Folios 12 a 33 Resolución 45651 del 30 de agosto de 2010, confirmándola en todas sus partes. 3.3.- Que se declare la nulidad de la resolución 11511 del 28 de febrero de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 45651 del 30 de agosto de 2010, confirmándola en todas sus partes. 3.4.- Que como consecuencia de las declaraciones 3.1., 3.2., y 3.3., y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, CONCEDER el

registro por el periodo de diez (10) años de la marca «Sponge Towels» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a la Sociedad Papeles Nacionales S.A. 3.5.- Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y expedir copia de la Sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.» A continuación, se transcriben los actos administrativos acusados: RESOLUCIÓN NÚM. 45651 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA SOLICITUD DE REGISTRO

MARCARIO”

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO 3523 DE 2009, CONSIDERANDO Primero: Que, mediante Formulario Único de Registro radicado el 21 de enero de 2010, PAPELES NACIONALES S.A., solicitó el registro como marca nominativa del signo SPONGE TOWELS, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional de Niza.

Segundo: Que, una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de registro marcario mencionada en el numeral anterior, con el lleno de los requisitos legalmente establecidos, PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud de registro marcario de la referencia, con fundamento en los siguientes argumentos: “(…) la marca solicitada SPONGE TOWELS resulta genérica ya que esta hace referencia directa a una toalla o pañuelo de esponja o esponjoso. Son

expresiones del idioma ingles cuyo significado es ampliamente conocido por el público consumidor colombiano y particularmente por el sector de consumidores al que se dirige. En efecto “SPONGE” traduce esponja y “TOWEL” toalla. Por las razones que se han expuesto, el consumidor al percibir el signo que pretende registrarse como marca, entenderá de manera directa que se trata de un papel con características de esponja y, más concretamente, un pañuelo o toalla de papel esponjoso, y por esta razón las expresiones no podrán distinguir un origen empresarial especifico. Es claro por tanto que el signo solicitado carece de aptitud para ser registrado como marca (…)” […] La marca solicitada en registro pretende distinguir “toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables, papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases”, productos de la clase 16 internacional. En principio se considera que las palabras en idioma extranjero no son conocidas por todos, pudiéndose pensar que no tienen ningún significado, y por lo tanto se podrían considerar como de fantasía. Y aunque, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma, es un hecho que existen palabras extranjeras que por su uso común son fácilmente comprensibles para el consumidor medio de la Subregión Andina, pudiendo llegar a ser irregistrables como marcas. En el caso en estudio, se ha podido constatar que la expresión “SPONGE TOWELS” es una expresión que se traduce al español como “toalla de

esponja”, lo cual conlleva a relacionarla de manera inmediata, con el tipo de producto que se pretende identificar, esto es, toallas, lo cual deja claro el grado de genericidad de la expresión solicitada, pues indica uno de los productos y la finalidad de los mismos y ante la ausencia de elementos que le impriman distintividad al signo, no puede ser apropiada exclusivamente por el solicitante, ya que se estaría privando a los demás empresarios de una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado. En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE Artículo primero: Declara fundada la oposición presentada por Productos

Familia S.A.

Artículo segundo: Negar el registro como marca nominativa del signo SPONGE TOWELS, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza Artículo tercero: “[…] advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

[…]”

RESOLUCIÒN NÙM. 52512

“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS EN EJERCICIO DE SUS

FACULTADES LEGALES CONSIDERANDO Primero: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con el lleno de los requisitos de ley, el Doctor Jaime Eduardo

Delgado Villegas, actuando como apoderado de la sociedad Papeles Nacionales S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución núm. 45651 del 30 de agosto de 2010, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo SPONGE TOWELS, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El recurso se fundamenta de la siguiente manera: “(…) Según lo enunciado, dejo demostrado que la marca “SPONGE TOWELS” para productos de la clase 16 internacional, no es genérica ya que en nuestro medio no tiene transparencia conceptual, ya que la mayoría de las personas no logran desentrañar el significado de los términos extranjeros citados y por lo tanto la marca solicitada es suficientemente distintiva, debido a que permite distinguir los productos de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. de otros de la competencia, donde sobre la distintividad, solicitó a su Despacho tener en cuenta para el presente caso lo dicho por el Tribunal Andino de Justicia en Proceso 116-IP-2008 (…)” “[…] 2. Estudio de registrabilidad Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta Dirección considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal f) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita, SPONGE TOWELS, consiste en una expresión con al que se designa de manera

directa el producto al que se refiere la solicitud de registro. […] RESUELVE Artículo primero: Confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 45651 de 30 de agosto de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos.

Artículo segundo: Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial […]”

RESOLUCIÓN NÚM. 011511

“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE

EL ARTICULO 11 NUMERAL 7 DEL DECRETO 3523 DE 2009, CONSIDERANDO Primero: Que mediante Resolución núm. 45651 de 30 de agosto de 2010, al Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Productos Familia S.A. y negó el registro de la marca nominativa SPONGE TOWELS solicitado por la sociedad Papeles Nacionales S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional de Niza, por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Segundo: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, actuando en calidad de apoderado de la sociedad solicitante, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución indicada en el considerando anterior […]

Tercero: Que mediante Resolución núm. 52512 de 28 de septiembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 45651 de 30 de agosto de 2010, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado. “[…] Así las cosas, resulta claro para este Despacho que la expresión que se pretende registrar se entiende conocida por un amplio sector de consumidores, teniendo en cuenta que la palabra en inglés “SPONGE” guarda con esponja semejanzas gramaticales al provenir de la misma raíz latina “SPONGIA”, mientras que la expresión “TOWELS” es reconocida por un amplio sector de consumidores en nuestro medio.

Ahora bien, si se observa los productos comprendidos en la clase 16 Internacional anteriormente transcritos, se tienen que la denominación solicitada no está cumpliendo con una de las funciones principales de las marcas como es “su distinción e individualización”. Lo anterior, por cuanto la misma define los productos objeto de registro y por lo tanto, es una expresión que es inapropiada al ser requerida por los empresarios del sector y además, son expresiones que son usuales para designar los productos que se enmarcan dentro de la precitada clase internacional. De acuerdo a lo anterior, la marca solicitada “SPONGE TOWELS” sin ningún otro elemento adicional no es capaz de identificar un origen empresarial determinado, más aún si se tiene en cuenta que dicha denominación se relaciona con los productos que se pretenden proteger, vale decir “toallas de papel, toallas faciales de papel, toallas de papel para desmaquillar, toallitas de papel y celulosa para bebé” entre otras.

Por lo tanto, no siendo capaz la expresión “SPONGE TOWELS” de individualizar y diferenciar los productos pretendidos, característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, por las razones anotadas, no es viable conceder el registro solicitado. […] RESUELVE Artículo primero: Confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 45651 de 30 de agosto de 2010, proferida por la división de signos distintivos […]” 1.2. Los Fundamentos de Derecho y el Concepto de Violación 1.2.1. Fundamentos de Derecho La parte actora manifestó que el 21 de enero de 2010, la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., solicitó el registro como marca del signo «Sponge Towels» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Sostuvo que la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No.614 del 19 de marzo de 2010; la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que la marca era insuficientemente distintiva, genérica y descriptiva. Agregó que, mediante la Resolución núm. 45651 del 30 de agosto de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta por PRODUCTOS FAMILIA S.A., y, en consecuencia, negó el registro de la marca «Sponge Towels» (nominativa), para distinguir productos de la citada Clase 16 Internacional2, a la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio el

de apelación, sustentando la solicitud de revocatoria de la decisión desfavorable con argumentos conducentes a demostrar que la expresión «Sponge Towels» clase 16, no constituía una expresión insuficientemente distintiva y mucho menos genérica. Los recursos citados fueron resueltos de manera desfavorable a través de dos actos administrativos: el recurso de reposición fue resuelto mediante la Resolución núm. 52512 de 28 de septiembre de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 11511 del 28 de febrero de 2011 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. Los dos actos administrativos confirmaron la Resolución 45651. 1.2.2. El Concepto de Violación 2 La clase 16 comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales, así como los artículos de oficina. La parte actora manifestó que con las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio se vulneró el artículo 13 incisos 1 y 2 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 3, inciso 6 del Código Contencioso Administrativo. Indicó que con la decisión asumida se vulneró el derecho a la igualdad, toda vez que concedió a otros titulares marcas que tienen en su conformación palabras del idioma ingles que hacen relación a las características de un producto mismo3, las cuales tienen la misma o similar conformación arbitraria o de fantasía que tiene la marca «Sponge Towels». Adujo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia ha

sostenido que cuando las expresiones en otro idioma no tienen la suficiente transparencia conceptual, como sucede en el caso de la expresión «Sponge Towels», la misma debe considerarse caprichosa o de fantasía.4 Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 135, literales b) y f) de la Decisión 486. 3 Folios 17 y 18 del Cuaderno principal, escrito de demanda: “1. RESISPONGE Clase 16Certificado de Registro No. 370.347 con vigencia hasta el 30 de diciembre de 2018 y cuyo titular es la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., 2. ULTRASPONGE Clase 16Certificado de Registro No. 264.466 con vigencia hasta el 15 de mayo de 2012 y cuyo titular es la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., 3. FIBRASPONGE Clase 16Certificado de Registro No. 333.116 con vigencia hasta el 3 de mayo de 2017 y cuyo titular es la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., 4. ABSORSPONGE Clase 16Certificado de Registro No. 263.566 con vigencia hasta el 15 de mayo de 2012 y cuyo titular es la Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. 5. KIMTOWELS Clase 16Certificado de Registro No. 118.034 con vigencia hasta el 24 de agosto de 2012 y cuyo titular es la sociedad KIMBERLYCLARK WOLDWIDE, INC. 6. LIQUID PAPER Clase 16Certificado de Registro No. 249.516 con vigencia hasta el 21 de marzo de 2012 y cuyo titular es la sociedad THE GILLETTE COMPANY. 7. CARTTON BOX (mixta) clase 16Certificado de registro No. 313.900

CON VIGENCIA HASYA EL 19 de abril de 2016 y cuyo titular es el señor CRISANTO ARIAS GALINDO. 8. MINI CLEAN (mixta) 395.736 con vigencia hasta el 25 de enero de 2020 y cuyo titular es la sociedad ABISAAD JANNA Y CIA LIMITADA. 9. CLEANLINE (mixta) clase 16Certificado de Registro No. 296.406 con vigencia hasta el 25 de abril de 2015 y cuyo titular es la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG. 4 Folio 19 del Cuaderno Principal. Proceso 85-IP-2004 “LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de estas no sea del conocimiento común, por lo tanto, correspondía considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor. El tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “… cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de generosidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. Afirmó que, tal como lo ha sostenido la doctrina5, para que una expresión

extranjera compuesta por términos genéricos sea genérica, es necesario que la gran mayoría del público consumidor a quien van dirigidos los productos a que está destinada la marca, comprenda el significado de la misma y por lo tanto relacione la marca con un producto específico; Sin embargo, debido a que en Colombia la mayoría de las personas no hablan inglés, la expresión «Sponge Towels» debe tomarse para su análisis de registrabilidad con relación a productos de la clase 16 como término caprichoso o de fantasía. Explicó que el apoderado de PRODUCTOS FAMILIA S.A., con su fundamento simplista, no logró demostrar que la expresión «Sponge Towels» para productos de la clase 16 Internacional fuera genérica en nuestro medio y por lo tanto insuficientemente distintiva, lo que hace que carezca de todo fundamento legal lo expresado en la citada demanda, en virtud de lo expresado por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que expresa que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Alegó que quedó demostrado que la expresión «Sponge Towels» no es genérica por carecer de transparencia conceptual, en el entendido que la mayoría de las personas no logran desentrañar el significado de los términos extranjeros citados, y por lo tanto la marca solicitada es suficientemente distintiva, debido a que permite distinguir los productos de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Manifestó que, en el medio, para que un término sea genérico, debe ser requerido tanto por los empresarios del sector como por las personas en general para identificar un producto específico, de tal forma que la expresión genérica sería

«Toalla/ Esponja» mas no «Sponge Towels» con relación a productos de la clase 16 internacional, porque precisamente las personas en Colombia al referirse o demandar el producto enunciado, se refieren a él como «Toalla/ Esponja» y no como «Sponge Towels» 5 Folio 22, Martínez Medrano Soucasse, Derecho de Marcas, ediciones la Roca, Buenos AiresArgentina 2000, pagina 66: “ Si la palabra que se solicita como marca es genérica es una lengua extranjera, para determinar si es aplicable la prohibición de registro se deberá estar al conocimiento del idioma o del término especifico por el consumidor argentino , según lo resolvió la jurisprudencia: “ para la gran mayoría de los consumidores el idioma extranjero y, por ende, esa especial locución , es de difusión relativa en nuestro país; de allí que las marcas que recojan vocablos extraños a nuestra lengua deban considerarse, en principio, denominaciones de fantasía, no evocativas de idea alguna, y por ello, como tiene dicho la Sala, no susceptibles de provocar equívocos en el terreno ideológico”. Por último, señaló que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6 ha sostenido que un signo es insuficientemente distintivo cuando se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o con sus características; por lo tanto, el término «Sponge Towels» es registrable para productos clase 16 internacional por ser distintivo, ya que, como se demostró, las personas en el medio no identifican la expresión con su definición, por lo que la misma se identifica como caprichosa o de fantasía.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio7

El apoderado judicial de la SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el demandante alegó que existen marcas en ingles que han sido registradas con anterioridad y que a su parecer hacen referencia a características de los productos que se pretendían amparar o al producto mismo y no fueron consideradas por la Entidad como “insuficientemente distintivas o genéricas o descriptivas”, informando que cada caso es estudiado de forma única, teniendo en cuenta las particularidades de la marca que se pretende registrar, la clasificación internacional a la que obedece el producto, así como el contexto del momento en que se solicita el registro, sin significar que el estudio de registrabilidad de la marca «Sponge Towels» no se haya efectuado conforme al principio de igualdad por él alegado. Indicó que la acusación elevada por el apoderado de la sociedad Papeles Nacionales S.A. dista en todo sentido de la realidad, pues del estudio del expediente 10-00587, la demandante pudo defender sus intereses en las oportunidades procesales destinadas para tal fin, máxime cuando en el expediente 6 Folio 28, Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. No. 585 del 20 de julio de 2000, marca

Los Alpes. “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga esas características carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es de distinguir unos productos de otros.” 7 Folios 66 A 72 administrativo obran las actuaciones ejercidas; entiéndase por éstas, el traslado presentado frente al escrito de oposición y el recurso de reposi