CE-11001-03-24-000-2011-00307-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Por la prohibición de signos conformados por expresiones descriptivas de las características de los productos que se pretenden identificar y por los nombres genéricos o técnicos de los productos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Del signo mixto CUBA LIBRE para identificar productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto signo mixto CUBA LIBRE para identificar productos comprendidos en la Clase 33 porque está conformado exclusivamente por expresiones genéricas [L]a Sala encuentra que la expresión CUBA LIBRE es utilizada de forma general para referirse a un cóctel preparado a partir de la mezcla de refresco de cola con ron. En este sentido, hace referencia directa a una especie de bebida alcohólica, que es, a su vez, uno de los productos que el signo pretende identificar de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Atendiendo a que la denominación del signo solicitado a registro hace referencia directa a una especie de los productos que pretende identificar y en aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si un signo está compuesto por expresiones exclusivamente genéricas, la Sala considera que el signo mixto CUBA LIBRE efectivamente es genérico para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y que los elementos adicionales que lo componen, esto es, la caligrafía especial y el triángulo invertido no le otorgan una distintividad suficiente, que desvirtúe la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486. En este

punto, la Sala recuerda que es posible registrar un signo conformado por partículas genéricas, siempre y cuando contenga elementos adicionales que le permitan obtener una suficiente distintividad, en la medida en que no es posible otorgarle exclusividad al empresario respecto de dichas expresiones genéricas. Aunado a lo expuesto, se debe tener en cuenta que las expresiones FÓRMULA ORIGINAL y RON & COLA son explicativas, es decir, no hacen parte del signo, y, en consecuencia, no le dan distintividad. Por lo anterior, el signo CUBA LIBRE no cuenta con elementos adicionales que le otorguen distintividad, le permitan diferenciarse en el mercado y lo identifiquen con un origen empresarial determinado por lo que no cumple con las condiciones para ser registrado como marca. Sumado a lo anterior, el consumidor medio que observe el signo mixto en su conjunto, verá las expresiones explicativas y concluirá con mayor certeza que el producto que pretende identificar el signo solicitado es una bebida alcohólica, esto es, el coctel preparado con la mezcla de ron y cola, reforzando así su carácter de genérico. Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el signo mixto CUBA LIBRE solicitado por la parte demandante, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00307-00

Actor: CUBA LIBRE PRODUCTS, INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Causales absolutas de irregistrabilidad. Signos genéricos y descriptivos.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cuba Libre Products, Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 45697 de 30 de agosto de 2010, 59357 de 28 de octubre de 2010 y 25811 de 16 de mayo de 2011. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Cuba Libre Products, Inc., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 45697 de 30 de agosto de 20104, “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de registro marcario” y 59357 de 28 de octubre de 2010,

1 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 y 3 2 Cfr. Folios 30 a 57 3 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” “[…] ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. […]”. 4 Esta resolución negó el registro de la marca mixta CUBA LIBRE, solicitado por Cuba Libre Products, Inc. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 25811 de 16 de mayo de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto CUBA LIBRE para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución número 45697 de fecha 30 de agosto de 2010, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta CUBA LIBRE, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 09-059422.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 59357 de fecha 28 de octubre de 2010, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirma la resolución No. 45697 de 2010.

TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 25811 de fecha 16 de mayo de 2011, la cual confirma el acto administrativo contenido en la resolución No. 45697 de 2010.

CUARTA. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva de dar aplicación al artículo 176 del C.C.A., y se ordene el registro de la marca mixta CUBA LIBRE, para distinguir productos de la clase 33.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 5 Cfr. Folio 31 y 32 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Solicitó, el 9 de junio de 2009, el registro como marca del signo mixto CUBA LIBRE para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 19 de marzo de 2010 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 614, la cual fue objeto de oposición por parte de Licorera Zacapaneca Sociedad Anónima, en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales e) y f) de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, mediante la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro como marca del signo mixto CUBA LIBRE para distinguir productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 59357 de 28 de octubre de 2010, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la

Resolución núm. 25811 de 16 de mayo de 2011, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010. Normas violadas 6 Cfr. Folios 32 y 33 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 1347 y el literal f)8 del artículo 135 de la Decisión 486.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 6.1.Manifestó que la parte demandada violó el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que “[…] la marca CUBA LIBRE está conformada por elementos nominativos y gráficos que la hacen suficiente distintiva y por lo tanto registrable para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional [...]”9. 6.2. Explicó que “[…] en lo referente a la condición de distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado. En este sentido la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando en relación con los mismos no constituye un signo genérico ni descriptivo [...]”10.

Segundo cargo: Violación del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 7 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]” 8 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]” 9 Cfr. Folio 34 10 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.3. Indicó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio violó la norma transcrita, por cuanto considero que el singo CUBA LIBRE, constituye un genérico respecto de los productos de la clase 33 [...]”11. 6.4. Argumentó que “[…] la norma señala la irregistrabilidad de signos que consistan EXCLUSIVAMENTE en el nombre genérico o técnico del producto. En

este caso el signo CUBA LIBRE, no consiste EXCLUSIVAMENTE en el nombre genérico o técnico del producto [...]”12. 6.5. Explicó que, contrario a lo argumentado por la parte demandante, “[…] de acuerdo con la norma comunitaria y con lo dictado a través de diversa jurisprudencia por el Tribunal Andino de justicia y por el Consejo de Estado, es viable el registro de una marca que designe o evoque un determinado producto, siempre y cuando la conjunción de elementos, incluso elementos genéricos, forme un conjunto distintivo [...]”13. 6.6. Reiteró, con fundamento en distintas interpretaciones prejudiciales proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “[…] en cuanto a las marcas genéricas, descriptivas y débiles a pesar de ser irregistrables de forma independiente, si están acompañadas de algún signo o figura que les genere distintividad sí pueden ser registradas [...]”14. 6.7. Arguyó que “[…] el hecho de que el signo CUBA LIBRE haya sido admitido a registro, por varias oficinas nacionales a nivel internacional, respetando el criterio jurisprudencialmente expuesto de que cada oficina nacional es libre de optar por la teoría marcaria que a bien tenga, sí demuestra fehacientemente que la marca mixta CUBA LIBRE, cuyo registro ha sido negado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, SÍ es registrable, a la luz de la interpretación internacional [...]”15. 6.8. Concluyó que “[…] siguiendo estos lineamientos doctrinales y jurisprudenciales internacionales, no puede restringirse el registro de la forma extrínseca o forma especial de presentación de la marca mixta CUBA LIBRE, tal

11 Ibidem. 12 Cfr. Folio 35 13 Ibidem. 14 Cfr. Folio 47 15 Cfr. Folio 50 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como fue presentada a registro ante la superintendencia de industria y comercio [...]”16. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada17 contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación del artículo 134 y el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 7.1. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos “[…] no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”19. 7.2.Añadió que “[…] la División de Signos Distintivos y la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidieron de forma legal y válida las resoluciones acusadas, declarando fundada la oposición presentada frente a la solicitud de registro de la marca CUBA LIBRE presentada por la sociedad CUBA LIBRE PRODUCTS INC., para distinguir productos comprendidos en la clasificación 33 de la versión 9 de la clasificación internacional, puesto que se determinó que se encontraba inmersa en las causales de irregistrabilidad conforme a la normatividad marcaria vigente [...]”20. 7.3. Señaló que “[…] teniendo en cuenta que el asunto que nos ocupa tiene relación directa con lo genérico de la marca solicitada en registro, pues considera

el demandante que no se adecúa a derecho las apreciaciones hechas por la SIC al calificar de genérica la marca de la cual se solicitó el registro, cabe señalar que las expresiones genéricas carecen de distintividad, en tanto son incapaces de individualizar el producto o servicio a que aplican. De igual forma no pueden ser apropiadas de forma exclusiva al ser necesariamente requeridas por los demás 16 Cfr. Folio 51 17 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 79 a 82 18 Cfr. Folios 71 a 78 19 Cfr. Folio 73 20 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarios para dar información de frases o palabras explicativas sobre los productos o servicios […]”21. 7.4. Añadió que “[…] no es procedente otorgar la exclusividad de una palabra genérica puesto que si bien son de libre utilización, su registro se convertiría en monopolio que excluiría a los demás competidores de su uso. Esta disposición busca que las palabras que por su naturaleza son de libre utilización lo sigan siendo, así como que el consumidor identifique el origen empresarial, lo que sólo acontece con marcas distintivas [...]”22. 7.5. Afirmó que “[…] la marca solicitada en registro es una denominación descriptiva, impropia de ser susceptible de registro, ya que otros productos comparten tales características y por ende pueden ser individualizados del mismo modo, bajo la misma denominación, por tal razón se considera que expresiones con tal condición pertenecen al dominio público […]”23.

7.6. Concluyó que “[…] tal y como lo manifestó oportuna y acertadamente la Superintendencia de Industria y Comercio, y por obedecer a elementos genéricos, la marca CUBA LIBRE solicitada para identificar productos de la clase 33 de la clasificación internacional de Niza, carece de distintividad, aspecto que hace imposible proceder a su registro […]”24. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 23 de noviembre de 201525, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486. 21 Cfr. Folio 75 22 Ibidem. 23 Cfr. Folio 77 24 Cfr. Folio 78 25 Cfr. Folios 92 y 93

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 239-IP-2016 el 9 de septiembre de 201626, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 y del Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

2. No procede la interpretación del Artículo 134, debido a que los requisitos para constituir una marca a los que se refiere el artículo citado no son

materia de la controversia. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del Literal f) del Artículo 135 de la norma citada.

3. De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que la SIC considera que el signo es descriptivo, como sustento de la denegatoria […]”27

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2018, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso.

Alegatos de conclusión

13. El Despacho Sustanciador, de conformidad con el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, mediante auto de 12 de abril de 201928, dispuso correr traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes 26 Cfr. Folios 104 a 112 27 Cfr. Folios 108 y 109 28 Cfr. Folio 202

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

14. Durante el término legal, la parte demandante y la parte demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación a la misma. El tercero

con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 239-IP-2016 proferida el 9 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre los signos exclusivamente genéricos o descriptivos como causales absolutas de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. Visto el artículo 128 numeral 7.º29 del Código Contencioso Administrativo30, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30831 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201132, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1333 del Acuerdo núm. 80 de 12 de 29 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […]7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 30 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso

Administrativo”. 31 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 32 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 33 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marzo de 201934, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

18. Los actos administrativos acusados35 son los siguientes: 18.1. La Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 201036, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por el tercero

con interés directo en el resultado del proceso y negar el registro como marca del signo mixto CUBA LIBRE, para identificar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se indicó: “[…] Corresponde en este caso determinar la registrabilidad del signo CUBA LIBRE solicitado en registro como marca mixta, dilucidando si en efecto se trata, en su conjunto, de un signo descriptivo o genérico en relación con los productos que pretende identificar en el mercado, a saber, “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), comprendidos en la clase 33 de la octava edición de la clasificación Internacional de Niza. Así las cosas. Teniendo en cuenta, los productos antes referidos que la marca solicitada pretende proteger, considera esta Dirección que evidentemente se trata de un signo genérico y descriptivo. Lo anterior por cuanto, de manera directa, indica los productos que identifica y sus características o cualidades. En efecto, la expresión CUBA LIBRE, es genérica por cuanto hace referencia a “un coctel resultante de la mezcla del ron con refresco de cola”, por lo tanto, designa directamente el producto que pretende de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 34 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 35 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 36 Cfr. Folios 5 a 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co proteger, por lo que el consumidor fácilmente entenderá que se trata de una bebida específica que posee dichas características. En tal sentido, de concederse tal denominación, se estaría otorgando al solicitante un derecho exclusivo sobre términos que son de libre utilización, más aún teniendo en cuenta que la marca solicitada carece de elementos adicionales que permitan otorgarle distintividad que logre diferenciarla de otros signos en el mercado, e identificarla con un origen empresarial determinado. Así mismo, el signo solicitado resulta descriptivo de los productos que identifica, toda vez que en su etiqueta incorpora la denominación “FORMULA ORIGNAL RON & COLA”, la cual, junto a la expresión “CUBA LIBRE”, hace referencia a una bebida cuya preparación se compone de ron y cola, indicando de esta manera las características que posee. Quiere decir lo anterior, que la marca solicitada en registro, es una denominación descriptiva, impropia de ser susceptible de registro, ya que otros productos comparten tales características y por ende pueden ser individualizados del mismo modo, bajo la misma denominación, por tal razón se considera que expresiones con tal condición, pertenecen al dominio público. En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la

sociedad LICORARA ZACAPANECA, SOCIEDAD ANONIMA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro como marca nominativa del

signo CUBA LIBRE, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza […]” (Destacado fuera de texto). 18.2. La Resolución núm. 59357 de 28 de octubre de 201037, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010, en la cual se indicó: “[…] Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta Dirección considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en 37 Cfr. Folios 9 a 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el literal e) y f) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita consiste en una expresión con la que se designan de manera directa los productos a los que se refiere la solicitud de registro. Para abordar el tema de la genericidad de la marca solicitada, es necesario, ante todo, señalar que productos se desean proteger con dicha solicitud. Según el considerado primero de la presente resolución, el pretendido registro tiene por objeto los productos ubicados en la clase 33 internacional, específicamente: “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).” Nótese que las expresiones CUBA LIBRE hacen referencia a “un coctel resultante de la mezcla del ron con refresco de cola”, de manera que el

signo solicitado designa de manera directa los productos que se pretenden amparar, indicando de esta forma las características propias de los productos comprendidos en la clase 33 Internacional. En consecuencia, analizada la expresión en su conjunto, se observa que no puede ser registrada como marca, toda vez que su compuesto denominativo, como ya se dijo, es el nombre genérico de un producto perteneciente a la clase objeto de amparo, además la concesión del signo solicitado implicaría conceder una ventaja competitiva a un empresario respecto de respecto de expresiones de libre dominio dentro del mercado pertinente. […] De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literal e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual habrá de confirmarse la resolución recurrida. RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 45697 30 de agosto de 2010, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. […]” (Destacado fuera de texto). 18.3. Resolución núm. 25811 de 16 de mayo de 201138, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 45697 de 30 de agosto de 2010, en la cual se indicó: “[…] 38 Cfr. Folios 13 a 18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El signo solicitado está conformado por la expresión CUBA LIBRE escrita en mayúscula y doble línea en color rojo a primera palabra y en azul la segunda. En la base de la denominación se aprecia la expresión FÓRMULA ORIGINAL escrita en un tipo de letra especial y color azul. En la parte inferior del diseño se muestra un triángulo invertido compuesto por tres líneas doradas sobre el cual se aprecia la expresión RON & COLA. Para la Delegatura, la marca solicitada contiene algunas expresiones que resultan genéricas en relación con los productos que se pretenden distinguir, y otras descriptivas de los mismos, razones suficientes para abstenerse de conceder la protección marcaria pretendida. En efecto, al considerar la expresión CUBA LIBRE en relación con los productos pretendidos, a saber “bebidas alcohólicas (co