CE-11001-03-24-000-2011-00317-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto VALDERRAMA y la marca nominativa PIBE VALDERRAMA previamente registrada / UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS O APELLIDOS EN MARCAS – Procedencia cuando incluyen elementos adicionales que les conceda distintividad / REGISTRO MARCARIO – No Procede frente al signo mixto VALDERRAMA al carecer de distintividad y existir conexión competitiva con la marca PIBE VALDERRAMA previamente registrada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L}la Sala observa que entre el signo cuestionado “VALDERRAMA” y la marca previamente registrada “PIBE VALDERRAMA” existe similitud ortográfica y fonética, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce la expresión “VALDERRAMA”, contenida en la marca previamente registrada, además de que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla del signo previamente registrado. Por consiguiente, la marca cuestionada “VALDERRAMA” carece de la distintividad suficiente para coexistir pacíficamente con el signo previamente registrado. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se señala que las expresiones “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA” no tienen un significado en el idioma castellano. Sin embargo, para el común de los consumidores o usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado que “VALDERRAMA” se refiere a un nombre propio utilizado en Colombia por algunas personas y “PIBE” es el seudónimo de un reconocido deportista. […] De acuerdo con

los lineamientos trazados por el Tribunal, la Sala considera que la marca cuestionada, “VALDERRAMA”, no podía ser objeto de registro, dado que al no ir acompañada de un elemento distintivo (verbigracia TANIA o YURI) puede afectar la identidad de una persona natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre en este caso con el tercero interesado en las resultas del proceso, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, al reproducir su apellido “VALDERRAMA”, contenido en sus marcas, pudiendo inducir al público consumidor en confusión respecto del origen de los productos. […] Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el sub lite, el signo “VALDERRAMA” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ropa formal e informal o casual; vestidos; trajes de gimnasia y deporte; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; corsetería; ropa interior, trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas; sombrerería, gorras, bandas; cinturones […]”. Por su parte, la marca registrada “PIBE VALDERRAMA”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “[…] vestidos, calzado, sombrerería, zapatos de fútbol (guayos), medias, camisetas, buzos, sacos, pantalones,

chaquetas, ropa deportiva, uniformes, sudaderas, gorras, viseras; productos enmarcados en la Clase 25 del Nomenclátor Internacional […]” . De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que dichos signos pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen igual finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados por el ser humano para cubrir su cuerpo o vestirse; comparten los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por iguales medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (prendas de vestir); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00317-00

Actor: TANIA YURI VALDERRAMA ROSERO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “VALDERRAMA” ES SIMILIAR AL SIGNO

PREVIAMENTE REGISTRADO “PIBE VALDERRAMA” AL REPRODUCIR EL

APELLIDO “VALDERRAMA”, CONTENIDO EN ESTA MARCA SIN

ENCONTRARSE ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO QUE CONTRIBUYA A

DIFERENCIARLO DEL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la señora TANIA YURI VALDERRAMA ROSERO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 37577 de 26 de julio de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario" y 51830 de 28 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 18503 de 31 de marzo de 2011, "Por la cual se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para

la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “VALDERRAMA” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 9 de diciembre de 2009 solicitó el registro como marca del signo mixto "VALDERRAMA", para amparar productos comprendidos en la Clase 251 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2. 2°: Que una vez publicada la solicitud, el señor CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas nominativas “PIBE VALDERRAMA”, registradas en las clases 16, 25, 28, 32, 33 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante Resolución núm. 37577 de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, 1 Esta marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[…] ropa formal e informal o casual; vestidos; trajes de gimnasia y deporte; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; corsetería; ropa interior, trajes de baño y demás

prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas; sombrerería, gorras, bandas; cinturones […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denegó el registro del signo mixto "VALDERRAMA", en la Clase 25ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 51830 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 18503 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, toda vez que no existe identidad o semejanza alguna entre las marcas cotejadas que pueda generar en el mercado confusión o riesgo de asociación. Manifestó que la SIC, al momento de realizar la comparación entre los signos cotejados, fraccionó el registro marcario “PIBE VALDERRAMA” (nominativo), para encontrar alguna similitud inexistente con la marca “VALDERRAMA” (mixta) que se pretende registrar, lo cual se encuentra prohibido por el Consejo de Estado, dado que las expresiones deben analizarse en conjunto.

Indicó que la marca objeto de registro está conformada por un conjunto gráfico compuesto por una figura geométrica rectangular, esto es, una figura semejante a la letra “V”, ubicada en la parte de arriba de la palabra “VALDERRAMA”, escrita de manera especial y con colores característicos, lo cual genera notablemente una Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferencia con la marca previamente registrada “PIBE VALDERRAMA” (nominativa). Señaló que no existe confusión visual entre los signos cotejados, debido a que la marca “PIBE VALDERRAMA” cuenta con una mayor extensión y está compuesta por dos palabras y seis sílabas, mientras que el signo “VALDERRAMA” está estructurado por una palabra y cuatro sílabas. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el articulo 136, literales a) y e), ibídem, por indebida aplicación. Manifestó que la confusión auditiva se presenta cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar; y que en el caso objeto de examen, los signos “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA” son diferentes en este aspecto, pues la expresión solicitada cuenta con cuatro sílabas (VAL-DE-RRA-MA), en tanto que la registrada está compuesta por seis sílabas (PI-BE VAL-DE-RRA-MA), lo que hace que el impacto sonoro al pronunciarse sea diferente. Agregó que la confusión fonética se ve igualmente diluida, pues la pronunciación que se hace de una y otra es completamente diferente, como se evidencia del siguiente ejercicio:

“VALDERRAMA” / “PIBE VALDERRAMA” / “VALDERRAMA” “VALDERRAMA” / “PIBE VALDERRAMA” / “VALDERRAMA” “VALDERRAMA” / “PIBE VALDERRAMA” / “VALDERRAMA” “VALDERRAMA” / “PIBE VALDERRAMA” / “VALDERRAMA” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respaldó lo anterior, en la sentencia de 19 de marzo de 19983 de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que señaló: “[…] La apreciación de conjunto implica una comparación con la totalidad de los elementos que componen el signo frente a la totalidad de los que integran el signo confrontado. Para examinar la confusión no es procedente descomponer la unidad fonética. Por ejemplo, el signo SEFRITA no puede ser dividido en los elementos SEFRITA y comparar cualquiera de estos elementos con una marca igual o semejante ya registrada o anteriormente solicitada […]”. Indicó que si bien es cierto que la expresión “VALDERRAMA” constituye el apellido de un ex jugador de futbol, también lo es que la misma es igual a su apellido, por lo que tiene el mismo derecho a usarlo para identificar sus productos, sin que ello lleve a la mente del consumidor a un mismo significado conceptual. Mencionó que el signo solicitado cuenta con elementos gráficos adicionales que le otorgan la distintividad necesaria para ser registrado como marca, excluyendo cualquier posibilidad de confusión en el público consumidor y cumpliendo así los parámetros establecidos por la normativa comunitaria.

Precisó que la marca solicitada “VALDERRAMA” no es más que su nombre patronímico, sin que para su uso y registro requiera de autorización de persona alguna, toda vez que por disposición legal está autorizada para hacerlo por tratarse de su propio nombre, entendiéndose este como la manera que permite de forma clara identificar a una persona. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de marzo de 1998, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, número único de radicación CE-SEC1-EXP1998N3419 3419. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que el signo solicitado “VALDERRAMA” no presenta la suficiente distintividad para que procediera su registro. Adujo que las expresiones enfrentadas contienen cada una de ellas, dentro de sus conjuntos gramaticales, una palabra idéntica, esto es, “VALDERRAMA”, por lo cual comparten las mismas vocales en exacto orden dentro de sus estructuras y la pronunciación de las sílabas tónicas de cada conjunto son semejantes en su dicción. Indicó que los productos del signo solicitado se relacionan con los de la marca opositora, razón por la que existe una conexidad competitiva, por su naturaleza,

finalidad y canales de comercialización, generando confusión en el consumidor y no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo generar un daño a los consumidores, así como al titular de la marca previamente registrada. II.2. El señor CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para ello sostuvo que, contrario a lo expuesto por la actora, los signos “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA” son similarmente confundibles, dado Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la marca solicitada reproduce una parte esencial de su registro marcario “PIBE

VALDERRAMA”.

Manifestó que al aplicar la primera regla de comparación elaborada por la doctrina, a su juicio, resulta innegable que las marcas “VALDERRAMA” y “PIBE VALDERRAMA” son sumamente similares, al punto que todas y cada una de las letras y consonantes del signo solicitado por la demandante, así como su concepto, se encuentran incluidas dentro de su signo previamente registrado. Sostuvo que en lo que respecta a la tercera regla de comparación marcaria, se hace evidente que las semejanzas entre las expresiones en conflicto superan sus diferencias, pues la palabra “VALDERRAMA” es la que adquiere mayor relevancia y donde se enfocan las similitudes que producen confusión en el público consumidor. Mencionó que la palabra “VALDERRAMA” no es de uso común, pues al revisar los

registros de propiedad industrial de la SIC el es el único titular de derechos sobre el registro de una marca en Clase 25 en Colombia que contenga la expresión “VALDERRAMA”, por lo que no se puede considerar como una marca débil ni mucho menos que esté constituida por elementos de uso común. Agregó que la expresión “VALDERRAMA” se constituye como su apellido y que debe considerarse las calidades que ostenta como titular del registro marcario “PIBE VALDERRAMA”, pues es una persona ampliamente conocida por colombianos y extranjeros como un ex jugador de fútbol. Aseguró que la marca “VALDERRAMA” no cuenta con elementos adicionales que permitan diferenciarla de su marca previamente registrada, motivo por el cual es Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co posible concluir que existe confusión desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual al encontrarse contenida dentro de su signo “PIBE

VALDERRAMA”.

Indicó que la titularidad de una marca, inclusive de aquellas que se componen por un nombre o un apellido, le confiere a su propietario los mismos derechos y alcances del registro de cualquier otro signo, dado que los derechos de propiedad industrial son absolutamente independientes de los nombres de sus titulares. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la demandante como el tercero con interés directo en

las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio; y la parte demandada insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó4: “[…] 4 Proceso 666-IP-2018. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y la marca PIBE VALDERRAMA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de

generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor

podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y la marca PIBE VALDERRAMA

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de

confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a

la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característicos de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y la marca PIBE VALDERRAMA (denominativa).

3. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios […] 3.1. En el caso concreto, la solicitud del signo VALDERRAMA (mixto) está compuesto por el apellido de la demandante TANIA YURI VALDERRAMA ROSERO, siendo por tanto pertinente, analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. […] 3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia,

utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 3.3.1. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. 3.4. Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común.

[…] 4.2. De conformidad con el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 37577 de 2010, denegó el registro de la marca mixta “VALDERRAMA”, a la titular TANIA YURI VALDERRAMA ROSERO, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] ropa formal e informal o casual; vestidos; trajes de gimnasia y deporte; blusas, camisas, camisetas, suéteres, jeans, chaquetas, pantalones, sacos, medias y calcetines; corsetería; ropa interior, trajes de baño y demás prendas de vestir; calzados, zapatos deportivos, zapatillas; sombrerería, gorras, bandas; cinturones […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la demandante alegó que la expresión cuestionada “VALDERRAMA” no es confundible con la marca “PIBE VALDERRAMA” (nominativa), registrada

por el señor CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, toda vez que tienen diferentes longitudes e identifican productos diferentes, razón por la que no existe relación entre ellos. Adujo, además, que si bien es cierto que la expresión “VALDERRAMA” constituye el apellido de un ex jugador de futbol, también lo es que la misma es igual a su apellido, por lo que tiene el mismo derecho a usarlo para identificar sus productos, sin que ello lleve a la mente del consumidor a un mismo significado conceptual. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literales a) y e), de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […], no así la interpretación de los artículos 134 y 135, literal b), debido a que “[…] no es objeto de la litis la distintividad intrínseca del signo distintivo objeto de análisis, ni el concepto de marca […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de

personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, as