CE-11001-03-24-000-2012-00127-00-2013

PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION PROVISIONAL CUANDO SE VIOLAN NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO En el caso sub examine, de la simple confrontación del acto acusado con la norma que se estima infringida no emerge la manifiesta infracción a que alude la actora, ya que no se reúnen los requisitos dispuestos en el artículo 152 del Decreto 01 de 1984 -vigente al momento de la presentación de la demanda-, para que proceda la medida precautoria solicitada, pues tal y como lo ha señalado esta Sección en diversas oportunidades, cuando se invoca la violación de normas del ordenamiento jurídico comunitario, es indispensable que obre en el expediente la interpretación prejudicial que le corresponde hacer al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el alcance de las mismas. Comoquiera que la interpretación de las normas comunitarias solo puede solicitarse surtida la etapa procesal de contestación de la demanda o resuelta la adición o corrección de la misma, si a ello hubiere lugar, no es posible en este estado inicial del proceso acometer el examen de la norma cuya violación se alega, en la medida en que no obra en el proceso la aludida interpretación cuyo alcance es obligatorio para el Juez Nacional.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2001 - ARTICULO 165 / CODIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 152

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00127-00

Actor: EBERHARD FABER DE COLOMBIA S. A. S.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: RECURSO DE SUPLICA - ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide el recurso ordinario de súplica interpuesto por la parte actora, contra el auto de 27 de julio de 2012, proferido por el señor Consejero doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E), en Sala Unitaria, a través del cual admitió la demanda de la referencia y denegó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

I.- ANTECEDENTES.

I.1. La sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S., actuando por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se declarara la nulidad, previa suspensión provisional, de la Resolución núm. 58315 de 26 de octubre de 2011, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución núm. 50252 de 30 de septiembre de 2009 y canceló, por no uso, la marca “MONGOL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2. Con la demanda, la actora solicita la suspensión provisional de la Resolución

demandada y de la núm. 66876 de 28 de noviembre de 2011, ésta última que concedió el registro de la marca “MONGOL”, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de SANFORD COLOMBIA S.A. Asegura que la cancelación por no uso de la marca “MONGOL” en la clase 16 Internacional y su posterior concesión a la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. en la misma clase, le ocasiona un perjuicio representado en la imposibilidad de continuar ejerciendo los derechos sobre la marca que ha logrado posicionar durante los últimos años en el mercado. Así mismo, considera que es necesario que se acceda a la suspensión de los efectos de los actos en comento, mientras que se resuelve tanto la presente demanda, así como los recursos de la vía gubernativa que interpuso contra el acto de registro de la marca “MONGOL”, con el fin de impedir que la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. se aproveche injustamente del prestigio de la misma.

II.- FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA APELADA.

Mediante proveído de 27 de julio de 2012, el señor Consejero doctor MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E) admitió la demanda y denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado. Como primera medida, precisó que no era posible estudiar la medida cautelar impetrada respecto de la Resolución núm. 66876 de 28 de noviembre de 2011, mediante la cual se otorgó el registro de la marca “MONGOL” a favor de SANFORD COLOMBIA S.A., porque, para discutir la legalidad de tal acto, el

ordenamiento jurídico andino ha previsto la acción de nulidad absoluta o relativa, consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Admitir lo contrario sería desconocer la copiosa Jurisprudencia del Consejo de Estado que advierte la improcedencia de la acumulación de acciones, en aras a evitar decisiones inhibitorias. Frente a la solicitud de suspensión provisional, enfatizó en que es necesario que ésta aparezca sustentada de forma expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del C.C.A. Que en tal medida, comoquiera que el apoderado de la actora no refirió en el capítulo de suspensión provisional las normas que consideraba manifiestamente infringidas con el acto censurado, no había lugar a acceder a la medida deprecada.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.

Expresa la demandante que la Resolución núm. 58315 de 26 de octubre de 2011 vulnera el artículo 165 de la Decisión Andina 486 de 2000, por cuanto accede a la solicitud de cancelación de la marca “MONGOL”, sin tener en cuenta que estaba amparada por una causa que justificó su no uso, desde el 20 de diciembre de 2001 hasta el 6 de marzo de 2008. Explica que desde el momento en que se concedió la marca, el anterior titular no la utilizó, por cuanto entró en proceso de liquidación obligatoria, de manera que al admitir la acción de cancelación presentada por SANFORD COLOMBIA S.A., la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el contenido del mencionado artículo, según el cual dicha acción no puede iniciarse antes de

transcurridos tres años contados a partir de la fecha en que se concedió la respectiva marca o desde que cesa la causa que impide su uso. Que comoquiera que el 6 de marzo de 2008 la marca “MONGOL” fue cedida por la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LÁPICES S.A. -en liquidacióna la sociedad OCTAVIO PAREDES EU (posteriormente EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S.), solo hasta ese momento podía iniciar el cómputo de los tres años de no uso, para poder obtener la cancelación de la marca controvertida. Asegura que el acto acusado le causa un perjuicio irremediable, en razón a que realizó múltiples inversiones para el posicionamiento de la marca “MONGOL” dentro del mercado colombiano, tales como su adquisición por $USD 500.000 y los demás costos de elaboración, distribución, comercialización y publicidad, para que finalmente se le permita a un tercero recibir los beneficios y disfrutar del prestigio obtenido por EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La parte actora solicita que se suspendan los efectos de la Resolución núm. 58315 de 26 de octubre de 2011, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial canceló, por no uso, la marca “MONGOL”, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

A su juicio, el acto acusado vulnera el artículo 165 de la Decisión 486 de 2001 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor establece

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.” En el caso sub examine, de la simple confrontación del acto acusado con la norma que se estima infringida no emerge la manifiesta infracción a que alude la actora, ya que no se reúnen los requisitos dispuestos en el artículo 152 del Decreto 01 de 19841 -vigente al momento de la presentación de la demanda2-, para que proceda

la medida precautoria solicitada, pues tal y como lo ha señalado esta Sección en diversas oportunidades, cuando se invoca la violación de normas del ordenamiento jurídico comunitario, es indispensable que obre en el expediente la interpretación prejudicial que le corresponde hacer al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el alcance de las mismas. Comoquiera que la interpretación de las normas comunitarias solo puede solicitarse surtida la etapa procesal de contestación de la demanda o resuelta la adición o corrección de la misma, si a ello hubiere lugar, no es posible en este estado inicial del proceso acometer el examen de la norma cuya violación se alega, en la medida en que no obra en el proceso la aludida interpretación cuyo alcance es obligatorio para el Juez Nacional. En este orden de ideas, se confirmará el proveído impugnado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, R E S U E L V E: CONFÍRMASE el proveído recurrido. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al Despacho de origen. 1 “ARTÍCULO 152. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea

sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor.” 2 26 de marzo de 2012, folio 188. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de enero de 2013.

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZALEZ MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidenta