CE-11001-03-24-000-2012-00197-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo KAMOTA y las marcas nominativas y mixta KAMOTA previamente registradas en las Clases 7ª, 12 y 35 / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo KAMOTA en la clase 12 al no existir identidad con las marcas nominativas y mixta KAMOTA y conexidad competitiva entre los productos y servicios que amparan De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de los signos confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “KAMOTA” y “KAMOTA” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que las marcas en disputa son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto. De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa. […] [N]o cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue el signo previamente registrado en la Clase 12 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización, de

publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa y revistas especializadas; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (aparatos de locomoción terrestre, aérea y/o acuática); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de las marcas. También se advierte la existencia de conexidad competitiva entre los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende amparar el signo cuestionado, y los productos y servicios de las clases 7 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que identifican las marcas previamente registradas, toda vez que si bien es cierto que no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que las máquinas o máquinas herramientas que poseen capacidad de movimiento, de la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, y los vehículos o aparatos de locomoción terrestre, tales como camiones, remolques, tractores, entre otros, así como sus partes, de la Clase 12 de la citada Clasificación, pueden compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, ya que se promocionan por: folletos, prensa y revistas especializadas y pueden usarse conjuntamente. Además, el signo cuestionado para ofrecer o usar en el mercado los productos, que pretende identificar, podría requerir de los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, compra, venta, distribución, exportación e importación, que presta la marca opositora en la

referida Clase 35. Así las cosas, al existir identidad entre las marcas confrontadas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. Adicionalmente, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de la identidad antes anotada, lo que llevará al Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO

LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicado número: 11001-03-24-000-2012-00197-00

Actor: IMPORHONDA LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO “KAMOTA” Y LAS

MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADAS

“KAMOTA”, EXISTE IDENTIDAD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO

CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE

CADA UNA DE ELLAS AMPARA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad IMPORHONDA LTDA., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 66563 de 30 de noviembre de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario" y 09654 de 25 de febrero de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 0001619 de 25 de enero de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co marca “KAMOTA” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene a la SIC publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1: Que el 29 de octubre de 2008 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “KAMOTA”, para amparar productos comprendidos en la Clase 121 de la Clasificación Internacional de Niza. 2: Que una vez publicada la solicitud la sociedad PAREMOS S.A. formuló oposición contra la misma, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas nominativas y mixta “KAMOTA”, previamente registradas para identificar productos y servicios de las Clases 7ª, 12 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3: Agregó que mediante la Resolución núm. 66563 de 30 de noviembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PAREMOS S.A. y, en consecuencia, denegó el registro del signo “KAMOTA”, en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos, mediante la Resolución núm. 09654 de 25 de febrero de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo, mediante la Resolución

núm. 0001619 de 25 de enero de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 134 de la Decisión 486, en cuanto negó el registro del signo “KAMOTA” en la Clase 12 1 “[…] Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea y/o acuática, todos y cada uno de los repuestos y partes para aquellos, sus accesorios y similares que se encuentren incluidos en esta Clase ya sea en forma expresa o en forma tácita pero siempre que sean de esta Clase, expresamente excluidos los cables para vehículos, los cuales actúan como partes para vehículos […]” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que la expresión solicitada cumple con los requisitos necesarios para su registro, por cuanto es perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica. Manifestó que previo a la solicitud de registro del signo cuestionado, inició acción de cancelación por no uso de la marca “KAMOTA” en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad PAREMOS S.A., la cual fue cancelada parcialmente, habida cuenta que demostró que no había sido suficientemente utilizada para comercializar los productos para los cuales se concedió.

Indicó que la marca opositora “KAMOTA”, a su juicio, fue obtenida de mala fe por la sociedad PAREMOS S.A., tal como se demostró en los procesos de cancelación por no uso y por notoriedad que promovió en su debida oportunidad. Señaló que la jurisprudencia marcaria ha sostenido que para que proceda el registro de un signo y su coexistencia en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación, se deben cumplir los siguientes requisitos: i) ser distintivo en sí mismo y ii) ser diferente de las marcas existentes en el mercado para distinguir productos y/o servicios idénticos o similares2. Sostuvo que la SIC al expedir las resoluciones demandadas, no aplicó debidamente el artículo 136, literal a), ibídem, e inaplicó los artículos 13 de la Constitución Política y 3, inciso 6, del CCA, por cuanto, a su juicio, ignoró los principios orientadores y vulneró sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de imparcialidad de las autoridades administrativas, toda vez que no respetó los pronunciamientos que en casos similares ha fijado la entidad demandada. Adujo que la SIC al adoptar las decisiones acusadas no actúo con imparcialidad, pues obvió los argumentos planteados tanto en el recurso de reposición como en el de apelación interpuesto contra la resolución que le negó el registro del signo “KAMOTA”, en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Concluyó que el signo solicitado no genera riesgo de confusión ni asociación en el mercado, por cuanto es suficientemente distintivo y notoriamente conocido en

Colombia. 2 Proceso 1-IP-1987 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Indicó que los cargos de violación expuestos en la demanda no están llamados a prosperar, toda vez que la demandante no expuso argumentos suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados. Expresó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar los requisitos que debe cumplir un signo para que proceda su registro como marca, esto es: i) la perceptibilidad, ii) la suficiente distintividad y iii) la susceptibilidad de representación gráfica, requisitos estos que no cumple el signo solicitado, por cuanto no contiene los elementos necesarios que le otorguen suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca; ello, en aplicación de los criterios objetivos y universales establecidos por doctrina y la jurisprudencia marcaria. Adujo que la coexistencia en el mercado de los signos confrontados genera riesgo de confusión y de asociación empresarial, toda vez que son similarmente confundibles desde los puntos de vista fonético y ortográfico, dado que están compuestos por las mismas vocales y consonantes, escritas en el mismo orden y

pronunciables de forma idéntica; además, la expresión solicitada pretende amparar productos relacionados con los que distingue la marca previamente registrada. II.2.- La sociedad PAREMOS S.A., hoy AKITA MOTOS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal. Señaló que la actora argumentó que la expresión solicitada posee la suficiente fuerza distintiva para ser registrada como marca, pero invocó de manera equivocada la normatividad que consideró violada, toda vez que el artículo 134 de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 indica, en un sentido objetivo, los signos que pueden ser considerados como marca, esto es, que sean aptos para distinguir los productos y/o servicios que pretende amparar y, además, que sean susceptibles de representación gráfica. Sostuvo que se debe desestimar la primera imputación enunciada por la actora, toda vez que la distintividad es considerada como un requisito subjetivo y es causal relativa del artículo 136, literal a), de la norma comunitaria. Indicó que solicitó y le fue concedido el registro de la marca “KAMOTA”, en las Clases 7ª, 12 y 35 de Clasificación Internacional de Niza, solicitudes estas que no fueron objeto de oposición por parte de terceros y se otorgaron con apego a lo dispuesto en la Constitución y la ley, las cuales se encuentran en firme.

Expresó que en el año 2007 la sociedad demandante solicitó el registro del signo “KAMOTA” en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue denegada ante la evidente similitud existente entre ella y sus marcas previamente registradas, “KAMOTA”, en las Clases 7ª, 12 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que en el año 2008, la demandante inició acción de cancelación por no uso de la marca “KAMOTA”, que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue cancelada parcialmente, mediante Resolución núm. 002877 de 31 de enero de 2008, en el sentido de que únicamente podría distinguir “partes de aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”. Anotó que, en el mismo año, la sociedad actora solicitó el registro del signo “KAMOTA” en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, el que le fue denegado por la similitud existente con la marca previamente registrada “KAMOTA”, de la cual es titular y, además, por existir conexidad entre los productos y servicios que identifica. Agregó que la actora nuevamente solicitó la cancelación total por no uso de su marca “KAMOTA”, en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, alegando una supuesta notoriedad de esta expresión por parte de ella, la cual fue negada a través de la Resolución núm. 38210 de 30 de julio de 2009, dado que las Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co pruebas aportadas resultaron inconducentes, exiguas e impertinentes para demostrar dicha notoriedad. Concluyó, que no existe una supuesta notoriedad de la marca “KAMOTA” a favor de la sociedad demandante, por cuanto no se evidencia suficiente material probatorio que así lo demuestre. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, la entidad demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Por su parte, la Agencia del Ministerio Público y la demandante guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó3: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo KAMOTA (denominativo) y la marca KAMOTA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 3 Proceso 661-IP-2018 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo KAMOTA (denominativo) y la marca KAMOTA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.

[…] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a

la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. a) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. b) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. c) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado KAMOTA (denominativo) y la marca KAMOTA (denominativa) […]”. (Resaltado fuera del texto) VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, a través de la Resolución núm. 66563 de 30 de noviembre de 2010, denegó el registro de la marca nominativa “KAMOTA”, solicitada por la actora para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que dicha marca presentaba similitudes susceptibles de generar riesgo

de confusión o asociación en el consumidor frente a las marcas nominativas y mixta “KAMOTA”, previamente registradas a favor de la sociedad PAREMOS S.A., hoy AKITA MOTOS S.A., que ampara productos y servicios en las Clases 7ª, 12 y 35 de la citada Clasificación. Por su parte, la actora alegó que el signo solicitado no es similarmente confundible con las marcas nominativas y mixta, previamente registrada “KAMOTA”, por cuanto posee la suficiente fuerza distintiva para que proceda su registro. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de artículo 136, literal a), la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]” y que “[…] no procede la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que en el proceso interno no es objeto de controversia el concepto de marca. […]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es

preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo, a continuación, se presentan las marcas en conflicto, así:

KAMOTA

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA)4

KAMOTA

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS (MIXTA y NOMINATIVAS)5

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, como lo es la cuestionada, con otras marcas, nominativas y mixta, previamente registradas, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos controvertidos, no así la gráfica que acompaña la marca mixta; pues su sola lectura es la que trae a la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. En este orden de ideas, no existe duda que entre las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, el cual corresponde a la expresión “KAMOTA”. Es menester precisar que el Tribunal ha enfatizado en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] 4 Folio 11 del Cuaderno Principal. 5 Las marcas previamente registradas identificadas con los certificados de registro núms. 280350, 280349, 289416 y 293422 visibles a folio 11 del Cuaderno Principal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. .Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. .Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a

comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado[…]”. (Resaltado fuera de texto). Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquel. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, res