CE-11001-03-24-000-2012-00295-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto KINDY, las marcas mixtas KINDER y KINDER COUNTRY de la clase 30 y nominativas KINDER COUNTRY y KINDER SORPRESA de la clase 30, previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es COUNTRY en las clases 30 y 32 y por ello se excluye del análisis de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto KINDY en la clase 32 porque no tiene similitud con la marca nominativa KINDER SORPRESA y porque, a pesar de existir semejanza, no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor con las marcas mixtas KINDER y KINDER COUNTRY y nominativa KINDER COUNTRY [L]a Sala procederá a realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas, específicamente entre las expresiones KINDY y KINDER, y entre KINDY y KINDER SORPRESA aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto. […] [L]a Sala considera que entre las expresiones KINDY y KINDER existe una identidad y similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza entre las marcas enfrentadas, aun si no existe una identidad o semejanza conceptual entre ellas. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya semejanza entre las marcas enfrentadas. No obstante

lo anterior, para que exista confusión entre marcas se requiere no solo que haya semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen. Finalmente, respecto de la comparación entre las marcas KINDY y KINDER SORPRESA, como se expuso en el análisis anterior, es claro que no existe una similitud ortográfica, fonética ni conceptual entre las mismas, por lo que, frente a estas, no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. De esta forma, al no existir semejanza entre estas marcas, entonces no hay riesgo de confusión o asociación entre ellas y, por ende, no es necesario efectuar el estudio de conexión competitiva frente a estas en particular. […] La Sala encuentra que, por cuanto se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que existe, en una visión de conjunto, semejanzas entre las marcas KINDY y KINDER objeto de comparación de las que se puede derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, es necesario proceder a analizar el segundo supuesto sobre los productos que identifican tanto la marca cuestionada como las marcas registradas de las cuales es titular la parte demandante, teniendo en cuenta que la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores

diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. […] En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, si bien es cierto que ambas clases de productos pueden compartir los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, tales como grandes cadenas, tiendas o supermercados, esta circunstancia poco influye para que en este caso pueda producirse una conexión competitiva por cuanto en estos lugares se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre jugos de frutas y concentrados, con alimentos de origen vegetal Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co preparados para consumo o conservación, así como productos auxiliares destinados a mejorar el sabor de los alimentos, más allá de que ambos pertenecen al género de alimentos. Además, dichos productos tienen diferentes finalidades, en cuanto los productos de la marca cuestionada KINDY tienen como fin ser una bebida a base de frutas, mientras que los productos de las marcas previamente registradas no tienen esa finalidad, toda vez que se trata de alimentos a base de chocolate, café o té, o cereales, los cuales se encuentran expresamente excluidos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a la que pertenecen los productos de la marca mixta KINDY. Tampoco son productos complementarios ni sustituibles entre sí, dado que las características, destinatarios o consumidores y finalidades de ellos difieren, como se dijo

anteriormente. […] Tampoco son complementarios, pues el consumo de los productos de la marca cuestionada no genera la necesidad de consumir productos de chocolate u otros de los incluidos en la Clase 30 y ofrecidos por las marcas de la parte demandante. En suma, la Sala observa que, en el caso sub examine, entre los productos identificados por las marcas cotejadas no existe relación o conexión competitiva que induzca a confusión al público consumidor. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto KINDY y la marca mixta KINDER HUEVO CON SORPRESA / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – De la marca mixta KINDER HUEVO CON SORPRESA / COTEJO MARCARIO – No procede porque la marca opositora no se encuentra vigente [A]tendiendo a que; i) en el presente caso nos encontramos ante una acción de nulidad relativa; y ii) la marca mixta opositora KINDER HUEVO CON SORPRESA, con registro núm. 212548, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, caducó el 24 de julio de 2018, como consta en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada; la Sala considera que, reiterando la jurisprudencia de la Sección en relación a la aplicación de la regla establecida en el inciso 2.° del artículo 172 de la Decisión 486, no hay lugar a efectuar el cotejo marcario frente a esta marca, comoquiera que, a la fecha, al momento de resolver sobre la presente acción de nulidad

relativa, la marca objeto de oposición en la que se fundamentaría la aplicación de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a), no se encuentra vigente. Así, debido a la caducidad de la marca opositora, la causal de nulidad invocada deja de ser aplicable al presente caso. Por ende, la Sala reitera que, de conformidad con la norma citada supra, no puede ser usada como fundamento para la pretendida cancelación del registro de la marca mixta KINDY. MARCA NOTORIA - Concepto / MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA – No lo es la marca nominativa KINDER SORPRESA La parte demandante, dentro de los cargos de violación, manifestó que la marca nominativa KINDER SORPRESA con registro núm. 224254 es una marca notoria y, como tal, debe ser objeto de protección especial frente a los riesgos de asociación y aprovechamiento que, según afirmó, se generan con el registro de la marca mixta KINDY. De manera que, con los actos administrativos acusados, la parte demandada vulneró el literal h) del artículo 136, y el artículo 225 de la Decisión 486 al conceder el registro de la marca mixta KINDY para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Como prueba de la notoriedad de su marca nominativa KINDER SORPRESA, la parte demandante aportó al proceso la Resolución núm. 14724 de 16 de marzo de 2010, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró “[…] la Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co notoriedad del registro KINDER SORPRESA a nombre de FERRERO S.P.A. para identificar confitería de chocolate en forma de huevo, propia de la clase 30 internacional para el periodo transcurrido entre los años 2006 a 2009 inclusive […]”. Considerando el cargo referido, la Sala procederá a realizar el análisis pertinente aplicando la normatividad andina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba para determinar si la marca nominativa KINDER SORPRESA es notoria y, por ende, si se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. En este sentido, la Sala considera que la Resolución núm. 14724 de 16 de marzo de 2010 allegada por la parte demandante no es suficiente para demostrar la notoriedad de la marca nominativa KINDER SORPRESA, en razón a que la parte que alega la notoriedad debe probarla presentando todos los medios de prueba pertinentes para el efecto, por cuanto el estatus de notorio pudo variar desde el momento en que se prestaron las pruebas ante la parte demandada para que esta, en ese momento en particular, reconociera la notoriedad de la marca referida. Lo anterior considerando, además, que el mismo acto administrativo que declaró la notoriedad señaló específicamente que dicha notoriedad se reconocía concretamente para el periodo transcurrido entre los años 2006 y 2009, y en el presente caso, la marca cuestionada se registró con posterioridad a ese periodo. Así las cosas, la Sala considera que no se encuentra probada la notoriedad de la marca nominativa KINDER SORPRESA y, en

consecuencia, no procede la aplicación de los artículos 136 literal h) y 225 de la Decisión 486, como tampoco se encuentra acreditada su violación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00295-00

Actor: FERRERO S.P.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Cotejo de Marcas. Protección del signo distintivo notoriamente conocido

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Ferrero S.P.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 73129 de 27 de diciembre de 2010, 8481 de 18 de febrero de 2011 y 48371 de 12 de septiembre de 2011.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Ferrero S.P.A., en adelante la parte demandante,1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, para que se declare la nulidad de: i) la resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”;5 y ii) la resolución núm. 8481 de 18 de febrero de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y iii) la resolución núm. 48371 de 12 de septiembre de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación6”, expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta KINDY que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 1 Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 2 a 3 2 Cfr. Folios 35 a 58

3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 5 Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Ferrero S.P.A. y concedió el registro de la marca mixta KINDY para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Esta resolución confirmó la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Crema Paraíso S.A., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 1. Que al estar las marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER SORPRESA y KINDER HUEVO CON SORPRESA de FERRRERO S.P.A. registradas y vigentes en la clase 30 al momento de expedirse las decisiones

demandadas y siendo que la marca KINDER SORPRESA fue declarada notoria, la oposición presentada contra la marca mixta KINDY en la clase 32 era fundada, conforme las prohibiciones contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Que son nulas la Resolución No. 73129 del 27 de diciembre de 2010 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por FERRERO S.P.A. y se concedió el registro de la marca mixta KINDY en la clase 32 solicitada por CREMA PARAÍSO S.A.; la Resolución No. 8481 del 18 de febrero de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 73129 del 27 de diciembre de 2010; y la Resolución No. 48371 del 12 de septiembre de 2011 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 73129 del 27 de diciembre de 2010.

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro No. 448283, correspondiente a la marca mixta

KINDY en la clase 32. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 14 de mayo de 2010, el registro como marca del signo mixto KINDY, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Cfr. Folio 36

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2. La referida solicitud se publicó el 19 de julio de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 618, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixtas KINDER, KINDER COUNTRY y KINDER HUEVO CON SORPRESA y sus marcas nominativas KINDER, KINDER COUNTRY y KINDER SORPRESA que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta KINDY para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de

apelación contra la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 8481 de 18 de febrero de 2011, confirmó la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 48371 de 12 de septiembre de 2011, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 73129 de 27 de diciembre de 2010. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 136 literales a) y h)8 y 2259 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la 8 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicio a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de

causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus producto o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”. 9 “[…] Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comunidad Andina10, en adelante Decisión 486; así como la vulneración del artículo 6111 de la Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que, la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] al momento de solicitarse el registro de la marca mixta KINDY en clase 32, las marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER SORPRESA Y KINDER HUEVO CON SORPRESA se encontraban registradas en clase 30 a nombre de la sociedad FERRERO S.P.A. […]”12. 6.2. Señaló que “[…] la utilización de elementos similares, y la similar disposición de esos elementos, determinan una visión en conjunto muy similar. En el presente caso, es claro que las marcas en conflicto están diseñadas de tal

forma que la fuerza visual de los elementos que las constituyen recae sobres sus componentes nominativos KINDER y KINDY, los cuales adicionalmente son similarmente confundibles […]”13. Igualmente, reiteró que “[…] es evidente que en las marcas KINDER y KINDY predomina su elemento nominativo KINDER/KINDY. Es fácil llegar a esta conclusión siendo que de la marca nominativa KINDER derivan las demás marcas de mi representada: KINDER (MIXTA), KINDER COUNTRY, KINDER SORPRESA y KINDER HUEVO CON SORPRESA, y al ser claro que fue registrada como marca nominativa, estando constituida exclusivamente por una única palabra: KINDER. Por su lado, el elemento gráfico de la marca KINDY es claramente secundario […]”14. Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. […]”. 10 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 11 “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. […]”. 12 Cfr. Folio 42 13 Cfr. Folio 44 14 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.3. Sostuvo, en cuanto a la comparación visual, ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas, que “[…] existe riesgo de confusión en el factor tópico de las marcas KINDER y KINDY, pues son palabras graves bisilábicas cuya sílaba tónica

es la misma (KIN), sus primeras cuatro letras son iguales (KIND), tienen prácticamente las mismas consonantes dispuestas en un orden idéntico (K-N-DR / K-N-D) y cuentan con la misma vocal (I) en idéntica posición. Además, la palabra KINDER está compuesta por 6 letras y KINDY por 5 […]”15. 6.4. Manifestó, en cuanto a la conexidad entre los productos que identifican las marcas en conflicto, que “[…] las marcas KINDER de mi representada y KINDY distinguen productos que tienen una íntima conexión competitiva, pues al ser productos alimenticios de las clases 30 y 32 cuentan con la misma naturaleza y finalidad: son alimentos para el consumo humano. Adicionalmente, se comercializan y promocionan a través de los mismos canales. Lo anterior es de fundamental importancia en razón de la calidad de notoria de la marca KINDER SORPRESA, teniendo en cuenta que su coexistencia con la marca KINDY implicaría un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca previamente registrada, y la dilución de su fuerza distintiva […]”16. 6.5. Añadió que “[…] siendo que las marcas KINDER de FERRERO S.P.A. amparan todos los productos de la clase 30, tales como: chocolates, dulces, confitería, pastelería, bizcochos, ponqués, cereales, bebidas con base en café, té, cocoa o chocolate, helados comestibles y goma de mascar (productos alimenticios), y la marca KINDY registrada con posterioridad identifica jugos de frutas y concentrados en todas sus versiones, no puede desconocerse el hecho que las marcas en cuestión amparan productos íntimamente relacionados

(productos alimenticios y bebidas para consumo humano) y claramente complementarios. En efecto, muchos de los empresarios del sector alimenticio expanden sus negocios para abarcar todo el ramo, produciendo alimentos y bebidas […]”17.

Segundo cargo: Violación del literal h) del artículo 136 y el artículo 225 de la Decisión 486 6.6. Indicó que, la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó los artículos 136 literal h) y 225 de la Decisión 486, 15 Cfr. Folio 45 16 Cfr. Folios 47 a 48 17 Cfr. Folio 48

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co toda vez que “[…] obvió la calidad de notoria de la marca KINDER SORPRESA, vulnerando los derechos de mi representada […]”.18 6.7. Afirmó que “[…] teniendo en cuenta que se demostró con suficiencia que la marca KINDY concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante los actos demandados es claramente confundible con las marcas KINDER de mi representada, y adicionalmente la marca KINDER SORPRESA es notoriamente conocida, es preciso que se le otorgue la protección especial que merece como consecuencia de su calidad de signo notorio […]”.19 6.8. Añadió que “[…] así las cosas, es evidente que el registro de la marca KINDY genera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca KINDER SORPRESA de mi representada y una dilución de su fuerza distintiva y valor publicitario […]”20.

6.9. Por último, sostuvo que “[…] la marca notoria es una marca que posee un carácter distintivo especial, de mayor grado que el de cualquier marca, el cual ha sido construido por un titular mediante inversiones considerables en publicidad y mercadeo, las cuales la ley marcaria reconoce y protege. Evidentemente, si coexisten en el mercado y en el registro las marcas KINDER SORPRESA para chocolates y KINDY para bebidas, la marca notoria KINDER SORPRESA irá perdiendo su carácter distintivo y se debilitará […]”21. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de los cargos de violación de los literal a) y h) del artículo 136 y el artículo 225 de la Decisión 486 18 Cfr. Folio 46 19 Cfr. Folio 55

20 Ibidem. 21 Ibidem. 22 Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 84 a 87 23 Cfr. Folios 74 a 83 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1. Sostuvo que no se vulneraron los artículos 136 literales a) y h) y 225 de la Decisión 486, toda vez que “[…] efectuando un examen conjunto de las marcas enfrentadas “KINDY” y “KINDER” no arroja confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido son percibidos de diferentes manera; así

tenemos que la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos […]”24. 7.2. Afirmó, en cuanto al análisis comparativo, que “[…] entre las marcas confrontadas no se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, lo cual se debe a que, en los campos ortográfico, fonético, conceptual y visual difieren, de modo que resultan individualizables. […] En el presente caso se observa que, si bien las marcas coinciden en una de sus sílabas, difieren en el restante de su composición, como quedo registrado en el cuadro arriba expuesto; lo anterior permite distinguir los signos al pronunciarse ya que configuran fonemas divergentes, en el caso de la marca demandada uno vocálico cerrado al final, y en el caso de la marca demandante vocálico medio y vibrante simple al final. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que en el caso concreto la dimensión más caracterizante de los signos resulta ser la conceptual, pues mientras que la expresión KINDY, para el consumidor resulta fantasiosa, la expresión KINDER la reconoce claramente como el apocope de Kindergarten en idioma inglés o Jardín Infantil […]”25. 7.3. Añadió que “[…] la expresión “KINDY” para distinguir productos de la clase 32, al contrario de lo que afirma el demandante, tiene la suficiente fuera distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, las dos expresiones registradas se hacen suficientemente distintivas entre si y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el

producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial […] Entre las expresiones en conflicto “KINDY” frente a “KINDER”, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre si, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo de cara a la percepción de los consumidores, lo que permite su coexistencia en el mercado […]”26. 24 Cfr. Folio 78 25 Cfr. Folio 79 26 Cfr. Folios 79 a 80 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.4. Señaló que “[…] los signos cuentan con elementos adicionales que coadyuvan en su diferenciación; pues como se puede verificar, la marca demandada cuenta con elementos gráficos tales como un diseño semicircular en la parte superior de la denominación en cuyo interior se encuentra una figura de color amarillo que evoca el sol, así como la caligrafía y la reivindicación de colores rojo y verde, mientras que las marcas demandantes se encuentran compuestas de expresiones adicionales como SORPRESA, COUNTRY, HUEVO SORPRESA, y otros elementos gráficos como el tipo de letra y otros colores reivindicados; lo cual permite al consumidor diferenciar e individualizar los signos, sin confundirlos ni asociar su origen empresarial […]”27. 7.5. Concluyó que “[…] si bien es cierto que las marcas objeto de controversia tienen una extensión ortográfica parecida, también es cierto que los demás elementos denominativos generan la suficiente fuerza distintiva para que en el

mercado se puedan diferenciar los unos de los otros y escoger, sin mayor problema, la que sea de su preferencia. […] De acuerdo con lo esbozado en el presente documento y teniendo en cuenta el criterio objetivo y jurídico de esta Entidad como establecimiento nacional competente, se reitera que no existe riesgo alguno de confusión entre las marcas señaladas y que por ende, no se encuentra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 489 del Acuerdo de Cartagena […]”28. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 19 de noviembre de 2013, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 91-IP-2016 de 18 de agosto de 2016,29 en adelante la Interpretación 27 Cfr. Folio 81 28 Cfr. Folio 82 29 Cfr. Folios 241 a 259

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Prejudicial, en la que indicó “[…] La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y del Artículo 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que procede la interpretación

de los Artículos antes mencionados […]” y expuso las reglas