CE-11001-03-24-000-2013-00028-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ESSA y las marcas nominativa y mixta ESSO previamente registradas / REGLA DE ESPECIALIDAD – Alcance / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios para determinar su existencia / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ESSA para identificar “Energía Eléctrica”, producto de la Clase 4 de la Clasificación Internacional porque a pesar de existir similitud con las marcas nominativa y mixta ESSO registradas en la misma clase, no existe relación o conexión competitiva entre los productos que induzca a confusión al público consumidor [L]a Sala considera que entre las expresiones ESSA y ESSO existe una similitud ortográfica y fonética, lo que genera una semejanza entre las marcas enfrentadas, aun si no existe una identidad o semejanza conceptual entre ellas. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya semejanza entre las marcas enfrentadas. No obstante, lo anterior, para que exista confusión entre marcas se requiere no solo que haya semejanza entre ellas, aspecto que se acaba de analizar, sino que además debe verificarse si se presenta o no una conexión competitiva respecto de los productos que las marcas en disputa protegen. […] Criterios para determinar la existencia de una conexión competitiva. Inclusión de los productos en una misma clase del

nomenclátor. la marca mixta ESSA y las marcas registradas a nombre de la parte demandante comparten la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, pero corresponden a una versión diferente de dicha clasificación […] [P]or lo que no tienen conexión alguna, ya que: i) la energía eléctrica, no se puede confundir con, los aceites, grasas y lubricantes industriales, ya que los ambos productos tienen un uso y un destinó diferente; ii) la energía eléctrica tampoco podría llegar a tener conexión con los productos para absorber, regar y concentrar el polvo, pues son productos que tienen un uso y un destino diferente; iii) tampoco la energía eléctrica se puede conectar competitivamente con los combustibles que incluyen gasolinas para motores, esto es, combustibles fósiles, teniendo en cuenta que el destino de ambos productos es diferente, pues los combustibles tienen como función ser consumidos para generar energía calórica y mecánica, mientras que la energía eléctrica, es energía propiamente dicha, por lo tanto no se requiere de su combustión para ser utilizada, pues el combustible es un generador de energía (calórica y mecánica), mientras la energía eléctrica, es energía como tal; y iv) finalmente, la energía eléctrica tampoco se puede llegar a conectar con las materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado, ya que si bien algunos de estos productos pueden llegar a funcionar con energía eléctrica, no se puede deducir que la produzcan o que dicha energía este inmersa a ellos. Canales de comercialización y mismos medios de publicidad. En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, no existe ninguna similitud, […]los

productos no comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, pues, de una parte, el producto que ofrece el tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, la energía eléctrica, tiene unos canales de comercialización especializados, ya que es ofrecida y comercializada como un producto intangible correspondientes al mercado de la energía eléctrica; mientras que, de otra parte, los productos que se comercializan a través de la marca ESSO corresponden a un mercado, a una forma de comercialización y a unos medios de publicidad diferentes. Relación o vinculación entre los productos. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, la Sala considera que no se presenta en este caso toda vez que no hay relación entre la energía eléctrica, comercializada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, esto es, destinada Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para el consumo de la energía eléctrica de los hogares que comprenden “los 92 municipios, en 32 mil metros cuadrados de los territorios de Santander, sur de Bolívar y sur de Cesar” y los productos de la parte demandante que son destinados a al mercado de productos de consumo automotriz, industrial y combustibles líquidos. MARCA NOTORIA - Concepto / MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA – No lo es la marca nominativa ESSO [L]a Sala considera que no se encuentra probada la notoriedad de la marca nominativa ESSO y, en consecuencia, no procede la aplicación del literal h) del artículo 136 y los artículos 225 a 230 de la Decisión 486, como tampoco se

encuentra acreditada su violación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00028-00

Actor: EXXON MOBIL CORPORATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Cotejo de Marcas. Protección del signo distintivo notoriamente conocido SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Exxon Mobil Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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I. ANTECEDENTES La demanda

1. Exxon Mobil Corporation, en adelante la parte demandante1, presentó2 demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, adecuada4 a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante Decisión 486, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”7 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ESSA que identifica productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 4 2 Cfr. Folios 95 a 109 3 Prevista en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Por medio de auto de 5 de junio de 2013, cfr. Folios 114 a 117

5 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 6 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 7 Esta resolución revoco la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011 y en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por Exxon Mobil Corporation y concedió el registro de la marca Essa, a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones8: “[…] 1. Que es nula la Resolución núm. 46971 de fecha 31 de julio de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocaron los artículos segundo y tercero de la decisión contenida en la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos, se declaró infundada la oposición presentada por Exxon Mobil Corporation y se concedió el registro de la marca mixta ESSA, para distinguir “energía eléctrica”, producto comprendido en la clase 4 de la clasificación Internacional de Niza, a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por el término de 10 años contados a partir de la fecha de la

Resolución.

2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 646971 atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 456094, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca mixta ESSA, que distingue productos comprendidos en la clase 4 internacional.

3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 9 de septiembre de 2010, el registro como marca del signo mixto ESSA, para distinguir productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La solicitud se publicó el 19 de noviembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 622, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixtas y nominativas ESSO que identifican productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Cfr. Folio 96

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto ESSA para distinguir productos comprendidos en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 36215 de 30 de junio de 2011, confirmó la Resolución núm.

20849 de 25 de abril de 2011, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011 y, en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y concedió el registro de la marca mixta ESSA, para identificar productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina9, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Afirmó que “[…] (l)a marca mixta ESSA origina riesgo de confusión con las marcas nominativa y mixta ESSO, previamente registradas para identificar

9 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos de la clase 4 internacional. 14. La Administración incurrió en un manifiesto error al efectuar el cotejo de las marcas en conflicto, lo que a su vez ocasionó la infracción directa de la norma en que debería fundarse, en detrimento

de los derechos de mi representada, como se tendrá oportunidad de explicar más adelante al desarrollar el punto sobre el concepto de violación […]”10. 6.2. Manifestó que “[…] (e)n el presenta caso las denominaciones ESSO y ESSA despiertan una misma impresión de conjunto. El hecho de tener un mismo número de letras, que sus tres primeras letras sean iguales y se encuentran dispuestas en el mismo orden, que tengan doble letra SS central, que el rasgo característico de su estructura ortográfica, trae como consecuencia necesaria que la visión de conjunto en una y otra no sea diferenciable por un consumidor promedio […]”.11 6.3. Sostuvo que “[…] (l)a conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas es evidente: se encuentran clasificadas en la misma clase del nomenclátor internacional, tienen una naturaleza y finalidad común, pueden usarse de manera complementaria, utilizan los mismos medios de publicidad y están dirigidas al mismo tipo de consumidor. Piénsese por ejemplo en los combustibles y la “energía” para vehículos automotores; la “energía” y las materias de alumbrado, entre otros ejemplos. 13. El consumidor también puede incurrir en error en cuanto a la procedencia de los productos distinguidos con las marcas, como lo reconoció la Superintendencia de Industria y Comercio en la decisión de primera instancia. Sin duda existe un alto riesgo de asociación frente a la registrada, ya que los consumidores del sector pertinente creerían que dada la similitud con la marca ESSO, los productos que con ellas se distingan provienen de la misma fuente empresarial o que tienen su origen en empresas que tiene un vínculo jurídico o económico, máxime si se tiene en cuenta el alto posicionamiento

de la marca ESSO en el marcado […]”12 Contestación de la demanda Parte demandada 10 Cfr. Folio 101. 11 Cfr. Folios 105. 12 Cfr. Folios 106 y 107 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7. La parte demandada, contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Sostuvo que “[…] (c)on la expedición de la Resolución acusada, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso concreto […]”14 7.2. Indicó que “[…] (n)otese que la Superintendencia de Industria y Comercio revisó las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, considerando no sólo el resultado que arroja la comparación de los signos desde el punto de vista perceptivo (visual, fonético y conceptual) sino también el que es consecuencia de la evaluación del riesgo de confusión o de asociación que podría generar la coexistencia en el mercado de los signos enfrentados […]”15 7.3. Adujo que “[…] el signo solicitado para distinguir productos comprendidos en la clase 04 de la Clasificación Internacional, no contiene semejanzas no

ortográficas, ni gráficas, ni fonéticas con el signo opositor y además goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo la coexistencia y sin generar riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial […]”16 Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso contestó la demanda17 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Señaló que “[…] la actora tuvo todas las garantías para defender su pretensión de obstruir el registro de la marca mixta ESSA. Pero lo que no es cierto es que, en ejercicio de esa discrecionalidad inherente a este tipo de decisiones administrativas, se le haya violado un derecho, que haga procedente buscar una 13 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 171 a 180 14 Cfr. Folio 173 15 Cfr. Folio 176 16 Cfr. Folio 178 17 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 134 a 145

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “tercera instancia” de análisis de registrabilidad de marcas, y mucho menos ante el aparato judicial, desgastándolo de manera caprichosa […]”18. 8.2. Agregó que “[…] el único cargo formulado por la actora, esto es, violación directa del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 por falta de aplicación (folio 102, pg8 de la demanda), no puede estar llamado a prosperar,

pues está más que claro que el precepto señalado sí fue aplicado, solo que resultando contrario a los intereses de la Actora, lo que releva su desespero por usar este medio de control de legalidad en una “tercera instancia” para hacer un nuevo examen de registrabilidad de la marca ESSA […]”19. 8.3. Concluyó que “[…] (n)o es de recibo sostener que la marca ESSA es susceptible de generar un riesgo de confusión o de asociación con la marca ESSO de propiedad de EXXON MOBIL CORPORATION, pues en la expresión “ESSA” es precisamente la sigla de Electrificadora de Santander S. A. E.S.P. está legalmente habilitada para usar con fines de identificación pública. En este sentido antes de crear un riesgo de confusión y/o asociación, su registro como marca es garantía para los consumidores o usuarios de sus bienes y servicios de que la marca ESSA identifica los servicios de Electrificadora de Santander S. A. E.S.P la cual hace parte del grupo EPM y por ello es de propiedad de Empresas públicas de Medellín E.S.P. […]”20. Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 25 de junio de 201421, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016,22 en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada […]”. Añadió que “[…] De oficio, se 18 Cfr. Folio 138 19 Cfr. Folio 141 20 Cfr. Folios 143 y 144 21 Cfr. Folio 210 y 211. 22 Cfr. Folios 223 a 224. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretarán los artículos 136 literal h), 224, 225, 227, 228, 229 y 230 de la citada Decisión, por cuanto en el proceso interno se discute el carácter notorio de las marcas opositoras ESSO (denominativa y mixta). […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201123.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda24, llevó a cabo la audiencia inicial el 28 de marzo de 201925, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del

proceso. 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y sobre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 23 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 24 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 25 Cfr. Folios 272 a 289. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 21 de mayo de 201926, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 21 de mayo de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos.

15. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; ; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 541-IP-2015 de 25 de julio de 2016; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; x) el 26 Cfr. Folios 304 a 306.

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marco normativo del control judicial de los actos administrativos expedidos en

materia marcaria y xi) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8º.27 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8028 de 12 de marzo de 201929, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

19. El acto administrativo acusado30 es el siguiente: 19.1. La Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 201231, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación presentado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso contra la Resolución núm. 20849 de 25 de abril de 2011, en la que se indicó: “[…] La Delegatura con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que de la impresión en conjunto de la marca solicitada respecto de la confrontación con las marcas opositoras ‘ESSO’

(nominativa) y ‘ESSO’ (mixta), no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos 27 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,

en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 28 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 29 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. 30 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 31 Cfr. Folios 12 a 18. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comparten cierta semejanza, analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con elementos adicionales que al ser pronunciados y transcritos producen una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación. Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al

caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

3. Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y es procedente revocar la Resolución No. 20849 de 25 de abril de 2011.

En mérito de lo expuesto, RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 20849 de 25 de abril de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposición presentada por la

sociedad Exxon Mobil Corporation.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder el registro de: La marca (tipo de : ESSA (Mixta) marca) Para distinguir : ‘Energía eléctrica’, producto comprendido en la clase 4ª de la Clasificación

Internacional de Niza.

Titular : Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Domicilio : Medellín, Antioquia, Colombia.

Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución

[…]”. El problema jurídico Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

20. La Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por

la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, le corresponde determinar: 20.1. Si la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta ESSA, para identificar “Energía Eléctrica”, producto de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

21. En este sentido, se analizará sí existe riesgo de confusión o asociación entre: i) la marca mixta ESSA y la marca nominativa registrada ESSO cuyo titular es la parte demandante, ambas registradas en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza; y, ii) la marca concedida y la marca mixta ESSO, cuyo titular es la parte demandante, que identifican productos de la misma Clase de la

Clasificación Internacional de Niza.

22. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, de oficio, el literal h) del artículo 136 y los artículos 224, 225, 227, 228, 229 y 230 ibidem.

23. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad del acto administrativo acusado expedido por la parte demandada.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

24. La Sala considera importante remarcar que el d