CE-11001-03-24-000-2013-00043-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto J D M JUANITA DEL MAR y la marca mixta JUAN DEL MAR previamente registrada / UTILIZACION DE NOMBRES PROPIOS EN MARCAS – Reglas / UTILIZACIÓN DE NOMBRES PROPIOS O APELLIDOS EN MARCAS - Procedencia cuando incluyen elementos adicionales que les concedan distintividad / REGISTRO MARCARIOProcede frente al signo mixto J D M JUANITA DEL MAR en la clase 25 porque posee suficiente fuerza distintiva, su uso en el mercado no genera confusión o riesgo de confusión en el público consumidor y no afecta la identidad o prestigio del titular de la marca mixta JUAN DEL MAR, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala, con base en el análisis realizado supra, encuentra que i) existen diferencias fonéticas y ortográficas de conjunto, por cuanto: el signo solicitado J D M JUANITA DEL MAR contiene elementos diferenciadores respecto del nombre propio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) la supuesta confundibilidad se predica únicamente del nombre de pila del Tercero con interés directo en el resultado del proceso y no de su identificación completa, el cual conforme lo ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “[…] no identifica a una persona como tal […]”, dado que si se refiriera a esos nombres la norma se volvería inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla; y iii) asimismo al ser una marca mixta incluye elementos particulares en su representación gráfica que

lo hacen diferenciable del nombre propio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso […] Corolario de lo anterior, dado que el signo y el nombre confrontados tienen diferencias suficientes, no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor y, por lo tanto, se cumple el segundo lineamiento indicado supra por el Tribunal de Justicia. El tercer criterio que define el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que un signo que incluye un nombre propio sea registrable, consiste en que “[…] No afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. […]”. La Sala constata en el expediente que el Tercero con interés directo en el resultado del proceso cuenta con una trayectoria reconocida en el ámbito empresarial específicamente en los servicios de restauración (alimentación), como actor y como modelo, lo cual igualmente fue analizado por la parte demandada en el momento en que estableció que se afectaría el prestigio de Juan Del Mar Iglesias Vergara, atendiendo a que los productos que se pretenden distinguir con el signo J D M JUANITA DEL MAR, podían asociarse a este resaltando su prestigio como modelo. Asimismo, se verifica que el Tercero con interés directo en el resultado del proceso se identifica precisamente con su nombre de pila JUAN DEL MAR, por lo que en principio podría afectarse su identidad o prestigio, comoquiera que no otorgó su consentimiento para que utilizaran su nombre como marca. No obstante, la Sala considera que contrario a lo señalado por la parte demandada el signo J D M

JUANITA DEL MAR, no afecta la identidad y prestigio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso, atendiendo a que: i) no es homónimo del nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) contiene elementos diferenciadores gráficos, fonéticos y ortográficos que evitan que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor; iii) la confundibilidad del signo se predica únicamente del nombre de pila del Tercero con interés directo en el resultado del proceso lo cual per se no identifica a una persona como tal; iv) si bien Juan Del Mar Iglesias Vergara tiene prestigio en el ámbito nacional, no se acredita que la sociedad solicitante hubiera intentado aprovecharse de tal prestigio o que se afecte su identidad atendiendo a los elementos diferenciadores entre el signo solicitado y el nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso. Esto, da por cumplido el tercer criterio señalado por el Tribunal de Justicia para que un signo que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 incluye un nombre propio sea registrable. La Sala considera que el signo J D M JUANITA DEL MAR, cuyo registro se solicitó para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Vestidos, calzado y sombrerería”, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dado que posee suficiente fuerza distintiva, su uso en el mercado no genera confusión o riesgo de confusión en

el público consumidor y no afecta la identidad o prestigio del Tercero con interés directo en el resultado del proceso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL E

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00043-00

Actor: JAVIERTEX S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Irregistrabilidad de un signo como marca por afectar la identidad o el prestigio de una persona natural reconocida SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Javiertex S.A.S., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53433 de 29 de septiembre de 2011, 9600 de 27 de febrero de 2012 y 59973 de 10 de octubre de 2012.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

1. Javiertex S.A.S.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53433 de 29 de septiembre de 2011, “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”5, y 9600 de 27 de febrero de 20126, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 00059973 de 10 de octubre de 20127, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E).

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación

Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones8:

“[…]

1. Que se declare la NULIDAD de los Actos Administrativos contenidas (sic) en las RESOLUCIONES. 53433 de fecha 29 de Septiembre de 2011,

expedida por LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la cual RESUELVE NEGAR EL REGISTRO DE LA MARCA, Mixta, J D M JUANITA 1 Por intermedio de apoderado Cfr. folios 2 y 3 del cuaderno 1 del expediente. 2 Cfr. folios 28 a 67 del cuaderno 1 del expediente. 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 5 Cfr. folios 117 a 122 del expediente administrativo. 6 Cfr. folios folios 123 a 125 del expediente administrativo 7 Cfr. folios 126 a 129 del expediente administrativo. 8 Cfr. folios 29 y 30 del cuaderno núm. 1 del expediente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 DEL MAR, en la clase 25, Expediente N° 10 128694, solicitud presentada el 15 de Octubre de 2010.

2. RESOLUCIÓN 9600 de 27 de febrero de 2012, expedida por LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante La (sic) cual RESUELVE RECURSO

DE REPOSICIÓN Y CONFIRMA LA RESOLUCIÓN ANTERIOR.

3. RESOLUCIÓN 59973 de 10 de Octubre de 2012, expedida por El SUPERINTENDENTE DELEGADO (E) PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, mediante la cual RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN Y CONFIRMA LA NEGACIÓN DE LA MARCA. 2. (sic) Consecuentemente en beneficio de la Sociedad JAVIERTEX S.A.S., solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.1 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar INFUNDADA la demanda de oposición presentada por la Sociedad DEL MAR S.A.J, contra la solicitud de registro de la marca “J D M JUANITA DEL MAR” (mixta) clase 25 solicitada para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería” y que en consecuencia, se ordene el registro de la misma. 4.2 (sic) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Registro de la marca “J D M

JUANITA DEL MAR” (mixta) clase 25, solicitada para distinguir: “Vestidos, calzado, sombrerería”, Expediente 10-128694 5 (sic) Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2 del Decreto Legislativo 209 de 1957. 6 (sic) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones9: 4.1. La parte demandante solicitó, el 15 de octubre de 2010, el registro como marca del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La solicitud se publicó el 22 de marzo de 2011 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 626, la cual fue objeto de oposición por el señor Juan Del Mar Iglesias 9 Cfr. folios 30 a 50 del cuaderno 1 del expediente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Vergara con fundamento en la causal de irregistrabilidad denominada: “[…]

Reconocimiento o prestigio de persona distinta al solicitante […]”. 4.3. La Directora de Signos Distintivos declaró, por medio de la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011, fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos confirmó, por medio de la Resolución núm. 9600 de 27 de febrero de 2012, la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió, por medio de la Resolución núm. 59973 de 10 de octubre de 2012, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 53433 de 29 de septiembre de 2011. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 134 y 136; y los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina10, en adelante Decisión 486; y del artículo 61 de la

Constitución Política.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación: Primer cargo: Violación del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Señaló que […] La marca solicitada para registro J D M JUANITA DEL MAR para distinguir productos de la clase 25, no es susceptible de producir confusión con

10 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 la marca previamente registrada JUAN DEL MAR (mixta) usada para distinguir servicios de la clase 43, SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE TEMPORAL, por cuanto ni los signos son confundibles desde el punto de vista conceptual, fonético, visual, gramatical y ortográfico, ni los productos y servicios que identifica cada signo presentan entre sí riesgo de confusión o de asociación, no son intercambiables ni complementarios, no tienen conexión competitiva, los canales de comercialización y publicidad son totalmente diferentes, el signo solicitado no induce al consumidor a error en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios que cada marca identifica.[…]11” 6.2. Manifestó que el signo J D M JUANITA DEL MAR fue creado por la parte demandante a partir de su ejercicio intelectual para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, asimismo señaló que cuenta con la suficiente fuerza distintiva por lo que no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación. 6.3. Señaló que los productos y servicios que identifican las marcas confrontadas son totalmente diferentes, resultando “[…] muy forzado aceptar que el consumidor de

los productos de clase 25 los va a confundir con los servicios de la clase 43, o viceversa […]”12. 6.4. Adujo que, en el análisis comparativo de marcas mixtas, el examen debe realizarse sobre la totalidad del conjunto marcario, de manera que en el caso en que predomine el elemento nominativo se debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que la doctrina ha establecido para tal fin y en el evento en que predomine el elemento gráfico no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 6.5. Manifestó que el signo cuyo registro se pretende se refiere a un nombre femenino y diminutivo utilizado para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, mientras que la expresión Juan del Mar, se refiere a un restaurante y servicios de hotel temporal. 6.6. Señaló que la composición morfológica de los signos confrontados es diferente por las siguientes razones: i) presentan una combinación nominativa propia; ii) presentan diferencias fonéticas, ortográficas y gramaticales sustanciales y estructurales; iii) la extensión que compone cada uno de los signos es visualmente 11 Cfr. folio 50 del cuaderno 1 del expediente. 12 Cfr. folio 53 del cuaderno 1 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 disímil; iv) la pronunciación de las marcas es diferente, por cuanto el signo solicitado va acompañado de tres letras iniciales y el diminutivo Juanita lo que produce un

sonido diferente; v) el consumidor al escuchar los signos en el mercado, podrá contar con los elementos de juicio para distinguir el uno del otro; y vi) a pesar de compartir algunas letras que se encuentran en la misma ubicación, el signo solicitado en registro tiene componentes adicionales que estructuralmente otorgan suficiente distintividad en su pronunciación. 6.7. Respecto a la similitud conceptual o ideológica, señaló que las expresiones que hacen parte de las marcas comparadas se refieren a diferentes productos y servicios y van dirigidos a diferente tipo de consumidor, razón por la cual la marca solicitada tiene una identidad propia de tipo conceptual, y no evocan la misma idea o ideas similares con la previamente registrada.

Segundo cargo: Violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 6.8. Señaló que para que un signo pueda ser registrado debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica, los cuales se acreditan en el caso del signo solicitado como marca comoquiera que: i) el signo mixto J D M JUANITA DEL MAR diferente a la marca mixta JUAN DEL MAR; ii) el signo mixto J D M JUANITA DEL MAR puede reproducirse y tiene una representación gráfica lograda en el logo que la acompaña siendo este aspecto distintivo respecto de la representación gráfica de la marca mixta JUAN DEL MAR; iii) el signo cuyo registro se pretende no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado, ni describe otro signo idéntico o similar anteriormente solicitado para registro o registrado a favor de un tercero para distinguir productos

idénticos o similares; y iv) no existe una conexión competitiva entre los productos que se pretenden distinguir con el registro del signo J D M JUANITA DEL MAR y los servicios distinguidos por la marca previamente registrada como JUAN DEL MAR, lo que permite al público consumidor identificar el origen empresarial de los mismos. 6.9. Afirmó que no se presenta una afectación a la identidad y prestigio Tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentando lo siguiente: 6.10.Adujo que en la Resolución 59973, se cambiaron los parámetros de confrontación marcaria, dado que, una cosa es referirse a la persona natural y otra es referirse a una persona jurídica, por lo que la marca mixta JUAN DEL MAR es de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 la persona jurídica DEL MAR S.A., que nada tiene que ver con el señor Juan Del Mar Iglesias Vergara. Resaltando que “[…] en ninguna parte del expediente aparece que la marca JUAN DEL MAR se asocie con alguna forma de titularidad o propiedad del señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA […]”. 6.11. Señaló que: i) el nombre del opositor nunca se ha visto en riesgo; ii) no ha demostrado que sus ventas han bajado, ni que la calidad de sus servicios se vea afectada por la calidad de los productos de la demandante; iii) no se ha desviado clientela teniendo en cuenta que los canales de distribución de los productos y servicios son diferentes; iv) no puede hablarse de la existencia de un

aprovechamiento indebido del prestigio y publicidad que tiene la marca opositora y; v) no hay confusión en cuanto al buen nombre del opositor. 6.12. Adujo que las pruebas aportadas por el opositor en la actuación administrativa “[…] no demuestran que el opositor sea titular de la marca JUAN DE LAR (sic), ni que sea representante legal de la sociedad DEL MAR S.A., ni que el giro ordinario de sus negocios se encuentre en el contexto de los productos de la clase 25 Internacional, ni que sea confeccionista, ni diseñador de modas […]”13.

Tercer Cargo: Violación del artículo 61 de la Constitución Política 6.13. Señaló que al declararse infundada la respuesta a la demanda de oposición, presentada por Javiertex S.A.S., y negar el registro como marca del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR, se viola el artículo 61 de la Constitución Política por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que la misma desconoce los derechos marcarios de la parte demandante, al ser la propiedad industrial un aspecto de la propiedad intelectual.

Contestación de la demanda

7. La parte demandada14 contestó la demanda15 y se opuso a las pretensiones formuladas así: Cargos de violación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 de la Decisión 486; y del artículo 61 de la Constitución Política. 13 Cfr. folio 65 del cuaderno 1 del expediente. 14 Por intermedio de apoderado Cfr. folio 82 del cuaderno 1 del expediente. 15 Cfr. folios 82 a 87 del cuaderno 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 7.1. Manifestó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho, en razón a que en el trámite de registro marcario que garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes, se concluyó que no era procedente realizar el registro del signo solicitado, por encontrarse inmersa en la causal de irregistrabilidad señalada en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 48616. 7.2. Agregó que los requisitos que debe reunir un signo distintivo para ser registrado como marca son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 7.3. Respecto de la registrabilidad del signo mixto J D M JUANITA DEL MAR para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, adujo que: i) confrontados los signos en cuestión se observa, que existe riesgo de confusión entre los mismos y que esto podría afectar el nombre del señor Juan del Mar Iglesias Vergara; ii) la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 no busca crear exclusividad sobre el uso del nombre, sino proteger la identidad de su titular cuando éste siendo una persona natural, es reconocida por el público como un personaje de prestigio en algún campo de la vida pública; y iii) del material probatorio aportado al trámite de registro, se estableció que el opositor, es un personaje de prestigio en el ámbito nacional, como empresario de la ciudad de Cartagena de Indias gracias a su cadena de restaurantes que llevan su

nombre, también como modelo y actor y por sus cualidades existe un riesgo claro de confusión que impide registrar el signo solicitado. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El Tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda.

Audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda17, llevó a cabo la audiencia inicial, prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, el 11 de abril de 201418, en donde se surtieron las siguientes actuaciones: 16 Cfr. folio 83 del cuaderno 1 del expediente. 17 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 18 Cfr. folios 108 a 116 del cuaderno 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 9.1. Se realizó un recuento de las actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso. 9.2. Se tuvo por no contestada la demanda del Tercero con interés directo en el resultado del proceso. 9.3. Se declaró saneado el proceso. 9.4. Se resolvió sobre las excepciones, atendiendo a que la parte demandada no propuso alguna excepción de que trata el núm. 6° del artículo 180 y no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada de oficio. 9.5. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma presentada por la parte demandada.

9.6. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en la demanda no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 9.7. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 9.8. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 9.9. Se realizó el respectivo control de legalidad. Interpretación Prejudicial

10. El Despacho Sustanciador ordenó, en audiencia inicial llevada a cabo el 11 de abril de 2014, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 404-IP-2015 de 7 de diciembre de 201519, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó […] La Sala consultante solicitó la interpretación 19 Cfr. folios 136 a 147 del cuaderno núm. 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literales a) y e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Agregó “[…] Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los artículos 134, 135 y 172 de

la Decisión 486 por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables”20. Audiencia de pruebas

12. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 11 de abril de 2014, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

13. El Despacho Sustanciador decretó, mediante auto de 6 de mayo de 201921, la reanudación del proceso y consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.

14. Dentro del término legal, el Tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó los siguientes argumentos: 14.1. Indicó que pretendió el registro como marca del signo JUANITA DEL MAR el cual fue negado por la parte demandada por tratarse de una denominación que versa sobre el nombre del Tercero con interés directo en el resultado del proceso. 14.2. La parte demandante solicita nuevamente el registro del signo incluyendo las letras “JDM” dentro de una etiqueta en la que lo relevante es la parte nominativa J D M JUANITA DEL MAR, ya que el fondo oscuro no aporta ninguna distintividad al conjunto. 14.3. La parte demandante ha tratado de menospreciar y restar importancia al

Tercero con interés directo en el resultado del proceso, aun cuando “[…] el señor JUAN DEL MAR IGLESIAS es un personaje muy conocido en la escena nacional como actor, como modelo y también como empresario de restaurantes […]”, y 20 Cfr. folio 138 del cuaderno núm. 1 del expediente. 21 Cfr. folio 162 del cuaderno núm. 1 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 asimismo indicó que no existe prueba que el nombre Juan Del Mar sea un vocablo de uso común. 14.4. Señaló que al ser el tercero con interés directo en el resultado del proceso una persona reconocida en Colombia, pretender registrar una marca que consiste en […] una insignificante variación de su nombre (JUANITA por JUAN) en la Clase 25 para identificar prendas de vestir y ropa, ello revela la incuestionable intención de aprovechar el reconocimiento del personaje que lleva ese nombre, por la vía de la inevitable asociación con el nombre JUAN DEL MAR en la mente de cualquier consumidor que produciría una marca JD JUANITA DEL MAR (sic) […]”. (Destacado fuera de texto) 14.5. Indicó que […] la marca mixta JDM JUANITA DEL MAR está incursa en la prohibición contenida en el literal (e) del artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina (sic) […] atendiendo a que, consiste en un signo que afecta la identidad y el prestigio de una persona natural, en especial, porque se trata del nombre de una persona distinta del solicitante, y el señor Juan Del Mar Iglesias no ha autorizado a la

parte demandante el registro de la marca;

15. Señaló que la interpretación que hace la parte demandante del artículo citado supra en el sentido de que se requiere, en todo caso, que se trate de una persona identificada con el sector pertinente del público, no es aceptable y en todo caso el señor Juan Del Mar Iglesias se encuentra relacionado con el mundo de la moda dado que otra de sus actividades es la de ser modelo.

16. Durante el término legal, la parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 404-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015; vii) el marco normativo relativo al registro como marcas de signos que incluyen nombres propios; y viii) el análisis del caso concreto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Competencia de la Sala

18. Vistos el artículo 149 numeral 8.º22 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 1323 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924, sobre distribución d