CE-11001-03-24-000-2013-00072-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto BEI CHI y las marcas mixtas FEICHI previamente registradas / EXAMEN DE REGISTRABILIDADAnálisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA – Lo son BEI CHI y FEICHI / REGLA DE ESPECIAIDAD / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto BEI CHI en la clase 37 por existir similitud y con la marca mixta FEICHI previamente registrada en las clases 9 y 12, y conexión competitiva Comparación Ortográfica La Sala considera que de la confrontación que hace entre el signo mixto solicitado BEI CHI y de la marca mixta registrada FEICHI, se observa que a pesar de que la primera es compuesta y la segunda es simple, al observarlas en conjunto tienen la misma extensión, número de consonantes y vocales; esto es, tres (3) consonantes y tres (3) vocales lo que evidencia que presentan similitud […] Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, se advierte la similitud entre las dos expresiones, en razón a que la única diferencia entre ellas es que el signo mixto solicitado inicia con la consonante B y la marca registrada con la consonante F. […] En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […]la

coincidencia vocálica y consonántica genera similitud fonética entre los signos de las marcas confrontadas de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “B” por la “F” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud, al ser las dos consonante labiales, es decir, al pronunciarse cada una no existe mayor diferencia en el sonido, y por lo tanto no dota de distintividad la marca solicitada. Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, las palabras BEI CHI y FEICHI no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario. […]Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, los signos objeto de estudio son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la Sala concluye

que el signo mixto solicitado es semejante a la marca mixta registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado BEI CHI no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarlo de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […]Atendiendo a que: i) el signo mixto solicitado BEI CHI pretende identificar “[…] servicios de mantenimiento y reparación de vehículo de automotores; lubricación de vehículos; estaciones servicio para vehículos; mantenimiento de vehículos; reparación de vehículos[…]”, servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) la marca registrada FEICHI, identifica “[…] baterías y cascos para motocicletas […]”; asimismo, “[…] vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, y repuestos para los mismos […], Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional Niza, respectivamente. La Sala considera que, entre el signo mixto BEI CHI solicitado y la marca mixta FEICHI que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación internacional de Niza, se configura una conexión competitiva; por cuanto, los servicios de mantenimiento, reparación de vehículos y los productos de repuestos de vehículos son complementarios, en razón a que estos últimos son utilizados para la reparación de los vehículos referidos en los servicios de la clase 37 de la

Clasificación internacional de Niza, además, puede existir una relación de vinculación de productos en razón a que FEICHI ofrece repuestos de automóviles, lo cual induciría al consumidor a asociar un origen común a servicio de mantenimiento de automóviles y los repuestos de los mismos. Asimismo, entre el servicio de mantenimiento y reparación de vehículo automotores y los productos de cascos para motociclistas se evidencia que existe conexidad competitiva, en razón que comparten los mismos canales de comercialización y son complementarios; por cuanto, los cascos son accesorios para los motociclistas que son ofrecidos en los establecimientos donde se prestan los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Lo anterior induciría a error a los consumidores y usuarios en tanto causaría una idea errada de asociación entre los productos, creyendo que son producidos y comercializados por una misma empresa, aunado a la similitud ortográfica y fonética que existe entre el signo mixto y la marca mixta. MARCAS – Cancelación por no uso / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN – Improcedencia de presentar nuevos argumentos para fundamentar la petición de nulidad de los actos demandados / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Se efectúa con las circunstancias vigentes al momento de su expedición / CANCELACIÓN DE REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO – Ocurrió con posterioridad a la expedición de los actos administrativos acusados / ESTUDIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO - No puede atender circunstancias posteriores [L]a Sala advierte que la parte demandante en su escrito de alegatos de

conclusión indicó que las marcas mixtas FEICHI, que identificaban productos de las clases 9 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, fueron canceladas mediante las resoluciones núms. 38734 de 27 de junio de 2013 y 38734 de 27 de junio de 2013, expedidas por la parte demandada, por lo que no existía argumento legal para declarar la confusión del signo mixto BEI CHI con una marca inexistente; y aportó copia de los respectivos actos administrativos. Al respecto, la Sala considera; por un lado, que no es posible traer nuevos argumentos en los alegatos de conclusión para fundamentar la alegada nulidad de los actos administrativos, toda vez que de aceptarlos vulneraria los derechos de defensa y contradicción, y en general el debido proceso, de la parte demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, por el otro, que el estudio de legalidad de los actos administrativos debe realizarse teniendo en cuenta los supuestos fácticos y jurídicos existentes al momento de su expedición y no podría declararse la nulidad de un acto por hechos que ocurran con posterioridad. En este sentido, comoquiera que, en el caso sub examine, el análisis que debía realizarse era si al momento de expedirse los actos administrativos el signo solicitado se encontraba incurso en una causal de irregistrabilidad, en nada afecta la legalidad de los actos administrativos el hecho que con posterioridad se hubieren cancelado los registros marcarios correspondientes a las marcas mixtas FEICHI, con las cuales se determinó en el procedimiento administrativo y, ahora, en sede judicial, que existía riesgo de confusión o de asociación, lo que podría

afectar a los consumidores. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA – Marco normativo RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 8 de marzo de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2009-00417-00, C.P. María Elizabeth García González

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00072-00

Actor: BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Temas: Cotejo de Marcas Mixtas SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12032 de 28 de febrero

de 2011, 23827 de 29 de abril de 2011 y 49795 de 23 de agosto de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12032 de 28 de febrero de 2011 “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”5, y 23827 de 29 de abril de 2011 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 49795 de 23 de agosto de 2012, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”6, expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada, conceder el registro como marca del signo mixto BEI CHI, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución número 12032 del 28 de Febrero de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la demanda de oposición de la sociedad PAREMOS S.A., y como consecuencia de ello negó 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 9 a 15 2 Cfr. Folios 16 a 33 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

5 Esta Resolución declaró fundada la oposición presentada por Paremos S.A, y negó la solicitud de registro como marca mixta solicitada por Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd. 6 Esta resolución confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. 7 Cfr. Folios 17 a 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el registro de la marca ‘BEI CHI’ (mixta) clase 37 solicitada por la sociedad BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD. 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución número 23827 del 29 de Abril de 2011, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución número 12032 del 28 de Febrero de 2011. 2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución número 49795 del 23 de Agosto de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución número 12032 del 28 de Febrero de 2011. 2.4. Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, en beneficio de la sociedad BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK CO., LTD., solicitó (sic) se conceda la marca ‘BEI CHI’ (mixta) clase 37, a la citada sociedad, asignándosele el correspondiente certificado de registro y vigencia

por un período de diez (10) años. 2.5. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º. Del Decreto Legislativo 209 de 1.957. 2.6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. La parte demandante solicitó, el 2 de junio de 2010, el registro como marca del signo mixto BEI CHI, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de septiembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 620, la cual fue objeto de oposición por Paremos S.A., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas mixtas FEICHI, que identifican productos de la Clase 12 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011, declaró fundada la oposición y,

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en consecuencia, negó el registro como marca del signo mixto BEI CHI para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011. 4.5. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 23827 de 29 de abril de 2011, confirmó la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49795 de 23 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 2011. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134, literal b) del artículo 135 y literal a) 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así:9: Primer cargo: Violación del artículo 134, literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 6.1. Indicó que la parte demandada vulneró los artículos 134 y 135 literal b),

toda vez que: “[…] la marca “BEI CHI” (mixta) clase 37 internacional, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad citada, cumple con el requisito de representación gráfica entendida esta como la capacidad que tiene el signo de expresarse a través de cualquiera de la formas que puede adoptar el mismo, como puede suceder con las palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc., debido a que la misma se presenta con un elemento nominativo y uno gráfico y también, cumple con el elemento de distintividad intrínseca en cuanto a la misma no es genérica ni descriptiva, ni se refiere a un objeto ni servició determinado, tal como 8 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 9 Cfr. Folio 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se expresó sobre la citada distintividad el Tribunal Andino de Justicia en Proceso 27-IP-95 […]”10.

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.2. Sostuvo que la parte demandada vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 debido a que“[…] las marcas en conflicto tienen similitudes de orden ortográfico y fonético, dicho criterio no es suficiente para llegar a la conclusión de la marca “BEI CHI” (mixta) clase 37 es confundible con la marca “FEICHI” (mixta) clase 12, debido a que según nuestra jurisprudencia, para que se pueda hablar propiamente de confundibilidad entre las marcas que se comparan debe existir conexión competitiva entre los servicios y productos que se comparan […]”11.

6.3. Agregó que entre el singo mixto solicitado y la marca mixta no existe confusión debido a que “[…] mientras los servicios de la clase 37 que pretende amparar la marca solicitada son de consumo masivo los cuales accede cualquier persona, para caso de los productos de la clase 12, los mismos requieren de un consumidor especializado que en ningún momento confunde unos servicios de consumo masivo con unos productos cono son los de la clase 12 dadas sus especificaciones su consumidor experto o especializado […]”12. 6.4. Por último, indicó que “[…] el consumidor de vehículos es un consumidor especializado, idea que se extiende a los repuestos de los mismos, lo cual nos permite concluir que el consumidor de productos de la clase 12 internacional, tiene en su mente una impresión especifica de los productos que requiere de dicha clase, para lo cual influye en su decisión de elegir un producto de la clase 12 internacional, como sucede con un vehículo o un repuesto para el mismo, el precio y las características del producto que pretende adquirir, que no puede presentarse ningún tipo de confundibilidad entre la marca “BEI CHI” (mixta) clase 37 […]” y “[…] los productos que amparan las marcas FEICHI (mixta) clase 12 […]”13. Contestación de la demanda 10 Cfr. Folio 23 11 Cfr. Folio 24 12 Ibidem. 13 Cfr. Folio 29 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7. La parte demandada14 contestó la demanda15 y se opuso a las pretensiones

formuladas así:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1. Afirmó que no se vulneró el artículo 136 literal a), toda vez que para el presente caso se observó que el signo mixto solicitado BEI CHI y la marca mixta registrada FEICHI “[…] guardan semejanzas en la escritura, fonética y pronunciación en atención que ambas están compuestas por los apartes “CHI” el cual aun en el caso del demandante al tener la palabra BEI CHI, tiene las mismas vocales y consonantes que hace imposible las distinción entre la una y la otra, al encontrarse en la circunstancia de compra de productos y servicios identificados por las mismas. En este caso es claro que la confusión que le puede generar al consumidor es evidente, en el sentido que dada la semejanza en las mismas y aunado a la relación de los productos y servicios que estos distinguen, la imposibilidad de distinguir los productos de las mismas generando confusión respecto del origen directo de los mismo, atentando en primero lugar contra éste y segundo lugar, contra el titular legitimo del derecho a explotar la marca quien para el caso de marras, es la sociedad opositara Paremos S.A. […]”16. 7.2. Sostuvo que entre el signo mixto solicitado y la marca mixta registrada existe una estrecha relación entre los productos distinguidos por ésta última, esto es, productos automotrices, por lo que “[….] el consumidor de esta clase de productos y servicios puede ser objeto de confusión al encontrarse en el mercado con estos los cuales estando dentro de clases diferentes como lo son la 9 y la 37 de la Convención Internacional de Niza, éstos pertenecen a un mismo grupo de

productos y servicios, es decir, automotrices, Razón suficiente para que esta Entidad negara el registro de la marca solicitada por la demandante, ya que ésta última atente contra el derecho propio del registro hecho por la opositora de su marca “FECHI”, en concordancia con el trascrito artículo 136 de la Decisión 486 señalado en precedencia […]”17. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 14 Por intermedio de su apoderada. Cfr. Folio 80 15 Cfr. Folios 73 a 79 16 Cfr. Folio 77 17 Cfr. Folio 78 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda.

Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 17 de junio de 2015, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 201618, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] el tribunal consultante solicita interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 […] no obstante, procede la interpretación prejudicial únicamente del Artículo 136 literal a) toda vez que no se analizará lo relacionado al concepto de

marca ni la falta de distintividad […] y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda19, llevó a cabo la audiencia inicial, el 29 de abril de 201920, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2. Se declaró saneado el proceso. 18 Cfr. Folios 199 a 215 19 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 20 Cfr. Folios 248 a 259

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de

la misma presentadas por la parte demandada y; y la interpretación prejudicial. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.

15. Dentro del término legal, la parte demandante presentó los siguientes

argumentos:

16. Indicó que “[…] pese a que la Superintendencia de Industria y Comercio negó la marca BEI CHI (mixta) Clase 37, por la existencia de las marcas FEUICHI

(MIXTA) Clase 12 certificado No. 370.952 y FEICHI (mixta) Clase 9 Certificado No. 370.953; todas las marcas oponentes a que hace relación el expediente 10Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 080.826, fueron cancelados con posterioridad la Resolución Nro. 1203 del 29 de febrero de 2011 que negó inicialmente la marca BEI CHI (Mixta) Clase 37 […]”21.

17. Durante el término legal, la parte demandada reitero los argumentos expuestos en la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

19. Vistos el artículo 149 numeral 8.º22 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8023 de 12 de marzo de 201924, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

20. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados 21 Cfr folio 271 22 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 23 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 24 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

21. Los actos administrativos25 acusados son los siguientes: 21.1 La Resolución núm. 12032 de 28 de febrero de 201126, mediante la cual la Directora de la División resolvió la solicitud de registro marcario presentado por la

parte demandante, en la que se indicó: “[…] 2.1. Análisis comparativo de los signos Así, los signos confrontados son los siguientes:

SIGNO SOLICITADO MARCA PREVIAMENTE

REGISTRADA […] Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los

fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Dirección, al analizar los signos previamente representados, encuentra que no tienen semejanzas capaces de generar un riesgo de asociación o de confusión, por lo siguiente: Ortográficamente: la mayoría de letras y vocales, y por ende las sílabas de los signos en comento coinciden al hacer el cotejo de los mismos, y aunque no se asemejan en sus raíces por una letra (‘BEI’ – ‘FEI’), puede decirse que no se presenta un diferenciación visual marcada entre las mismas, que permita descartar la posibilidad de que se genere confusión entre los signos. Así mismo, las desinencias de los signos en comento (“CHI” - “CHI”), tampoco permiten una diferenciación e individualización de orden ortográfico ya que son idénticas.

Fonéticamente: ha de decirse frente a este aspecto, que en virtud de la igualdad de sucesión de vocales de los dos signos, la longitud de las palabras, el número de sílabas y la terminación de las mismas, existe un alto riesgo de crearse confusión en el consumidor, en virtud del cual éste no podría distinguir si se trata de una u otra marca, uno u otro producto, hecho al que no puede darse cabida en materia de salud, pues el error cometido bien sea por el consumidor o por quien lo atiende, podría acarrear consecuencias nefastas para éste Fonéticamente: ha de