CE-11001-03-24-000-2013-00075-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN – Carga de la prueba / CARGA DE LA PRUEBA – Le corresponde al solicitante demostrar los requisitos de patentabilidad / PATENTE DE INVENCIÓN – Se niega la denominada DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y por falta de nivel inventivo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: Si las resoluciones núms. 47353 de 31 de agosto de 2011 y 56211 de 26 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención titulada

“DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN

[POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X y CROMOSOMAS Y”, vulneran los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. […] Esta Sección, en jurisprudencia reiterada, ha señalado que le corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente porque las solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia de la patente de invención. […] En este contexto, la Sala considera que la

parte demandante es quien debe demostrar, en esta instancia, que la divulgación previa referida por la parte demandada como anterioridad no afectaba el requisito de nivel inventivo exigido por la normativa comunitaria andina como se indicó en los actos administrativos acusados. En este sentido, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se derivaba de la anterioridad citada por la parte demandada, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante. Así las cosas, la Sala recuerda que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que ello implique que es el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. La Sala observa que la parte demandante presentó un dictamen pericial con el fin de desvirtuar el análisis de la parte demandada que la llevó a concluir que la solicitud de patente de invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad; sin embargo, desistió de la prueba antes de que el perito que elaboró el dictamen pericial explicara la razón y las conclusiones de su dictamen, así como la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento; y en consecuencia, el dictamen pericial aportado al proceso perdió su valor. En este orden de ideas, en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para

llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de la divulgación previa citada por la parte demandada y, en ese sentido, que da solución al problema técnico planteado. La Sala considera que al desistir de la declaración del perito la parte demandante y al no existir material probatorio en el expediente, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria. Así las cosas, la parte demandante no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la parte demandada hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo y decidir su rechazo, ni que los actos administrativos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad. En ese orden de ideas, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso el nivel inventivo de la formulación solicitada, este se tendrá como no demostrado. Aunado a lo anterior, el informe técnico presentado por la parte demandada y la exposición que hizo la examinadora de patentas […] sobre los aspectos técnicos del mismo durante la audiencia inicial, indica que la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo al derivarse de manera obvia de la anterioridad citada para un experto medio en la materia y no presenta un avance o salto cualitativo frente al

estado de la técnica. NIVEL INVENTIVO COMO REQUISITO DE PATENTABILIDAD – Marco normativo CARGA DE LA PRUEBA – Marco normativo y desarrollo jurisprudencial NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera, de 21 de febrero de 2008, Radicación: 11001-03-24-000-2002-00324-01, C.P. Camilo Arciniegas Andrade; 15 de octubre de 2009, Radicación 11001-03-24-0002002-00096-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; 22 de mayo de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2005-00164-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 8 de junio de 2018, Radicación 63001-23-31-000-2010-00222-02, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 19 de noviembre de 2018, Radicación 11001-03-24-0002006-00257-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y 11 de octubre de 2019, Radicación 17001-23-33-000-2015-00353-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 18 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 164 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00075-00

Actor: XY, LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: Requisitos para otorgar el título de una patente de invención. Nivel inventivo. Carga de la prueba.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por XY, LLC. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 47353 de 31 de agosto de 2011 y 56211 de 26 de septiembre de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. XY, LLC., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 47353 de 31 de agosto de 2011, “Por la cual se deniega una patente de invención”6; y ii) 56211 de 26 de

septiembre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 3 a 4 y 6. 3 Cfr. Folios 196 a 232 y 412 a 412 a 413 (reforma de la demanda). 4 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 6 Esta resolución negó la patente para la invención titulada Disposición para separar

espermatozoides congelados en poblaciones que contienen cromosomas X y Y”.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el título de la patente de invención titulada “[…] DISPOSICIÓN

PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES

QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y […]”.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 3.1. Solicito que se declare la nulidad de la Resolución No.47353 del 31 de agosto de 2011, de la Superintendencia de Industria y Comercio, notificada personalmente el 01 de Febrero de 2012 (en adelante “Resolución 47353'), por la cual se negaron todas las reivindicaciones pendientes dentro de la solicitud de patente de invención tramitada en el expediente No. 0354828A ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (Anexo 2). 3.2. Solicito que se declare la nulidad de la Resolución No. 56211 del 26 de Septiembre de 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio, notificada mediante el listado 439 el cual fue fijado el 02 de Octubre de 2012 y desfijado el 02 de noviembre de 2012 (en adelante “Resolución 56211’), por medio de la cual se resolvió el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 47353 y se confirmó lo establecido en dicha Resolución, negando el derecho de patente de invención a la solicitud correspondiente al

expediente No. 03-54828 A (Anexo 3). 3.3. Como consecuencia de los anteriores pronunciamientos, y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el derecho de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones de la invención titulada “Disposición para separar espermatozoides congelados en poblaciones que contienen cromosomas X y cromosomas Y”, o para aquellas reivindicaciones que el Honorable Tribunal considere que cumplen con los requisitos de patentabilidad […]”. Presupuestos fácticos 7 Cfr. Folio 199.

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Presentó, el 27 de junio de 2003, ante la parte demandada la solicitud de patente de invención titulada “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR

ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y”. 4.2. La referida solicitud se publicó el 30 de noviembre de 2004, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 546, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. El Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 47353 de 31 de agosto de 2011, negó la solicitud. 4.4. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 47353 de 31 de agosto de 2011. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la

Resolución núm. 56211 de 26 de septiembre de 2012, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 47353 de 31 de agosto de 2011. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Violación a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 6.1. Sostuvo, en cuanto al nivel inventivo de la invención presentada, que “[…] la reivindicación 1 provee una solución real a un problema técnico más allá de lo enseñado o sugerido en el estado del arte y provee un efecto técnico inesperado debido a que específicamente, no existe enseñanza o sugerencia para los tiempos de tinción y concentraciones de tintura que la invención de XY ha encontrado para teñir células de esperma congeladas-descongeladas con la uniformidad necesaria para que sean separadas sin contaminación cruzada y manteniendo su viabilidad […]”9. 6.2. Argumentó, frente al análisis de patentabilidad efectuado por la parte demandada, que “[…] El examinador en las Resoluciones ahora impugnadas enfatiza que los ejemplos de D1 permiten derivar evidentemente los resultados y el método de la invención de XY ahora estudiada. Sin embargo, presento a continuación un resumen de los hechos y el contenido de los ejemplos de D1: […]

El ejemplo 1 utiliza semen recién extraído (columna 15, línea 2), que se tiñe y se separa (columna 15 líneas 3 y 4) y utiliza dos controles no sexados, un control de congelado/descongelado y un control de líquidos (columna de 15 líneas de 35 a 45). El Ejemplo 1 no revela la tinción de los controles. […] Por consiguiente, el ejemplo 1 no divulga o enseña la tinción de semen congelado/descongelado. […] El Ejemplo 2 utiliza semen no sexado, que se congela y se descongela. (Columna 15 la última línea y la columna 16 la primera línea). El Ejemplo 2 no revela la tinción de dicho semen. […] Por consiguiente, el ejemplo 2 no divulga o enseña la tinción de semen congelado/descongelado. […] En el Ejemplo 3 se tiñe semen fresco no sexado, el cual es separado (Columna 16, líneas 27 a 31). En ningún momento se congela el semen separado, se mantiene a 5°C (Columna 16, líneas 37 a 41). […] Por consiguientes, el ejemplo 3 no divulga o enseña la tinción de semen congelado/descongelado. […] Finalmente, el Ejemplo 4 usa semen no sexado sin separar (Columna 17, líneas 25 a 30). […] Por consiguiente, el ejemplo 4 no divulga o enseña la tinción de semen congelado/descongelado […]”10. 6.3. Añadió que “[…] el método ahora propuesto por la sociedad XY evidentemente cumple con los tres indicios de actividad inventiva: Los resultados inesperados de 90% de pureza y viabilidad de semen sexado obtenido a partir del

semen criopreservado; supera perjuicios anteriores, por cuanto se pensaba que 9 Cfr. Folios 220 y 221. 10 Cfr. Folios 221 y 222. las delicadas células del semen no soportarían dos procesos de criopreservación y en el medio un proceso de clasificación; y finalmente, responde a necesidades antiguas de poder tratar y clasificar semen proveniente de fincas lejanas en donde se recolecta el semen, sin tener que construir un laboratorio sofisticado de clasificación en la misma finca o cerca a ella para no tener que trasladar el semen fresco por mucho tiempo. […]”11. 6.4. Afirmó que “[…] Lo anterior, sumado a que la anterioridad citada D1 no deriva de forma evidente la invención, permite concluir que el método propuesto por XY si cumple con el requisito de nivel inventivo, y debe ser protegida mediante el derecho de patente […]”12. 6.5. Manifestó que la parte demandada violó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 “[…] al no conceder una patente para un invento que sí contaba con los tres requisitos de patentabilidad. […] La conclusión tomada por la SIC en las resoluciones impugnadas no es correcta toda vez que como se explicó a lo largo de este escrito, la invención de XY si cuenta con nivel inventivo y lamentablemente la SIC fundamentó su conclusión en hechos equivocados (por ejemplo confundir que el ejemplo 2 de D1 se refería a semen sexado, y era semen sin seleccionar) para erróneamente concluir que no tenía nivel inventivo por las enseñanzas contenidas de D1 […]”13. 6.6. Concluyó que “[…] La SIC incurre en errores de entendimiento de la

invención y del objeto de la misma, lo cual la lleva a tomar las decisiones equivocadas con respecto al nivel inventivo de la invención con lo cual queda comprobado que hubo falsa motivación de los actos administrativos emitidos por la SIC. En efecto, y como se ha señalado a lo largo de esta demanda, la presente invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica y constituye un avance sorprendente e inesperado respecto a los métodos para clasificación de muestras de semen comprendidos en el estado de la técnica, como por ejemplo la patente D1 […]”14. Contestación de la demanda 11 Cfr. Folio 225. 12 Ibidem. 13 Cfr. Folio 226. 14 Cfr. Folio 227.

7. La parte demandada15 contestó la demanda16 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 7.1. Indicó que con la expedición de los actos administrativos acusados no se vulneraron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, toda vez que “[…] de las diligencias que obran en el expediente administrativo, se advierte que, precisamente, como resultado del examen de patentabilidad, y con fundamento en lo dispuesto por los mencionados artículos 14 y 18 de la Decisión 486, la Oficina encontró que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la

invención propuesta […]”17. 7.2. Explicó, sobre el problema técnico planteado, que “[…] si bien es cierto que la solicitud soluciona el problema técnico de la necesidad de inducir un género determinado en un embrión concebido, pero este resultado era de esperarse, para la persona versada, dado que el estado de la técnica enseñaba que esto se logra con un semen sexado. Ahora bien, el hecho de que el semen después de su recolección haya sido sometido a “criopreservación”, que consiste, como explica D1, en congelarlo con vapor de nitrógeno líquido (Ej. 2), estaba al alcance de la persona versada. […] Y con respecto a que “se evitan los siguientes inconvenientes en su obtención: (1) contaminación del semen y (2) un tiempo alto de teñido puede afectar la viabilidad del esperma resultando en bajo porcentaje de fertilización”, se advierte que ya D1 evitaba la contaminación con semen rico en un tipo de esperma diferente del que se busca, pues de hecho allí se lograba una pureza de 90% (Ej. 3). Y con respecto a que se disminuye el tiempo de teñido para evitar afectar la viabilidad del esperma, se observa que la solicitud requiere 1 hora y en ocasiones 3 horas, para el teñido, de manera que es más ventajoso el estado de la técnica D1, que requiere 1 hora (ver D1, Ej. 1, Col. 15, línea 4). Por ello, no hay nivel inventivo en la invención […]”18. 15 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 427.

16 Cfr. Folios 414 a 426 y 441 a 447 (contestación a la reforma a la demanda). 17 Cfr. Folio 418. 18 Cfr. Folio 419. 7.3. Aclaró que “[…] es cierto que D1 (US6149867) enseña un método para separar espermatozoides a partir de semen fresco en un citómetro de flujo. Pero también enseña que el método incluye mayor fluido para minimizar el estrés en las células de esperma y una solución de citrato de sodio al 2,9%. Enseña la mejora en los sistemas de acogida del semen y técnicas para su proceso, entre ellos la congelación con vapor de nitrógeno líquido (Ej. 2) y así se obtiene esperma que tiene un alto contenido de los cromosomas de interés (bien sean cromosomas “X” o cromosomas “Y”) es decir en 90% (Ej. 3), razón por la cual el método reivindicado en la solicitud denegada resulta obvio y, por ende, sin nivel inventivo […]”19. 7.4. Reiteró que “[…] D1 anula el nivel inventivo de la solicitud, porque da a conocer la técnica del semen criopreservado. Ahora bien, es cierto que congelación y posterior descongelación del semen puede afectar el porcentaje de fertilización, pero en la solicitud denegada NO contiene evidencia de que se haya superado tal hecho. Mientras que los resultados en D1 ya eran ventajosos […] el porcentaje de preñez y el número de hembras obtenidas ya eran altos, y estos niveles no parecen haber sido superados por la solicitud estudiada, puesto que

ésta sólo presenta que cuando se hizo la tinción con una alta concentración de colorante se requirió menos tiempo (1 hora) que cuando se hizo con baja concentración (más de 3 horas) (tabla 1 de la Pág. 22). Por tanto, estos resultados NO son evidencia relevante de que se haya logrado algún efecto técnico sorprendente para la persona versada, que haya sido causado, ni pueda ser directamente atribuido, al hecho de que en el método de la solicitud denegado el semen está previamente congelado. Por ello, el método reivindicado en la solicitud resultó obvio y, en consecuencia, carente tiene nivel inventivo […]”20. 7.5. Añadió que “[…] vale anotar que D1 sugiere el método para separar espermatozoides a partir de semen criopreservado. Se reitera que asiste razón al demandante en su afirmación según la cual el método de D1 no se realiza con el semen criopreservado. Porque si así fuese, tal documento anularía la novedad. Pero, como antes se indicó, D1 enseña la congelación con vapor de nitrógeno líquido (Ej. 2) y así se obtiene esperma que tiene un alto contenido de los cromosomas de interés (bien sean cromosomas “X” o cromosomas “Y” es decir en 19 Cfr. Folio 420. 20 Cfr. Folio 421. 90% (Ej. 3), razón por la cual el método reivindicado en la solicitud denegada resultó obvio y, por ende, sin nivel inventivo […]”21. 7.6. Concluyó que “[…] las invenciones son patentables cuando la actividad

creadora provoca cierta dificultad de deducción para el experto en la materia, además implica un cierto progreso en relación con lo ya conocido, condiciones que en el presente caso no se dieron, razón por la cual la solicitud fue denegada mediante acto administrativo debidamente motivado […]”22. Solicitud de interpretación prejudicial

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de mayo de 201423, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 437-IP-2016 de 24 de abril de 201724, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] El Tribunal consultante la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación Prejudicial solicitada […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 6 de mayo de 201925, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial.

Audiencia Inicial 21 Cfr. Folio 422. 22 Cfr. Folio 423. 23 Cfr. Folios 455 y 456.

24 Cfr. Folios 474 a 484. 25 Cfr. Folios 498 y 499.

11. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda26, llevo a cabo la audiencia inicial el 13 de mayo de 201927, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 11.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 11.2. Se declaró saneado el proceso. 11.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 11.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la interpretación prejudicial. 11.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial y, en consecuencia, no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 11.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 11.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 11.8. Se realizó el respectivo control de legalidad.

Audiencia de pruebas

12. El Despacho Sustanciador llevo a cabo la audiencia de pruebas regulada en el artículo 181 ibidem, el 17 de septiembre de 201928.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

26 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 27 Cfr. Folios 508 a 523. 28 Cfr. Folios 530 a 542.

13. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia de pruebas, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.

14. Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) la Interpretación Prejudicial 437-IP-2016 de 24 de abril de 2017; vii) marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la carga de la prueba; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. Vistos el artículo 149 numeral 8º29 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8030 de

12 de marzo de 201931, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 29 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 30 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. 31 Por medio del cual se expide el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

18. Los actos administrativos32 acusados son los siguientes: 18.1. La Resolución núm. 47353 de 31 de agosto de 201133, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente titulada

“DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN

POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y”, en

la que se indicó: “[…] 9.4. Nivel inventivo […] Visto lo anterior, se advierte que el método para diferenciar espermatozoides, reivindicado en la presente solicitud carece de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica se deriva, de manera evidente, a partir de la información enseñada por el estado del arte. En efecto, la reivindicación 1 divulga un método para aislar células de esperma deseadas que comprende las etapas de: […] El documento del estado de la técnica más cercano es D1 (Fls. 103 a 111), que enseña la forma de separar cromosomas X de cromosomas Y, mediante un citómetro de flujo, tal como se observa en la tabla. Adicionalmente, con respecto a la solicitud, divulga la misma disposición del citómetro mediante una fuente de células de esperma, fuente de fluido envainado, la boquilla a través de la cual pasan dichas células de esperma, el oscilador que actúa en dicho fluido envainado, el elemento sensor de las células de esperma, una disposición que discrimina las células según sus características de tinción 32 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 33 Cfr. Folios 16 a 20. (con incluso el mismo principio de teñido reivindicado por la solicitud) y el elemento de contención para colectar dichas células de esperma. En el

ejemplo 1 enseñado en dicha anterioridad, se señala la forma de tinción de células de esperma mediante su incubación a 38 pm de colorante Hoechst 3342 por una hora a 34°C. De esta forma, se alcanzó una pureza de 90%, aproximadamente (Col. 15, línea 9 y Col. 16, línea 33). Los experimentos llevados a cabo en D1 involucran el congelamiento y descongelamiento del semen con fines de su transporte. Dicho mecanismo, por lo tanto, es común en el estado de la técnica, antes o después de la tinción. Las diferencias de la solicitud frente a D1, radican en la mayor conce