CE-11001-03-24-000-2013-00139-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto EH y la marca mixta EH previamente registrada / REGISTRO DE MARCAS CONFORMADAS POR LETRAS – Procedencia / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza por existir identidad ortográfica, fonética y conceptual con la marca mixta EH que identifica servicios de la misma clase, y una relación de conexidad entre los respectivos servicios / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Considerando que el elemento nominativo tanto del signo solicitado como de la marca registrada son idénticos –ambos están conformados por las letras “E” y “H”, el cotejo marcario se hace innecesario, llegando a la conclusión que, desde las dimensiones ortográfica, fonética y conceptual, se configura un riesgo de confusión y de asociación ante el consumidor normalmente informado y razonablemente atento. Además de lo anterior, en cuanto a la parte gráfica del signo solicitado a registro, consistente en un paralelogramo negro que encierra las letras “E” y “H” de color blanco, la misma no tiene la suficiente relevancia como para otorgarle suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso. Esto, considerando que un consumidor medianamente informado, no tendrá en cuenta los detalles que rodean las letras para determinar el servicio que va a adquirir, entre otras razones porque el consumidor no observa las marcas de manera simultánea, sino que lo hará en momentos diferentes. […] Como resultado de lo expuesto y una vez

realizada la comparación del signo mixto EH y la marca mixta EH de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada bajo examen son idénticas debido a las letras que los conforman y el orden en el que se encuentran ubicadas, por lo que se estudiará el segundo requisito para la configuración de la causal de irregistrabilidad. […] [L]a Sala considera que entre los servicios que pretende identificar el signo y aquellos que identifica la marca, existe una conexidad competitiva, en primer lugar, porque pertenecen a la misma clase, en segundo lugar, comparten servicios del área de la informática y, en tercer lugar, algunos de los servicios, como se expuso en precedencia, son complementarios. Asimismo, la Sala considera que le asistió razón a la parte demandada cuando indicó que existía una conexidad competitiva entre los servicios que identificaba el signo solicitado y la marca, en la medida en que “[…] se relacionan dado que ambos comparten servicios relacionados servicios tecnológicos como software […]”.Conclusión […] La Sala, una vez realizado el análisis de confundibilidad, considera que debido a la identidad entre el signo y la marca y a la conexidad competitiva de los servicios que identifican, el consumidor podría llegar razonablemente a la conclusión que se trata de diferentes líneas de servicios de un solo empresario; por lo que se cumplen los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad a que se refiere la norma mencionada. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA – Se adquiere por el

registro / MARCA DERIVADA – Requisitos para que un signo sea así considerado / DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA POR SU REGISTRO – No se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas / MARCA DERIVADA - No lo es EH respecto de la marca figurativa

E+H / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[P]ara que un signo sea considerado como una marca derivada, debe cumplir con varios requisitos, a saber: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado adicionalmente que aun cuando se trate de una solicitud de registro de un signo como marca derivada, esto no implica que el titular de la marca registrada previamente tenga un derecho automático a que sea registrado dicho signo. Por el contrario, en todo caso le corresponde a la autoridad competente realizar el respectivo análisis que determine si el nuevo signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y que no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486. […] [L]a Sala considera que el signo mixto solicitado no cumple con el segundo supuesto de las marcas derivadas, pues no mantiene el elemento básico preponderante de la marca registrada con anterioridad en el signo solicitado a registro, ya que, por el contrario, cambia sustancialmente. Lo anterior, por cuanto,

considerando la definición de una marca figurativa, una modificación en los trazos que la conforman implica una modificación sustancial de la misma. Al respecto, en el caso sub examine, las letras “E” y “H”, en el signo cuyo registro fue solicitado resultan preponderantes sin que formen una figura cohesiva, además se elimina el signo “+” dejando una separación entre las letras que conforman el signo, elementos que, en su conjunto, resultan notables en la forma y trazos que conforman la marca figurativa registrada previamente. En cuanto al tercer supuesto de las marcas derivadas, esto es, que el signo solicitado a registro lo sea para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada, la Sala señala que: […] efectivamente hay diferencias entre los servicios que identifica la marca figurativa registrada y el signo mixto solicitado a registro, de tal forma que no se cumple el tercer supuesto de las marcas derivadas, cual es, que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada. Conforme con el anterior análisis, para la Sala es claro que el signo mixto solicitado a registro no constituye una marca derivada de la marca figurativa identificada con certificado de registro núm. 289079 y, como consecuencia, el examen de registrabilidad deberá efectuarse sobre la totalidad del signo solicitado a registro para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad o si se encuentra o no incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA – Marco normativo

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo MARCAS DERIVADAS – Marco jurídico FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 137 LITERAL D / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 154

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00139-00

Actor: MESTRA AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Requisitos para configuración de marcas derivadas. El signo mixto solicitado por la parte demandante no puede considerarse como derivado de su marca figurativa por presentar variaciones sustanciales – reiteración jurisprudencial. La existencia o no de una marca derivada no implica el registro automático de un signo como marca. Criterios de comparación entre marcas mixtas, elemento predominante. Existencia del riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca, derivado de la identidad del elemento predominante y la conexidad competitiva – reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Mestra AG. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las

resoluciones núms. 18680 de 29 de marzo de 2012 y 64193 de 29 de octubre de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Mestra AG., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1 Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 2 a 4 2 Cfr. Folios 26 a 40 establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012, “Por la cual se niega un registro”5, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 64193 de 29 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“[…] QUE SE DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. 18680 del 29 de marzo de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y de la Resolución 64193 del 29 de octubre del 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de los Actos Administrativos en mención y a título de restablecimiento del derecho se proceda a conceder el registro de la marca EH (Mixta), que se tramitó bajo el expediente número 11 108419 para identificar servicios de la clase 42 Internacional. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula Resolución No. 18680 del 29 de marzo de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y la Resolución 64193 del 29 de octubre del 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al

particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Mestra AG. 6 Cfr. Folio 27 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.Es titular de la marca figurativa con certificado de registro núm. 289079, que identifica servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.Solicitó, el 25 de agosto de 2011, el registro como marca del signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.La referida solicitud se publicó el 20 de septiembre de 2012, en la Gaceta de

la Propiedad Industrial núm. 632, sin ser objeto de oposición por parte de terceros. 4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012, negó el registro como marca del signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5. Interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 64193 de 29 de octubre de 2012, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 2012. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 136 literal a)7 y 1548 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina9, en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del artículo 154 de la Decisión 486 6.1. Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 154 de la Decisión 486, toda vez que “[…] la Administración omitió tener en cuenta que mi representada es titular de la marca EH certificado de registro número 289079, el cual distingue servicios de la clase 42 internacional […]”10.

6.2. Precisó que “[…] la marca EH (mixta) es una de aquellas marcas conocidas como derivadas, en efecto, como se puede apreciar en relación con la marca previamente registrada, el elemento que juega mayor relevancia es la expresión que conforma la misma, es decir, las letras EH […]”11. 6.3. Señaló que “[…] teniendo claro que el elemento que juega mayor relevancia respecto al signo previamente registrado es la composición y combinación de las letras EH, se puede afirmar que no existen variaciones sustanciales, de tal suerte, que el mismo deba ser sometido a un nuevo examen de registrabilidad, aunado a lo anterior, se debe aclarar que lo que se busca proteger con la marca citada en la referencia son servicios de igual naturaleza a los que se tienen protegidos con la marca previamente registrada […]”12. 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 8 “[…] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”. 9 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 10 Cfr. Folio 31 11 Ibidem 12 Ibidem. 6.4. Añadió que “[…] otra particularidad que doctrinariamente aplica a las marcas

derivadas es el relativo al hecho de que las objeciones solo aplican a los aspectos accesorios, nuevos o añadidos y no al distintivo principal, toda vez que se entiende que sobre este último, ya a existe un derecho adquirido y que sobre el mismo aplica la presunción de legalidad […]”13. 6.5. Afirmó, de acuerdo a lo anterior, que “[…] teniendo en cuenta que respecto de la marca EH (mixta) las variaciones no son sustanciales, es dable concluir que mi representada tiene un derecho adquirido sobre la combinación de elementos que conforman la marca EH, lo cual no puede ser desconocido por la administración […]”14.

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.6. Manifestó que la parte demandada violó, por indebida aplicación, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] si debió haberse negado alguna marca correspondiente a las letras EH, para identificar servicios de la clase 42 Internacional, debió haber sido, la citada como fundamento de negación, para el caso en estudio, en efecto, y como quedó demostrado anteriormente, la marca previamente registrada por mi representada, data del 27 de septiembre de 2004, en tanto que la marca base de esta errónea negación tiene como fecha de concesión el 29 de noviembre de 2004, en donde para cuyo caso, la Administración debió haber desplegado su función oficiosa relativa al estudio de registrabilidad de los signos y como consecuencia de ello, si haber negado la marca solicitada con posterioridad a la de mi representada […]”15. 6.7. Indicó, en cuanto al estudio de confundibilidad en los casos en los cuales las marcas son letras, que “[…] la misma Administración omitió tener en cuenta, la

forma como deben ser analizados los signos cuando estamos frente a marcas que están siendo conformadas por letras, en efecto, como es sabido, las letras son inapropiables, y por ende, lo que se adquiere es el derecho al uso sobre la composición o diseño que incorporan las mismas, es decir, que para el caso en estudio, se desconoce, la incorporación de elementos adicionales, que hicieron que las marcas coexistieran y coexistan de forma pacífica en el mercado, en efecto, como se puede apreciar cada una de las marcas objeto de estudio 13 Cfr. Folio 32 14 Ibidem. 15 Cfr. Folio 34 incorpora los suficientes elementos que las hacen diferenciables en el mercado […]”16. 6.8. Adujo, respecto de los motivos contenidos en los actos administrativos acusados, que “[…] señalar que: “… la marca registrada se trata de un rectángulo que contiene figura (sic) en cuyo interior se encuentra una cruz el cual no trasmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía…” no es acorde con la realidad, nótese como la Administración omite por una extraña e incomprensible razón incluir como elemento fundamental las letras EH, es decir, no hizo un análisis adecuado, profundo y académico, en relación con la marca registrada por mi representada […]”17. 6.9. Explicó, en relación con el análisis realizado sobre la marca figurativa registrada por la parte demandante, que “[…] nótese, como la Administración da el rango de “figura” a lo que evidentemente es la combinación de las letras EH unidas, es decir omitió motivar adecuadamente el Acto Administrativo, en efecto, y

para sustentar su decisión debió por lo menos haber indicado a que figura se refería, cuando interpretó las letras EH, como una figura. En tal sentido, dado que en la decisión se realiza una apreciación del signo objeto de estudio, hacen que la existencia de dichas circunstancias deba estar debidamente analizada y motivadas por la Administración, cuando menos, en forma sumaria, toda vez que, de lo contrario, no habrá elementos que soporten la motivación del acto Administrativo […]”18. 6.10. Añadió, frente a lo anterior, que “[…] la simple descripción del signo solicitado hecha por la Administración en el sentido de describir la marca, afirmando que la misma está conformada por una figura, no es ajustada a derecho, toda vez que la misma no tiene sustento jurídico derivado de un análisis juicioso por parte de la Administración, lo cual conlleva a que el acto administrativo carezca de debida motivación […]”19. 6.11. Sostuvo, sobre los criterios que deben observar las marcas derivadas para constituirse como tales, que “[…] al aplicar cada uno de los supuestos jurídicos plantados por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y señalados mas 16 Ibidem. 17 Cfr. Folio 35 18 Cfr. Folio 36 19 Ibidem. no aplicados por la Administración, se puede concluir con toda claridad, que contrario a lo señalado por la Delegatura, la marca para la cual se solicita el registro, es de aquellas catalogadas como marcas derivadas […]”20. 6.12. Por último, en cuanto a la confundibilidad de los signos, manifestó que “[…] cabe dar aplicación a lo expuesto en la primer parte del sustento de la presente

demanda, es decir, lo relacionado con la inapropiabilidad de las letras, y lo relacionado con el hecho, de que de haberse aplicado los criterios de confundibilidad de forma adecuada la marca negada debió haber sido la concedida en el 2007 y no la de mi representada que data el 2004, como marca derivada de la presente solicitud […]”21. Contestación de la demanda

7. La parte demandada22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1.Sostuvo que no se vulneró el artículo literal a) del artículo 136, toda vez que “[…] el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria expidió legal y válidamente la Resolución 18680 del 9 de marzo proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negando el registro de la marca EH (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 (sic) de la Clasificación Internacional solicitada por la Sociedad Mestra AG, dentro del expediente administrativo 11-108440 […]”24. 7.2.Indicó que “[…] efectuado el análisis comparativo sobre la totalidad del conjunto marcario de las dos marcas mixtas en controversia, se concluye acertadamente que entre las mismas se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor; si bien la oficina nacional competente ha sostenido que las letras individualmente consideradas son inapropiables, se ha manifestado que lo que resulta protegible, es la particular

20 Cfr. Folio 37 21 Ibidem 22 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 71 23 Cfr. Folios 57 a 71 24 Cfr. Folio 59 combinación y disposición caprichosa que un titular haga de varios grafemas, prohibiéndose la reproducción total de signos que se incorporen en el mismo orden, las mismas letras integradas en signos que incorporen en el mismo orden las mismas letras integradas en signos previamente registradas (sic) […]”25. 7.3.Manifestó que “[…] entre otros aspectos que reproduce en su integridad la marca que se encuentra previamente registrada, habida cuenta que comparte la misma composición ideológica a introducir en el mismo orden los grafemas E H produciendo ortográficamente la misma sigla EH, y generando semejanzas fonéticas en tanto que los signos al ser pronunciados ambos van a sonar igual […]”26. 7.4.Señaló que “[…] en los actos administrativos acusados las marcas en debate comparten el mismo nomenclator internacional, el signo solicitado pretende identificar la misma naturaleza de servicios informáticos y relacionado con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, que distingue la marca previamente registrada a favor de la Sociedad Euler Hermes S.A., siendo prestados por el mismo profesional especializado en el sector de programación informática, comercializados y publicitados bajo los mismos canales, razón por la cual, de concederse el registro el signo solicitado, se generaría un riesgo de confusión indirecta en el mercado, más aún si se tiene en cuenta que se trata de servicios que son prestados por el mismo empresario, compartiendo

canales de comercialización y publicidad por su finalidad similar […]”27. Respecto del cargo de violación del artículo 154 de la Decisión 486 7.5. Indicó que “[…] la Sociedad Mestra AG es titular de la marca figurativa (fig.) certificado de registro 289079 (clase 42) vigente hasta el 27 de septiembre de 2014 […]”, en ese orden señaló que “[…] que el signo mixto solicitado (fig.) es de carácter mixto y pretendía distinguir también servicios comprendidos en la clase 42 […]” 28. 7.6.Señaló que “[…] el signo solicitado por la Sociedad Mestra AG antes descrito no puede considerarse como derivativo de la marca (fig.) habida cuenta que se 25 Cfr. Folio 66 26 Ibidem 27 Cfr. Folio 67 28 Cfr. Folio 69 requiere que se trate de cambios no sustanciales, lo que no ocurre en el presente caso, pues la marca previamente registrada se trata de un rectángulo que contiene figura (sic) en cuyo interior se encuentra una cruz, el cual no transmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía; por el contrario el signo mixto solicitado por la Sociedad Mestra AG resultan ser dos letras E y H, y por lo mismo trasmite una idea arbitraria, no cumpliendo así el primer requisito para su aplicación, lo que permite concluir sin dificultad que no se cumple ninguno de los requisitos para ser considerado el signo EH derivado de la marca figurativa con número de registro 289079[…]”29. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. Euler Hermes S.A., como tercero con interés directo en el resultado del

proceso, no contestó la demanda. Audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda30, llevo a cabo la audiencia inicial, el 20 de junio de 201631, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 9.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 9.2. Se declaró saneado el proceso. 9.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 9.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada y la interpretación prejudicial. 9.5.Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 9.6. Se realizó el respectivo control de legalidad. 29 Cfr. Folios 117 a 131 30 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 31 Cfr. Folios 175 a 180

Audiencia de pruebas

10. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia inicial, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas32.

Solicitud de Interpretación Prejudicial

11. El Despacho Sustanciador ordenó, en la audiencia inicial, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 529-IP-2016 de 24 de abril de 201733, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 y del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Artículo 154 de la citada normativa debido a que la forma de adquisición del derecho exclusivo sobre una marca, no es materia de la controversia. Solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que en el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa del signo solicitado por riesgo de confusión con una marca registrada en favor de un tercero […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Audiencia de alegaciones y juzgamiento

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 21 de mayo de 201934, decretó la reanudación del proceso, declaró saneado el proceso, prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.

14. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 32 Cfr. Folio 99 33 Cfr. Folios 148 a 159 34 Cfr. Folios 133 y 134

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 529-IP-2016 de 24 de abril de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco jurídico relativo a las marcas derivadas y, ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

16. Vistos el artículo 149 numeral 8.º35 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8036 de 12 de marzo de 201937, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

17. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

18. Los actos administrativos acusados38 son los siguientes: 18.1. La Resolución núm. 18680 de 29 de marzo de 201239, mediante la cual la Directora de la División de Signos Distintivos negó el registro como marca del 35 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,

en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la