CE-11001-03-24-000-2013-00142-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto EH y la marca mixta EH previamente registrada / REGISTRO DE MARCAS CONFORMADAS POR LETRAS – Procedencia / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza por existir identidad ortográfica, fonética y conceptual con la marca mixta EH que identifica servicios de la misma clase, y una relación de conexidad entre los respectivos servicios Considerando que el elemento nominativo tanto del signo solicitado como de la marca registrada son idénticos –ambos están conformados por las letras “E” y “H”–, el cotejo marcario se hace innecesario, llegando a la conclusión que, desde las dimensiones ortográfica, fonética y conceptual, se configura un riesgo de confusión y de asociación ante el consumidor normalmente informado y razonablemente atento. Además de lo anterior, en cuanto a la parte gráfica del signo solicitado a registro, consistente en un paralelogramo negro que encierra las letras “E” y “H” de color blanco, la misma no tiene la suficiente relevancia como para otorgarle suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso. Esto, considerando que un consumidor medianamente informado, no tendrá en cuenta los detalles que rodean las letras para determinar el servicio que va a adquirir, entre otras razones porque el consumidor no observa las marcas de manera simultánea, sino que lo hará en momentos diferentes. Como resultado de lo expuesto y una vez realizada

la comparación del signo mixto EH y la marca mixta EH de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y la marca registrada bajo examen son idénticas debido a las letras que los conforman y el orden en el que se encuentran ubicadas, aspectos que conllevan, en una visión de conjunto, a que se configure en el caso sub examine un riesgo de confusión o asociación entre los mismos para el consumidor promedio. […] [L]a Sala estima que entre los servicios de la Clase 37 que el signo mixto y la marca mixta pretenden identificar, si se presenta una conexidad competitiva, toda vez que pertenecen a la misma clase, van dirigidos a los mismos consumidores, y son complementarios entre sí. Es así como los servicios que identifica la marca registrada del tercero con interés directo en el resultado del proceso con los servicios que pretende identificar el signo mixto de la parte demandante pertenecen a la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, en términos generales, servicios de construcción, reparación e instalación. En cuanto a la relación o vinculación específicamente entre los servicios objeto de discusión en este caso, la Sala considera que hay una clara complementariedad entre los mismos, toda vez que la prestación de los servicios de “instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos”, “instalación, mantenimiento, reparación y monitoreo técnico de instrumentos e instalaciones en el campo de instrumentación de procesos industriales y automatización de procesos” en algún momento requerirán de la utilización de servicios de “instalación de redes y aparatos eléctricos”, “reparación de aparatos

eléctricos” y/o “renta de maquinaria útil para construcción y reparación de artículos eléctricos”. […] De lo anterior se desprende, también, que los servicios antes señalados compartan los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, debido a que se trata de un mismo género de servicios que se utilizan de manera complementaria y se dirigen a un mismo tipo de usuarios. En línea con lo anterior, la Sala considera que es razonable pensar que el usuario de los servicios pueda asumir que los servicios provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la prestación de los citados servicios. Así las cosas, la Sala considera que, en el presente caso, existe una conexidad entre los servicios que el signo y la marca en Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conflicto entrarían a identificar en el mercado, toda vez que se trata de servicios de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, que son complementarios para el consumidor, tienen un uso conjunto dado que pueden ser utilizados por los mismos consumidores de manera concurrente, y comparten los mismos medios de publicidad y comercialización. De esta forma, se cumple con el segundo de los supuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA – Se adquiere por el registro / MARCA DERIVADA – Requisitos para que un signo sea asi considerado / DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA POR SU REGISTRO – No se extiende de manera automática o inmediata a las marcas

derivadas / MARCA DERIVADA - No lo es EH respecto de la marca figurativa

E+H / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[P]ara que un signo sea considerado como una marca derivada, debe cumplir con varios requisitos, a saber: i) ser solicitado a registro por el titular de una marca registrada anteriormente; ii) que el distintivo preponderante del signo solicitado a registro sea la marca registrada previamente, con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan; y iii) que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado adicionalmente que aun cuando se trate de una solicitud de registro de un signo como marca derivada, esto no implica que el titular de la marca registrada previamente tenga un derecho automático a que sea registrado dicho signo. Por el contrario, en todo caso le corresponde a la autoridad competente realizar el respectivo análisis que determine si el nuevo signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad y que no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486. […] Del contenido del artículo 154 de la Decisión 486 citado supra y el alcance del mismo expuesto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación a las marcas derivadas, se evidencia que el derecho exclusivo que se adquiere sobre una marca por su registro no se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas. De lo anterior es claro que, para el presente caso, más allá de si el signo solicitado a registro por la parte demandante es o no una marca derivada, lo cierto es que, en todo caso, debe ser

sometido al examen de registrabilidad previsto en el artículo 150 de la Decisión 486, para determinar si dicho signo tiene vocación para ser registrado como marca o no; es decir, si es distintivo y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa andina. En este sentido, la Sala considera que la decisión de no registrar como marca el signo mixto EH, no constituye una violación del artículo 154 de la Decisión 486, toda vez que, como se expuso, el derecho al uso exclusivo de una marca adquirido por su registro, no se extiende de manera automática a un signo considerado como marca derivada. Es decir, aún si la parte demandante tiene un derecho derivado de una marca previamente registrada, esto no le otorga automáticamente el derecho al registro de una marca derivada de la misma, sino que esta debe ser sometida al examen de registrabilidad pertinente. […] [L]a Sala considera que el signo mixto solicitado no cumple con el segundo supuesto de las marcas derivadas, en el sentido en que no se mantiene el elemento básico preponderante de la marca registrada con anterioridad en el signo solicitado a registro, sino que, por el contrario, cambia sustancialmente. Lo anterior, por cuanto, considerando la definición de una marca figurativa, una modificación en los trazos que la conforman implica una modificación sustancial de la misma. Así, en el caso sub examine, en el signo solicitado a registro, resultan más preponderantes las letras “E” y “H”, sin que Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

estas formen una figura cohesiva, se crea una separación entre las letras y se elimina el signo “+”, todos estos elementos que resultan relevantes en la forma y trazos que conforman la marca figurativa previamente registrada. […] [L]a Sala observa que efectivamente hay diferencias entre los servicios que identifica la marca figurativa registrada y el signo mixto solicitado a registro, de tal forma que no se cumple el tercer supuesto de las marcas derivadas, cual es, que el signo sea solicitado a registro para distinguir los mismos productos o servicios que la marca previamente registrada. Visto el análisis anterior, para la Sala es claro que el signo mixto solicitado a registro no constituye una marca derivada de la marca figurativa identificada con certificado de registro núm. 289317.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA – Marco normativo RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo MARCAS DERIVADAS – Marco jurídico FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 137 LITERAL D / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 154

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00142-00

Actor: MESTRA AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Marcas derivadas. Comparación entre marcas mixtas SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Mestra AG. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26852 de 30 de abril de 2012 y 64200 de 29 de octubre de

2012. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Mestra AG., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, para que se declare la nulidad de: i) la resolución núm. 26852 de 30 de abril de 2012, “Por la cual se niega un registro”5, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la resolución núm. 64200 de 29 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado

para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: 1 Actuando por intermedio de apoderado Cfr. Folios 2 a 4 2 Cfr. Folios 35 a 48 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto EH, para distinguir servicios

comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Mestra AG. 6 Cfr. Folio 36 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] QUE SE DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. 26852 del 30 de abril de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y de la Resolución 64200 del 29 de octubre del 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de los Actos Administrativos en mención y a título de restablecimiento del derecho se proceda a conceder el registro de la marca EH (Mixta), que se tramitó bajo el expediente número 11 108419 para identificar servicios de la clase 37 Internacional. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula Resolución No. 26852 del 30 de abril de 2012 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y la Resolución 64200 del 29 de octubre de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

[…]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. La parte demandante es titular de la marca figurativa con certificado de registro núm. 289317, que identifica servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La parte demandante solicitó, el 25 de agosto de 2011, el registro como marca del signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La referida solicitud se publicó el 20 de septiembre de 2012, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 632, sin ser objeto de oposición por parte de terceros.

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la parte demandada, por medio de la Resolución núm. 26852 de 30 de abril de 2012, negó el registro como marca del signo mixto EH para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.5. La parte demandante interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 26852 de 30 de abril de 2012. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 64200 de 29 de octubre de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 26852 de 30 de abril de

2012. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 136 literal a)7 y 1548 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina9, en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación de la siguiente forma: Violación del artículo 154 de la Decisión 486 6.1. Indicó que, la parte demandada con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el artículo 154 de la Decisión 486, toda vez que “[…] la Administración omitió tener en cuenta que mi representada es titular de la marca EH certificado de registro número 289317, el cual distingue servicios de la clase 37 internacional […]”10. 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 8 “[…] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”. 9 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 10 Cfr. Folio 39

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6.2. Precisó que “[…] la marca EH (mixta) es una de aquellas marcas conocidas como derivadas, en efecto, como se puede apreciar en relación con la marca previamente registrada, el elemento que juega mayor relevancia es la expresión que conforma la misma, es decir, las letras EH […]”11. 6.3. Señaló que “[…] teniendo claro que el elemento que juega mayor relevancia respecto al signo previamente registrado es la composición y combinación de las letras EH, se puede afirmar que no existen variaciones sustanciales, de tal suerte, que el mismo deba ser sometido a un nuevo examen de registrabilidad, aunado a lo anterior, se debe aclarar que lo que se busca proteger con la marca citada en la referencia son servicios de igual naturaleza a los que se tienen protegidos con la marca previamente registrada […]”12. 6.4. Añadió que “[…] otra particularidad que doctrinariamente aplica a las marcas derivadas es el relativo al hecho de que las objeciones solo aplican a los aspectos accesorios, nuevos o añadidos y no al distintivo principal, toda vez que se entiende que sobre este último, ya a existe un derecho adquirido y que sobre el mismo aplica la presunción de legalidad […]”13. 6.5. Afirmó, de acuerdo a lo anterior, que “[…] teniendo en cuenta que respecto de la marca EH (mixta) las variaciones no son sustanciales, es dable concluir que mi representada tiene un derecho adquirido sobre la combinación de elementos que conforman la marca EH, lo cual no puede ser desconocido por la administración […]”14. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

6.6. Manifestó que la parte demandada violó, por indebida aplicación, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] si debió haberse negado alguna marca correspondiente a las letras EH, para identificar servicios de la clase 37 Internacional, debió haber sido, la citada como fundamento de negación, para el caso en estudio, en efecto, y como quedó demostrado anteriormente, la marca previamente registrada por mi representada, data del 27 de septiembre de 2004, en tanto que la marca base de esta errónea negación tiene como fecha de concesión el 27 de junio de 2007, en donde para cuyo caso, la Administración debió haber desplegado su función oficiosa relativa al estudio de registrabilidad de 11 Cfr. Folio 40 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los signos y como consecuencia de ello, si haber negado la marca solicitada con posterioridad a la de mi representada […]”15. 6.7. Indicó, en cuanto al estudio de confundibilidad en los casos que las marcas son letras, que “[…] la misma Administración omitió tener en cuenta, la forma como deben ser analizados los signos cuando estamos frente a marcas que están siendo conformadas por letras, en efecto, como es sabido, las letras son inapropiables, y por ende, lo que se adquiere es el derecho al uso sobre la composición o diseño que incorporan las mismas, es decir, que para el caso en estudio, se desconoce, la incorporación de elementos adicionales, que hicieron que las marcas coexistieran y coexistan de forma pacífica en el mercado, en

efecto, como se puede apreciar cada una de las marcas objeto de estudio incorpora los suficientes elementos que las hacen diferenciables en el mercado […]”16. 6.8. Adujo, en cuanto a los argumentos planteados por la demandada en los actos administrativos acusados, que “[…] señalar que: “… la marca registrada se trata de un rectángulo que contiene figura (sic) en cuyo interior se encuentra una cruz el cual no trasmite una idea concreta al tratarse de una figura de fantasía…” no es acorde con la realidad, nótese como la Administración omite por una extraña e incomprensible razón incluir como elemento fundamental las letras EH, es decir, no hizo un análisis adecuado, profundo y académico, en relación con la marca registrada por mi representada […]”17. 6.9. Explicó, en relación al análisis que la parte demandada hizo sobre la marca registrada por la parte demandante, que “[…] nótese, como la Administración da el rango de “figura” a lo que evidentemente es la combinación de las letras EH unidas, es decir omitió motivar adecuadamente el Acto Administrativo, en efecto, y para sustentar su decisión debió por lo menos haber indicado a que figura se refería, cuando interpretó las letras EH, como una figura. En tal sentido, dado que en la decisión se realiza una apreciación del signo objeto de estudio, hacen que la existencia de dichas circunstancias deban estar debidamente analizada y motivadas por la Administración, cuando menos, en forma sumaria, toda vez, que de lo contrario, no habrá elementos que soporten la motivación del acto Administrativo […]”18. 15 Cfr. Folio 42 16 Ibidem.

17 Cfr. Folio 44 18 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.10. Añadió, frente a lo anterior, que “[…] la simple descripción del signo solicitado hecha por la Administración en el sentido de describir la marca, afirmando que la misma está conformada por una figura, no es ajustada a derecho, toda vez que la misma no tiene sustento jurídico derivado de un análisis juicioso por parte de la Administración, lo cual conlleva a que el acto administrativo carezca de debida motivación […]”19. 6.11. Sostuvo, sobre los criterios que deben observar las marcas derivadas para constituirse como tales, que “[…] al aplicar cada uno de los supuestos jurídicos plantados por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y señalados mas no aplicados por la Administración, se puede concluir con toda claridad, que contrario a lo señalado por la Delegatura, la marca para la cual se solicita el registro, es de aquellas catalogadas como marcas derivadas […]”20. 6.12. Finalmente, en cuanto a la confundibilidad de los signos, manifestó que “[…] cabe dar aplicación a lo expuesto en la primer parte del sustento de la presente demanda, es decir, lo relacionado con la inapropiabilidad de las letras, y lo relacionado con el hecho, de que de haberse aplicado los criterios de confundibilidad de forma adecuada la marca negada debió haber sido la concedida en el 2007 y no la de mi representada que data el 2004, como marca

derivada de la presente solicitud […]”21. Contestación de la demanda

7. La parte demandada22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.Sostuvo que no se vulneraron los artículos 136 literal a) y 154 de la Decisión 486, toda vez que “[…] el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria expidió legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de las cuales se negó el registro de la marca (fig.) frente a la solicitud hecha por la demandante MESTRA AG a efectos de actualizar el presunto derecho que previamente tenía sobre dicha marca con la siguiente presentación (fig.) para distinguir los servicios de la clase 37 del nomenclátor internacional de Niza. No obstante, con ocasión al 19 Ibidem. 20 Actuando por intermedio de su apoderado. Cfr. Folio 45 21 Cfr. Folio 46 22 Cfr. Folios 78 a 81 23 Cfr. Folios 64 a 77

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estudio de registrabilidad hecho por la SIC de manera oficiosa para lo cual está facultada para realizar a efectos de salvaguardar los derechos de terceros que se puedan ver afectados con las concesiones; se halló que la pretendida marca a registrar no era derivada de la marca previamente registrada sino que presentaba ostensibles cambios que no permitían darle tal calidad, máxime cuando la nueva marca presentaba semejanza evidentes con relación a la marca previamente registrada (fig.) de quien es titular la sociedad pública ELECTRIFICADORA DEL

HUILA S.A. E.S.P. la cual igualmente distingue productos de la clase 37 del nomenclátor internacional de Niza, todo esto tal y como consta en las piezas que conforman el expediente administrativo número 11-108419 de la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia […]”24. Respecto del cargo de violación del artículo 154 de la Decisión 486 7.2.Indicó, respecto del cargo de violación del artículo 154 de la Decisión 486, que “[…] si bien es cierto la sociedad demandante ostenta la calidad de titular del derecho sobre el registro marcario (fig.) con número 289317 el cual distingue servicios de la clase 37 del nomenclátor internacional de Niza el cual expira su vigencia el próximo 27/09/2014, olvidando el accionante que al momento de solicitar la actualización de su derecho sobre la marca previamente registrada presentaba significativos cambios hallándose que la pretendida marca a actualizar y registrar no era derivada de la marca previamente registrada (fig.) sino que la solicitada (fig.) presentaba ostensibles cambios que no permitían darle la calidad de derivad, máxime cuando la nueva marca presentaba semejanza evidentes con relación a la marca previamente registrada (fig.) de quien es titular la sociedad pública ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. la cual igualmente distingue productos de la case 37 del nomenclátor internacional de Niza, todo esto tal y como consta en las piezas que conforman el expediente administrativo número 11108419 de la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia, y donde se puede sin mayores lucubraciones establecer que efectivamente la sociedad demandante no estaba actualizando su marca previamente registrada sino que

pretendía registrar una marca manifiestamente disímil a la previamente registrada y que la misma presentaba cambios significativos como son la omisión del signo + y la separación de las letras EH, dándole una imagen y percepción diferente a la marca inicialmente registrada asemejándose de manera idéntica a la marca previamente registrada por la sociedad Electrificadora del Huila S.A. ESP, 24 Cfr. Folio 66 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co configurándose con ello la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la CAN […]”25. 7.3.Reiteró que “[…] la sociedad demandante yerra al considerar que se le vulneró su derecho previamente adquirido, toda vez que éste la actualización de la marca que pretendió tramitar difería sustancialmente de la marca previamente registrada por ella, y que dichos cambio se enmarcaban dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la CAN arriba transcrito, lo cual en ningún momento confitura una vulneración a su derecho previamente adquirido, pues su solicitud versaba sobre una nueva marca que no cumplió los requisitos para que se concediera su registro, esto tal y como quedó debidamente motivado en las resoluciones hoy acusadas […]”26. Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.4.Señaló que “[…] manifiesta la sociedad demandante que la SIC ha incurrida en una inadecuada aplicación del artículo de irregistrabilidad ibidem al considerar que

la marca que en su momento debió haberse negado era la de la sociedad ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. (fig.) haciendo el parangón con la marca (fig.) registrada a favor de la sociedad demandante, olvidando que respecto a estas dos marcas la SIC no halló similitud alguna que dieran lugar a equívocos o confusiones entre los consumidores y por tanto ambas fueron concedidas pues se consideró que ambas podían subsistir en el mercado […]”27. 7.5.Añadió que “[…] la nueva marca (fig.) que pretendía registrar es suficientemente semejante a la marca (fig.) previamente concedida a la solicitud de actualización y que por tanto se configuró causal de irregistrabilidad con relación a la previamente registrada donde es titular la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. configurándose así una clara e indubitable causal de irregistrabilidad que no permitió a la entidad nacional otorgar la concesión ni mucho menos actualización de la marca previamente registrada, pues distaba ostensiblemente de la inicialmente registrada por parte de la demandada […]”28. 7.6.Manifestó, respecto al cargo del inadecuado estudio de confundibilidad cuando las marcas son letras, que “[…] si se lee detenidamente las resoluciones 25 Cfr. Folio 68 26 Cfr. Folio 68 27 Cfr. Folio 69 28 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acusadas, allí quedo expresa y detalladamente plasmado el estudio de irregistrabilidad hecho, donde se puede observar que en ningún momento se está

considerando que se apropian las letras para una marca u otra, sino que por el contrario, se hace el estudio es sobre aquellos aspectos