CE-11001-03-24-000-2013-00200-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA - Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede totalmente respecto de la marca BASS que identifica productos de la Clase 25, al no demostrarse el uso real y efectivo, dentro del periodo relevante En el caso sub examine, la Sala encuentra que el trámite de la acción de cancelación por no uso se inició a solicitud del tercero con interés directo en el resultado del proceso el 18 de mayo de 2010; y la marca había sido concedida el 9 de octubre de 1997 por lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación ya habían pasado más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó el trámite de concesión del registro de la marca y, en ese sentido, fue oportuna. [...] En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron comercializados o puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. [...] [L]a Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante no demuestran que la marca nominativa BASS hubiera sido utilizada para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante, en el Estado donde se encuentra el registro o dentro de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina. [...] Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real

y efectivo de la marca nominativa BASS en el mercado para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, en la medida en que los documentos aportados no acreditan que la parte demandante, a través de la marca BASS, haya ofrecido y/o comercializado los productos referidos, durante el periodo de tiempo relevante. [...] La Sala considera que, en el caso sub examine, la parte demandada no vulneró los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, comoquiera que la parte demandante no probó el uso real y efectivo en el mercado de la marca nominativa BASS para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, en la medida en que no acreditó que se comercializaron los productos ni que estuvieron disponibles en el mercado de alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización; en este sentido, procedía la cancelación total del registro marcario núm. 204593 por no uso. MARCA NOTORIA - Concepto / MARCA NOTORIA – Prueba / MARCA NOTORIA - No lo es la BASS por falta de prueba [L]a Sala considera que de las pruebas que obran en el expediente no es posible derivar el carácter notorio de la marca nominativa BASS ya que no contienen elementos que permitan determinar el grado de conocimiento de la marca, su grado de difusión, reconocimiento y recordación entre un determinado grupo de consumidores del tipo de productos identificados con la marca y la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, dentro de alguno de los Estados Miembros de

la Comunidad Andina. [...] Asimismo, la Sala considera que la parte demandada no vulneró el artículo 229 de la Decisión 486, comoquiera que no se encontró que las pruebas allegadas por la parte demandante demostraran la notoriedad de la marca nominativa BASS en alguno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, ni en el extranjero. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado. CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO - Marco normativo / RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 149 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 211 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 212 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 229 / DECISIÓN 486 DE 200 – ARTÍCULO 230 / ACUERDO 080 DE

2019 – ARTÍCULO 13

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00200-00

Actor: PVH CORP.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por PVH Corp. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 29562 de 31 de mayo de 2011 y 68195 de 14 de noviembre de 2012. 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento

manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. PVH Corp., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, para que

se declare la nulidad de la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011, “Por la cual se cancela por no uso el registro de una marca”, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 68195 de 14 de noviembre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 204593 de la marca nominativa BASS que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza y que declare la notoriedad de la misma.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: 2 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 3 a 4 3 Cfr. Folios 607 a 650 4 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al

particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 6 Cfr. Folio 607 a 608 “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 29562, dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 31 de mayo de 2011, por medio de la cual se canceló por no uso la marca mixta BASS No. 204593, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que se declare nula la Resolución No. 68195 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 14 de noviembre de 2012, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 27468 del 30 de abril de 2012, la cual a su vez revocó la Resolución No. 29562 del 31 de mayo de 2012 y negó la cancelación por no uso de la marca BASS No. 204593. b) Se confirmó la decisión de cancelar la marca BASS No. 204593, contenida en la Resolución No. 29562 del 31 de mayo de 2011, proferida por la Dirección de Signos Distintivos. c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

3. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad PVH Corp., se ordene: a) Que se niegue la cancelación por no uso interpuesta por la sociedad STANTON S.A.S., contra el certificado de registro No. 204593 perteneciente a la marca BASS en clase 25; b) Se mantenga vigente el certificado de registro No. 204593 perteneciente a la marca BASS en clase 25, para identificar “calzado en general”, vigente hasta el 9 de octubre de 2017. c) Se declare la notoriedad de la marca BASS No. 204593 para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente productos consistentes en “calzado en general” […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Stanton S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 18 de mayo de 2010, la cancelación total por no uso de la marca nominativa BASS, cuyo titular es la parte demandante, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud fue admitida el 4 de junio de 2010, mediante oficio núm. 7212, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011, canceló totalmente el registro de la marca nominativa BASS.

4.4. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 27468 de 30 de abril de 2012, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011 y, en su lugar, dispuso cancelar parcialmente el registro de la marca nominativa BASS, en el sentido de excluir los productos “vestuario y sombrerería” y limitar la marca a identificar “calzado en general”. 4.6. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 27468 de 30 de abril de 2012. 4.7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 68195 de 14 de noviembre de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 27468 de 30 de abril de 2012 y, en su lugar, dispuso confirmar la Resolución núm. 29562 de 31 de mayo de 2011 y cancelar totalmente el registro de la marca nominativa BASS. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 1657, 1668 y 2299 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina10, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Primer cargo: Violación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 6.1. Indicó, respecto al uso de la marca cuestionada, que “[…] mediante los documentos allegados al expediente por la sociedad PVH Corp. al momento de dar contestación a la acción de cancelación el día 30 de septiembre de 2010, se logró acreditar el uso de la marca BASS No. 204593 en la Comunidad Andina, para identificar “calzado en general”. […] Al haber demostrado el titular de la marca BASS No. 204593, el uso de dicha marca para distinguir “calzado en general”, la limitación de su registro se ha debido mantener de conformidad con lo 7 “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios

para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. 8 “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” 9 “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. 10 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial”

estipulado en la Resolución No. 27468 del 30 de abril de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición presentado por PVH Corp., tal y como se establece en la norma en mención […]. En efecto la Administración violó las normas en comento al cancelar totalmente el registro de la marca BASS No. 204593, pues se demostró el uso de la marca BASS No. 204593 principalmente en Perú, país miembro de la Comunidad Andina, para identificar productos consistentes en “calzado en general” […]”11. 6.2. Destacó, en relación con una de las pruebas aportadas para demostrar el uso de la marca nominativa BASS, que “[…] Desde que se convirtió en una licenciataria de la marca BASS, Harbor Wholesale Ltda., ha gastado enormes recursos, tiempo y esfuerzo en la venta, publicidad y comercialización del calzado marca BASS. A manera de ejemplo, se adjuntan como Anexo 4, múltiples artículos y avisos publicitarios de todo el mundo que muestran el calzado marca BASS. Estos artículos y avisos publicitarios han aparecido entre los años 2008 y 2010 en los principales periódicos, revistas y páginas web tales como: urbanoutfitters.com; realsimple.com; la revista GQ, la revista alemana GQ y gq.com; la revista Esquire; la revista Vogue y vogue.com; […]”12. 6.3. Agregó que “[…] como Anexo 4D, encontramos documentos que muestran las ventas al por mayor de Harbor Wholesale Ltd. de calzado Bass entre el 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2010. Estos documentos muestran ventas

en los EE.UU., de más de USD $7.2 millones, y ventas internacionales adicionales de USD $1,7 millones en países tales como El Salvador, Guatemala y Perú. […]”13. (Destacado en el original) 6.4. Afirmó, en relación con lo anterior, que “[…] En resumen, las ventas al por mayor de Harbor Wholesale Ltd., de calzado Bass entre el 1 de febrero de 2007 y el 1 de mayo de 2010 totalizaron más de USD $26 millones. Adicionalmente, se advierte en este testimonio que las ventas de productos BASS en países andinos durante los años 2007 a 2010, han sido significativas. En Perú las ventas minoristas en el año 2007 totalizaron USD $9,324, y en Guatemala las ventas minoristas en los años 2007 – 2008 totalizaron USD $159,100 […]”14. (Destacado en el original) 11 Cfr. Folio 611 12 Cfr. Folio 612 13 Cfr. Folio 614 14 Cfr. Folio 616 6.5. Señaló, en relación con la publicidad de la marca, que “[…] Por su parte, adjunto como Anexo 4G, documentos que muestran los gastos de marketing en los que incurrió Harbor Wholesale Ltd. entre los años 2007 y 2009 para respaldar el calzado marca BASS […]. En este Anexo 4G, podemos ver claramente como los principales rubros de promoción y publicidad de la marca BASS en los que ha invertido Harbor Wholesale Ltd., son los siguientes: Impresos (Periódicos, revistas, etc), Catálogos, Televisión, Radio, Publicidad al aire libre (vallas), Regalos con compra/compra con compra, Señalización de los

establecimientos, fijaciones, Co-publicidad, eventos especiales, Ferias comerciales/exhibiciones comerciales y otros […]”15. (Destacado en el original) 6.6. Manifestó que “[…]se adjunta como Anexo 4H a la presente declaración extrajudicial, una certificación del revisor fiscal independiente, la cual certifica la exactitud de las ventas anteriormente nombradas hechas por Harbor Wholesale Ltd, para los años fiscales que terminaron el 31 de enero de los años 2008, 2009 y 2010. […]”16. 6.7. Sostuvo, respecto al uso de la marca en los Países Miembros de la Comunidad Andina, que “[…] Vale la pena advertir que la página web basshoes.com ha sido desde hace muchos años constantemente visitada por usuarios domiciliados en Colombia y Bolivia, países miembros de la Comunidad Andina, incluyendo los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Como prueba de ello me permito adjuntar como Anexo 4J, impresiones de “Google Analytics” quien ha determinado que en solo el año 2009, hubo 857 visitas a basshoes.com por parte de personas en nueve diferentes ciudades en Colombia […]”17. (Destacado en el original) 6.8. Agregó que “[…] Así las cosas, vemos como la marca BASS en efecto fue utilizada dentro de al menos uno de los países de la Comunidad Andina, a saber, Perú, durante el año 2009, para identificar productos de la clase 25, particularmente “calzado en general” […]”18. 15 Cfr. Folio 617 16 Cfr. Folio 618 17 Cfr. Folio 622 18 Cfr. Folio 624 6.9. Indicó, respecto al uso de la marca en Colombia, que “[…] En Colombia en el

año 2006, las ventas de calzado marca BASS al por menor totalizaron otros USD $77,196 […]”19. 6.10. Afirmó que la parte demandada hizo una apreciación errada de las pruebas aportadas en el trámite administrativo, comoquiera que “[…] en relación con la cifra de ventas en Perú para los años 2007 a 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial erróneamente llegó a la conclusión de que las ventas en este país de los productos identificado con la marca BASS en la clase 25, tan solo ascendían a la suma de $9.324. […]”20. Y manifestó que “[…] por otro lado, es necesario advertir que de conformidad con el mismo raciocinio aplicado por esa Superintendencia en casos anteriores, no incumbe a esa entidad determinar el grado de éxito de una marca […] no es competencia de esa entidad determinar si las cifras de ventas en Perú de los productos identificados con la marca BASS son reflejo de un producto exitoso o no, sino que por el contrario, debe limitarse a apreciar estas cifras de cara a un análisis serio que determine si las mismas reflejan un uso serio, real y responsable de la marca BASS No. 324593; y las ventas de USD $166,595 sin duda alguna lo reflejan […]”21. 6.11. Añadió, también en relación con la apreciación probatoria de la parte demandada, que “[…] no se entiende con qué fundamente afirma la Superintendencia que no es posible saber si el material publicitario allegado al expediente fue efecto puesto en circulación en la Comunidad Andina. Este argumento esgrimido por la Superintendencia carece de sentido pues bajo este

orden de ideas nunca sería posible creer que un material publicitario estuvo en circulación en un tiempo pasado y la única forma de saber sobre su efectiva circulación sería saliendo a buscarlo al mercado en ese mismo momento. Los testimonios de una persona se utilizan precisamente para dar fe de esas afirmaciones y la persona que las suscribe declara bajo la gravedad de juramento que todo lo que manifieste en su testimonio es verdadero; en este sentido, el argumento de ese Despacho en cuanto la publicidad en comento contraría el sentido mismo de los testimonios, cuya veracidad en este caso no ha sido refutada en ningún momento […]”22. 19 Cfr. Folio 628 20 Cfr. Folio 632 21 Cfr. Folio 632 a 633 22 Cfr. Folio 633 6.12. Señaló que “[…] La marca BASS es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, incluyendo la Comunidad Andina, para identificar productos de la clase 25. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio omitió por completo siquiera hacer un análisis de las pruebas radicadas con el fin de determinar la notoriedad de la marca BASS. Si bien desde el momento de la contestación se manifestó la notoriedad de la marca BASS, en ninguna de las resoluciones demandadas se procedió con dicho análisis el cual debe ser realizado previo el análisis del uso de la marca, pues en el caso de marcas notorias, las mismas no pueden ser canceladas conforme ha sido manifestado con anterioridad […]”23.

Segundo cargo: Violación del artículo 229 de la Decisión 486 6.13. Sostuvo, frente a la notoriedad de la marca, que “[…] De acuerdo con la

declaración extrajudicial adjunta a este memorial como Anexo 5 expedida por Scott H. Orenstein, Presidente del grupo BASS Retail Group de Phillips-Van Heusen Corporation, la marca BASS es una marca notoria, si tenemos en cuenta lo siguiente: […] En al año fiscal 2009, aproximadamente 67% de esta ventas se llevaron a cabo en los EE.UU. y 33% en todo el mundo, en más de 48 países extranjeros, incluyendo todas Colombia, Perú, Ecuador […] Como puede evidenciarse en el Anexo 1A de esta declaración, el cual hace parte del Reporte Anual de PVH para el año 2009 (páginas 22 y 23), las ventas a nivel internacional de PVH fueron del 33 %. Entre estas ventas, encontramos las ventas de los productos identificados con la marca BASS, los cuales fueron vendidos en durante el 2009 en múltiples países, incluido Perú […]”24. 6.14. Concluyó que “[…] Igualmente, es pertinente anotar que la permisión de la cancelación total de la marca BASS No. 204593 derivaría en un efectivo aprovechamiento de la reputación de PVH Corp. por parte de STANTON S.A.S. Lo anterior, por cuanto dicha cancelación total daría un derecho de preferencia a esta última sociedad para registrar la marca BASS en la clase 25, situación que facilita a STANTON S.A.S. el aprovechamiento de la reputación que PVH Corp. ha creado durante décadas a cada nivel mundial […]”25. Contestación de la demanda 23 Cfr. Folio 634 24 Cfr. Folio 636 25 Cfr. Folio 644

7. La parte demandada26 contestó la demanda27 y se opuso a las pretensiones

formuladas, así: Oposición a los cargos de violación de los artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486 7.1. Señaló, en relación con los actos administrativos acusados, que “[…] en el contenido de la resolución proferida por la dirección de signos Distintivos censurada, confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no incurre en interpretación indebida de la normativa en comento y por ende, menos en violación alguna de la previsiones contenidas en la Decisión 486 de la Comisión andina de Naciones, […] Agregó que “[…] la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de las cuales de manera legítima y conforme a derecho, cancelar por no uso el registro de la marca nominativa BASS, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como consta en las piezas que conforman el expediente administrativo número 92-270392 de la dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia […]”28. 7.2. Sostuvo, en cuanto a la valoración de las pruebas, que “[…] atendiendo al material probatorio aportado por el titular del registro es claro que aunque efectivamente la marca solicitada se encontraba vigente, no se logró demostrar el uso de la misma en el mercado para identificar los productos relativos a la clase 25, respecto de la cual se erigió la solicitud de cancelación […]”29. 7.3. Indicó, en relación con lo anterior, que “[…] la prueba correspondiente a la

declaración del señor James McCormick, según la cual la marca BASS hizo presencia en el mercado peruano en el año 2007 con ventas que ascendieron a un total de USD $9.324 (y no de $159.100 como erradamente se señaló en el acto administrativo recurrido) no deja de ser una simple declaración que no cuenta con ningún soporte de sus afirmaciones, por lo que no puede constituirse en una 26 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 703 27 Cfr. Folios 689 a 707 28 Cfr. Folio 692 29 Cfr. Folio 698 prueba idónea para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado andino […]”30. 7.4. Adujo que “[…] En lo que respecta a los estados financieros, las copias parciales del reporte anual de la sociedad Phillips Van Heusen Corporation y la declaración rendida por el señor Scott H. Orenstein, en la que indica un listado de marcas comercializadas por la sociedad Phillips Van Heusen Corporation, si bien permite entrever la comercialización internacional de la marca BASS, ciertamente en ellos no se precisa que parte de dicha comercialización se realizó en el área andina, por lo que no resultaban útiles para este trámite […]”31. 7.5. Señaló que “[…] Finalmente el material publicitario impreso y el contenido de las diferentes páginas web, si bien permiten inferir el uso publicitario de la marca BASS, no permiten establecer la realización de verdaderos actos de comercio de los cuales se haya recibido una contraprestación pecuniaria por la venta de un producto, sin olvidar que no hay forma de determinar que dicho material haya circulado dentro de los territorios de la Comunidad Andina de Naciones. […] no

existía remedio diferente a concluir que las pruebas obrantes en el expediente resultan claramente insuficientes para demostrar el uso de la marca nominativa BASS para la identificación de los productos de la clase 25 Niza Internacional, situación por la que la cancelación dispuesta no puede ser objeto de declaratoria de nulidad alguna […]”32. 7.6. Concluyó, respecto a la notoriedad da la marca, que “[…] de las pruebas aportadas no era posible colegir el carácter notorio del signo en mención en algún país andino, ya que deben acompañarse de otros factores que permitan determinar tal carácter, como el grado de conocimiento, la extensión geográfica de su utilización, la amplitud de su promoción o niveles de publicidad, entre otros. […] Así mismo, aunque el material probatorio relacionado demuestra la existencia de algunas piezas publicitarias de la marca BASS, no resultan ser una prueba suficiente que permita establecer la existencia de una intensa promoción y campañas publicitarias que deriven en une extendido conocimiento de la marca entre los consumidores […]”33. 30 Ibidem 31 Cfr. Folio 699 32 Ibídem 33 Cfr. Folio 700 Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso34 contestó la demanda35 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición a los cargos de violación de los artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486 8.1. Manifestó que “[…] Las pruebas aportadas por la aquí demandante durante la etapa administrativa del trámite de cancelación por no uso de la marca BASS

(Nominativa) Clase 25, se salen del rango temporal establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, esto es, de “Los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se iniciar la acción de cancelación” […]”36. 8.2. Añadió que “[…] En tal sentido, todos los documentos allegados como facturas e informes de los años 2004, 2005 y 2006 a la Superintendencia de Industria y Comercio, fueron rechazados in limine por no encontrarse relacionados con el objeto de la demanda de cancelación por no uso de la marca BASS dentro del periodo comprendido entre el 18 de Mayo de 2007 y el 18 de Mayo de 2010 […]”37. (Destacado en el original) 8.3. Indicó que “[…] Las pruebas allegadas durante el trámite no demuestran el uso en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina, razón por la que