CE-11001-03-24-000-2013-00227-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto SOL DE MOCTEZUMA y la marca nominativa SOL y mixtas SOL, KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL y KOLA SOL LIGHT previamente registradas / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTAPor regla general es el predominante / MARCAS COMPUESTAS / COTEJO DE MARCAS COMPUESTAS – Debe realizarse un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y su incidencia en su distintitivad / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es SOL en la clase 32 pero no se excluye del cotejo marcario / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo son SOL, MOCTEZUMA, LIGHT y KOLA / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo son LIMONADA y SODA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente a la marca mixta SOL DE MOCTEZUMA para identificar productos comprendidos en la clase 32 por no tener similitud con la marca nominativa SOL y mixtas SOL, KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL y KOLA SOL LIGHT previamente registradas en la misma clase Comparación Ortográfica […] De la comparación de los elementos nominativos, excluyendo la partícula de uso común, la Sala encuentra que las marcas analizadas tienen diferente conformación, por lo que no existe similitud alguna. […] Comparación Fonética […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula SOL se comparte en todos los casos, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa SOL DE MOCTEZUMA, esto es [ˈsol] [de] [mok̚.te.ˈsu.ma] y la

pronunciación de la marca nominativa y mixtas de la parte demandante, es decir: [ˈsol], [ˈko.la] [ˈsol], [ˈso.ða] [ˈsol], [li.mo.na.ða] [ˈsol] y [ˈko.la] [ˈsol] [láit]. Atendiendo a que las marcas están conformadas por diferente número de vocales, consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que no existe similitud fonética entre ninguna de las marcas cotejadas. Comparación Ideológica […] La Sala considera que, en el caso sub examine, las palabras que conforman cada una de las marcas objeto de cotejo, tienen un significado y una relación ideológica exclusiva, es así como las palabras, las palabras SOL, MOCTEZUMA, LIGHT y KOLA que componen la marca mixta del tercero con interés directo en el resultado del proceso y las marcas de la parte demandante, corresponden a unas expresiones evocativas, ya que, en primer lugar, la palabra SOL sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de un producto refrescante, que calma la sed ante el calor del Sol, en segundo términos, la palabra MOCTEZUMA, evoca la idea de un producto con características de la cultura mexicana, en tercer término, la palabra LIGHT evoca el concepto de una bebida ligera y, en cuarto termino, la palabra KOLA, evoca una bebida gaseosa con sabor a nuez de cola. […] Respecto de las palabras LIMONADA y SODA, que conforman partes de las marcas de la parte demandante, la Sala encuentra que se trata de expresiones descriptivas. […]

Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellas; ii) aunque comparten la expresión SOL, éste es un término de uso común, el cual no puede, por un lado, ser tenido en cuenta para determinar la similitud o no de las marcas y, por el otro, impedirse el uso del mismo por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad; y iii) a pesar que una de las marcas está compuesta por unas expresiones evocativa como son MOCTEZUMA, LIGHT y KOLA y por unas expresiones descriptivas como son LIMONADA y SODA, tal circunstancia no impide su registro en atención a que está acompañada de otros elementos. […] En el caso sub examine, la Sala considera que la palabra MOCTEZUMA cumple con el supuesto indicado anteriormente, esto es, otorga a la marca SOL DE MOCTEZUMA un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado por lo que, se concluye que dicha marca no genera riesgo de confusión o asociación con las marcas nominativa y mixtas SOL, KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL y KOLA SOL LIGHT. […] La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad

del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera de 12 de julio de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2011-00029-00; 30 de agosto de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2010-00057-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 29 de marzo de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2006-00075-00; de 29 de mayo de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2009-00124-00; de 11 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2008-00161-00; de 26 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2010-00207-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; de 9 de julio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2011-00278-00, C.P.

Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 29 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 149 NUMERAL 8 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134

LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000

– ARTÍCULO 172 / ACUERDO 080 DE 2019 – ARTÍCULO 13

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00227-00

Actor: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Temas: Comparación entre marcas mixtas y nominativas; marcas descriptivas, evocativas y de uso común; y reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la señora Luz Dary Mateus Casañas, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 40995 de 29 de junio de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Luz Dary Mateus Casañas, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, de la Comisión de

la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la resolución núm. 40995 de 29 de junio de 20127, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 y 3 3 Cfr. Folios 30 a 64 4 “[…] Artículo 172. De la Nulidad del Registro. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para

los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 5 “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Mediante la cual se resuelve un recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 44495 de 31 de agosto de 2009 y, en consecuencia, declara infundada la oposición presentada por Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. y concede el registro de la marca mixta Sol de Moctezuma, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta SOL DE MOCTEZUMA que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 40995. de fecha 29 de junio de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revoca la resolución 44495 de agosto 31 de 2009, dictada por la división de signos distintivos, resolución que declaró fundada la

oposición presentada por la señora LUZ DARY MATEUS., en contra de la solicitud de registro de la marca SOL de Moctezuma, (mixta) en la clase 32 internacional, y negó el registro de dicha marca, pretendida por la sociedad

CCM IP S.A.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se cancele el registro de marca mixta "SOL de Moctezuma", certificado de registro No 453030 con vigencia hasta el 29 de junio de 2022, para distinguir productos de la clase 32 de la clasificación internacional de marcas.

TERCERA: Que para efectos del restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, archivar el proceso de solicitud de marca.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 8 Cfr. Folio 31

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 13 de agosto de 2008, el registro como marca del signo mixto SOL DE MOCTEZUMA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 30 de septiembre de 2008, en la Gaceta de

la Propiedad Industrial núm. 597, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en sus marcas nominativa SOL y mixtas SOL, KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL, KOLA SOL LIGHT, que identifican productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 44495 de 31 de agosto de 2009, negó el registro como marca del signo mixto SOL DE MOCTEZUMA para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 44495 de 31 de agosto de 2009. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 8654 de 17 de febrero de 2010, confirmó la Resolución núm. 44495 de 31 de agosto de 2009, y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 40995 de 29 de junio de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 44495 de 31 de agosto de 2009 y, en consecuencia, concedió la marca mixta SOL DE MOCTEZUMA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 1349, del literal a)10 del

artículo 136 de la Decisión 486 y del artículo 2911 de la Constitución Política. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 6.1. Indicó que “[…] (s)e violó la norma comunitaria transcrita por falta de aplicación, por cuanto la marca mixta "Moctezuma SOL" no cumple con los requisitos exigidos por la misma, para que sea procedente su registro; los requisitos mencionados, carentes en la solicitud aquí atacada son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica […] Es evidente que la marca solicitada parece una más del grupo de las marcas de mi mandante, tal como se analizará a lo largo de este escrito. Se trata de signos idénticos [...]”12.

Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación

de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 10 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 11 “[…] Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]”. 12 Cfr. Folios 46 y 48 6.2. Sostuvo, desde el punto de vista nominativo, que “[...] es evidente que el elemento que le da distintividad a las marcas en conflicto, es el elemento SOL,

pues los diferentes elementos que acompañan a algunas de las marcas (cero, kola, soda, limón, etc.) son elementos comunes en la clase 32, de tal forma que conforme a la doctrina y a la jurisprudencia sobre el tema, el análisis debe recaer reitero, sobre los elementos que realmente son diferenciadores, en este caso, el elemento que está destinado a hacer distintivos los signos en conflicto es: SOL. Es necesario señalar, que la palabra MOCTEZUMA es poco visible por no decir, invisible a los ojos del consumidor en el contexto gráfico de la solicitada marca [...]”13. 6.3. Agregó, desde el punto de vista fonético, que “[...] (l)as dos marcas emiten exactamente el mismo sonido, pues es una misma palabra compuesta por una sola sílaba, por ende es este campo no se presenta ninguna diferencia: Así tenemos: SOL / SOL / SOL […] […]”14. 6.4. Precisó, desde el punto de vista ideológico, que “[...] (a)mbas marcas distinguen los mismos productos de la misma clase, 32, por lo que la similitud es total en este campo. La conexión competitiva que existe entre los productos que pretende distinguir la marca aquí atacada (SOL de Moctezuma) y las marcas de la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS, es innegable. [...]”15. Violación del artículo 29 de la Constitución política 6.5. Destacó que “[...] (e)n este caso se ve claramente vulnerado, ya que la resolución atacada no motiva de manera material su decisión, es decir no hace un estudio de fondo del conflicto, sino que se limita a decir que la sociedad solicitante

ya es titular de la marca SOL CERO, razón por la cual no es necesario hacer más análisis. […] Los argumentos esgrimidos por el intérprete carecen de todo de lógica jurídica, pues es evidente que el acto administrativo que concedió la marca SOL CERO, está viciado de nulidad, pues igual que ocurre con la marca cuestionada en este escrito, se trata de un signo que imita de manera evidente las marcas de mi mandante, tal como se está demostrando en la demanda de nulidad que cursa en este mismo Tribunal, bajo el número de radicación 2009 - 0408. […] Teniendo en cuenta lo anterior, el intérprete debía hacer un análisis de fondo, y no 13 Cfr. Folio 50 14 Cfr. Folio 52 15 Cfr. Folio 54 simplemente descartar los argumentos de la opositora, sin, repito, estudiar la evidente confundibilidad entre las marcas. […] Es importante aclarar, que cada caso debe ser estudiado a fondo y debe ser decidido según las circunstancias que lo rodean, no basta un análisis superficial para concluir que la marca solicitada cumple con los requisitos de registrabilidad. [...]”16. Contestación de la demanda La parte demandada

7. La parte demandada17 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Sobre el cargo de violación del artículo 134, el literal b) del artículo 135) y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1. Indicó que “[...] (c)on la expedición de la resolución acusada la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, no incurrió en ninguna

violación a las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] Al respecto es de expresar que, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas por el Decreto 3523 de 2009 y en la Decisión 486 de la CAN, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió válidamente la resolución acusada, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS frente a la solicitud hecha por la sociedad CCM, IP. S.A. de la marca SOL DE MOCTEZUMA (Mixta), para distinguir el producto “Cerveza” comprendido en la clase 32 del nomenclátor internacional de Niza […]”18. 7.2. Agregó que “[…] se puede observar que entre los signos en disputa, si bien es cierto que comparten la similitud ortográfica en lo que representa a la palabra SOL, no es menos cierto que la marca concedida “SOL DE MOCTEZUMA”, goza de distintividad toda vez que la palabra sol va acompañada de las palabras “DE MOCTEZUMA” , generándose con ello una distintividad que no da lugar alguno a equívocos ni confusiones que pudiesen conducir o inducir a error al consumidor, 16 Cfr. Folio 114 17 Por medio de apoderado. Cfr. Folios 128 18 Cfr. Folio 65 máxime cuando dicha frase "SOL DE MOCTEZUMA" además de las palabras que le acompañan que distan totalmente de las marcas previamente registradas tanto en significado como en su estructura fonética, le compone un imagen que es

disímil con relación a las marcas previamente registradas y que fueron objeto de oposición y ahora de demanda dentro de la presente acción. […] Así las cosas, se puede argüir que desde ninguna perspectiva se podría considerar que la resolución acusada sea susceptible de ser declarada nula, pues la misma contiene un estudio acucioso y razonable que dio lugar a la concesión de la marca concedida. [...]”19. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso20 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Indicó que “[...] no es viable basar una pretendida confundibilidad marcaria entre la marca “SOL DE MOCTEZUMA (mixta) y las marcas opositoras, es su sola coincidencia en la expresión SOL, pues se trata de un elemento común y evocativo que por sí solo, desprovisto de otros elementos, no singulariza un único origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta el número de marcas que la contienen y que están registradas para identificar bebidas de clases 32 y 33 [...]”21. 8.2. Resaltó que “[…] el cotejo entre marcas que coinciden en palabras o partículas evocativas de características o cualidades, descriptivas o de uso común, debe realizarse con un criterio flexible, toda vez que la confundibilidad no puede fundamentarse en tales elementos inapropiables, ya que, con ello, como lo explica la jurisprudencia, se estaría otorgando al oponente “un privilegio inusitado” sobre un término de uso general […]”22. 8.3. Por último, señaló que “[…] (p)ues bien, atendiendo a lo expuesto se puede

ver que el acto administrativos proferido por la SIC para conceder el registro de la marca "SOL DE MOCTEZUMA" (mixta) en clase 32, se ajusta a derecho, puesto que un examen de las marcas enfrentadas, atendiendo a (i) sus impresiones generales de conjunto, (ii) sus contenidos conceptuales diferentes; (iii) la 19 Cfr. Folios 104 y 105 20 Por medio de apoderado. Cfr. Folios 86 21 Cfr. Folio 92 22 Cfr. Folio 96 relevancia distintiva de los elementos integrantes de cada marca; (iv) la banalización de la expresión SOL y su debilidad distintiva palabra - aislada de otros elementos gráficos y/o denominativos; y (v) la improcedencia de reconocer a un único empresario el uso exclusivo de elementos de uso común o evocativos, permite concluir que las marcas no son confundibles y pueden coexistir en el mercado, tal como coexisten las marcas de la actora con la diversidad de marcas de otros empresarios, registradas en clases 32 y 33, que incorporan la palabra "sol". […] Concluimos así que de la marca "SOL DE MOCTEZUMA" (mixta), clase 32, reg. 453.030, no está incursa en la causal de irregistrabilidad de marcas dispuesta en el artículo 136 a) de la Decisión 486, por lo cual la resolución mediante la cual la SIC concedió su registro no quebrantó dicha norma, debiendo denegarse las pretensiones de la demanda. […]”23. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 11 de febrero de

201524, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 648-IP-2015 de 25 de julio de 201625, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Articulo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 2. No procede la interpretación del Artículo 134 referido a los requisitos para constituir una marca, toda vez que ello no es materia de la controversia discutida ante la Corte consultante. […] 3. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 27 de marzo de 201926, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la 23 Cfr. Folio 100 24 Cfr. Folios 143 y 144 25 Cfr. Folios 204 a 222 26 Cfr. Folios 244 y 245 interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18

de enero de 201127. Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda28, llevó a cabo la audiencia inicial el 3 de abril de 201929, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó un recuento de las principales actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, presentada por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la interpretación prejudicial. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. 27 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 28 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 29 Cfr. Folios 259 a 277

Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 31 de julio de 201930,

innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 31 de julio de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

15. Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 648-IP-2015 de 25 de julio de 2016; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8.º31 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8032 de 30 Cfr. Folios 336 y 337 31 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,

en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 32 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: 12 de marzo de 201933, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

El acto administrativo acusado

19. El acto administrativo acusado34 es el siguiente: 19.1. La Resolución núm. 40995 de 29 de junio de 201235, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012, en la que se indicó:

“[…]

2. El caso concreto 2.1. Análisis comparativo de los signos Pese a algunas coincidencias entre los signos confrontados, no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que cuentan con elementos conceptuales que los hacen diferentes y de esta manera descartan cualquier posibilidad de un riesgo de asociación.

El criterio conceptual hace que la marca re