CE-11001-03-24-000-2013-00258-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre los signos nominativo y mixto ESSA y las marcas nominativas ESSO previamente registradas / SIGNOS DE FANTASÍA / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios para determinar su existencia / REGLA DE ESPECIALIDAD – Alcance / REGISTRO MARCARIO – Procede frente signos nominativo y mixto ESSA en las clases 35, 37 y 39 porque a pesar de existir similitud con las marcas nominativas ESSO registradas en las mismas clases, no existe relación o conexión competitiva entre los productos que induzca a confusión al público consumidor [U]na vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias; la Sala considera que entre las marcas ESSA y ESSO existe una similitud desde el punto de vista ortográfico y fonético, por lo que se cumple el primer supuesto fáctico previsto para la configuración de la causal de irregistrabilidad. En este sentido, la Sala procederá a estudiar el segundo supuesto fáctico, esto es, si existe conexidad competitiva entre los servicios que identifican las marcas. […]Criterios para determinar la existencia de una conexión competitiva […] El grado de sustitución, complementariedad de los productos o servicios y la posibilidad razonable de considerar que los productos o provienen del mismo empresario. La Sala considera que ninguno de los servicios que identifica las marcas ESSA es sustituible con aquellos de las marcas ESSO, teniendo en cuenta que sus respectivos titulares operan en sectores comerciales diferentes. Por una parte, las

marcas ESSA, cuyo titular es la parte demandante, corresponden a Electrificadora de Santander S.A., empresa que tiene por objeto social la prestación del servicio público de energía eléctrica, lo que permite identificar que los servicios ofrecidos se desarrollaran en dicho segmento; y, por la otra, los servicios ofrecidos por las marcas ESSO no corresponden a la prestación de servicios públicos, sino a actividades como la comercialización de productos de consumo automotriz e industrial, lo que difiere de la prestación de servicios públicos domiciliarios, y no permite que sean sustituibles entre sí. Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. Las marcas nominativas y mixtas ESSA y las marcas ESSO identifican servicios de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, de conformidad con el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486, la Sala considera que la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. […] [L]a Sala considera que los servicios que identifica cada una de las marcas difieren. […]Relación o vinculación entre los servicios, canales de comercialización y mismos medios de publicidad. En cuanto la relación, los canales de comercialización y medios de publicidad, la Sala considera que no existe ninguna similitud, dado que los servicios comercializados por las marcas ESSA corresponden a servicios relativos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, mientras que los servicios comercializados por las marcas ESSO no

tienen esta finalidad por lo que se puede inferir que son mercados, a formas de comercialización y medios de publicidad diferentes. Uso conjunto o complementario de los servicios, misma finalidad e intercambiabilidad. La Sala considera que los servicios que identifican las marcas tampoco pueden catalogarse como complementarios ni intercambiables debido a que son utilizados en sectores diferentes, como se explicó supra. Asimismo, los destinatarios y la finalidad de los servicios es diferente, en la medida en que los servicios que identifican las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso, están dirigidas únicamente a la prestación del servicio público de energía, limitando su campo de acción, lo cual no ocurre con las marcas de la parte demandante. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que, en el caso sub Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co examine, no existe conexidad competitiva entre los servicios identificados por las marcas objeto de comparación, por lo que no se cumple con el segundo supuesto fáctico previsto en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, no puede considerarse que las marcas nominativas y mixtas ESSA generen riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respecto de las marcas ESSO.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00258-00

Actor: EXXON MOBIL CORPORATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Comparación de marcas mixtas. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Exxon Mobil Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 61407 de 9 de noviembre de 2010, 61408 de 9 de noviembre de 2010, 61410 de 9 de noviembre de 2010, 61417 de 9 de noviembre de 2010, 33644 de 24 de junio de 2011 y 33645 de 24 de junio de 2011. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Exxon Mobil Corporation, en adelante la parte demandante1, presentó2 demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo

1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núm. 61407 de 9 de noviembre de 2010, “Por la cual se concede un registro”5; 61408 de 9 de noviembre de 2010, “Por la cual se concede un registro”6; 61410 de 9 de noviembre de 2010, “Por la cual se concede un registro”7; 61417 de 9 de noviembre de 2010, “Por la cual se concede un registro”8; 33644 de 24 de junio de 2011, “Por la cual se concede un registro”9; y 33645 de 24 de junio de 2011, “Por la cual se concede un registro”10: expedidas por la Directora de Signos Distintivos.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de las marcas nominativas y mixtas ESSA que identifican servicios de las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 4 2 Cfr. Folios 87 a 109 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 4 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 5 Esta resolución el registro de la marca ESSA (nominativa), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Esta resolución el registro de la marca ESSA (nominativa), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Esta resolución el registro de la marca ESSA (nominativa), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Esta resolución el registro de la marca ESSA (mixta), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

9 Esta resolución el registro de la marca ESSA (mixta), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 10 Esta resolución el registro de la marca ESSA (mixta), a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones11: “[…] 1. Que es nula la Resolución No. 61407 de fecha 9 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa ESSA, para distinguir "gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios", servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza.

2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 61407, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 411945, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca nominativa ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza.

3. Que es nula la Resolución No. 61417 de fecha 9 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca

mixta ESSA, para distinguir "gestión y administración de negocios comerciales relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios", servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 61417, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 411950, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca mixta ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza.

5. Que es nula la Resolución No. 61408 de fecha 9 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa ESSA, para distinguir "construcción, reparación, instalación, mantenimiento y distribución de los servicios públicos domiciliarios", servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza.

6. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 61408, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 411946, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca mixta ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza.

7. Que es nula la Resolución No. 33644 de fecha 24 de junio de 2011 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta ESSA, para distinguir "construcción, reparación, instalación,

mantenimiento", servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza.

8. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 33644, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 426609, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para 11 Cfr. Folio 96

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la marca mixta ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza.

9. Que es nula la Resolución No. 61410 de fecha 9 de noviembre de 2010 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa ESSA, para distinguir "transporte de energía; transporte y descarga de desechos", servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza.

10. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 61410, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 411948, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca nominativa ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza.

11. Que es nula la Resolución No. 33645 de fecha 24 de junio de 2011 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca

mixta ESSA, para distinguir "transporte de energía; transporte y descarga de desechos", servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza.

12. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 33645, atrás indicada, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 42661 O, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca mixta ESSA, que distingue servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza.

13. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

14. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 192 del Código Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 25 de mayo de 2010, el registro como marca de los signos nominativos y mixtos ESSA, para distinguir servicios de las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2. Las solicitudes se publicaron respectivamente el 19 de julio de 2010, 19 de

agosto de 2010 y 20 de abril de 2011 en las Gacetas de Propiedad Industrial núms. 618, 61912 y 627, sin que fueran objeto de oposición por parte de terceros. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de las resoluciones núms. 61407 de 9 de noviembre de 2010, 61408 de 9 de noviembre de 2010, 61410 de 9 de noviembre de 2010, 61417 de 9 de noviembre de 2010, 33644 de 24 de junio de 2011 y 33645 de 24 de junio de 2011, concedió el registro de las marcas nominativas y mixtas ESSA para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a)13 del artículo 136 de la

Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Afirmó que “[…] (l)as marcas denominativas y mixtas ESSA, registradas con posterioridad a nombre de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. son confundibles con las marcas prioritariamente registradas ESSO, en los términos que prescribe el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 4. El artículo 136 arriba transcrito exige dos requisitos concurrentes para que pueda predicarse que entre dos marcas existe riesgo de confusión. En primer término, que los signos que las constituyen sean idénticos o similarmente confundibles. Ha sostenido la

doctrina y la jurisprudencia que ese riesgo de confusión puede darse desde uno cualquiera de los siguientes aspectos: visual, fonético o conceptual. De 12 La Directora de Signos Distintivos revocó la publicación del extracto de la marca mixta ESSA para distinguir servicios de la Clase 37, por considerar que era errónea, yerro que fue saneado en la publicación de dicho extracto, en debida forma, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 627 de 20 de abril de 2011. 13 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentarse el riesgo de confusión por tan solo uno de esos aspectos, sería suficiente para que se niegue el registro de la segunda marca. En el presente caso debe tenerse en cuenta que las marcas en conflicto son de fantasía, esto es, que no tienen un significado conocido, razón por la cual su cotejo procede desde la perspectiva visual y fonética, más no conceptual […]”14. 6.2. Manifestó que “[…] (a)l decir del profesor Femández-Novoa (Carlos Femández Novoa, José Manuel Otero Lastres, Manuel Botana Agra, Manual de la

Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2009, pág. 285): "Son marcas fuertes aquellas marcas que están dotadas con un elevado carácter distintivo. La fortaleza de una marca puede tener su origen en dos causas: la estructura intrínseca del signo; o bien la amplia difusión de la marca entre el público como consecuencia de un uso intenso de la misma". En el caso bajo examen, la marca prioritariamente registrada ESSO tiene ese carácter, tanto por su estructura intrínseca dado su carácter de marca de fantasía, así como por la amplia difusión que posee entre el público como consecuencia de su uso intenso en Colombia y a nivel internacional […]”15. 6.3. Sostuvo que “[…] (e)n conclusión, las marcas en conflicto amparan los mismos servicios de las clases 35, 37 y 39, y servicios que tienen una íntima conexión competitiva, razón por la cual se cumple el segundo requisito que exige la norma para considerar que entre las marcas cotejadas puede predicarse riesgo de confusión y riesgo de asociación. En consecuencia se cumplen todos los presupuestos de la norma para considerar que las marcas ESSA, objeto de esta demanda, incurren en la causal de irregistrabilidad que consagra el literal a) del art. 136 de la Decisión 486 […]”16. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada17 contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 14 Cfr. Folio 100 15 Cfr. Folio 104 16 Cfr. Folio 105 17 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 139

18 Cfr. Folios 125 a 138 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1. Sostuvo que “[…] con la expedición de las resoluciones sometidas a control de legalidad, no se incurrió en ninguna de las violaciones a la Decisión 486 de 2000 alegadas por la sociedad EXXON MOBIL CORPORATION, pues fueron expedidas por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites establecidos por la Ley y con el único fin de mantener el orden jurídico que demanda nuestro régimen de propiedad industrial […]”19. 7.2. Indicó que “[…] el demandante cimenta su reproche en la confundibilidad que se puede presentar entre las marcas ESSA y ESSO, es preciso mencionar que de lo argüido por la sociedad EXXON MOBIL CORPORATION no puede, ni debe concluirse con certeza absoluta que entre las marcas en confrontación existen riesgos de confusión y que por lo tanto esta Superintendencia debió denegar el registro de la marca concedida a través de los actos demandados, pues como es apenas obvio, el raciocinio realizado por la mencionada sociedad […]”20. 7.3. Adujo que “[…] las marcas en estudio se diferencian por una vocal con la cual finaliza, situación más que suficiente para determinar su disparidad […] las marcas objeto de la presente litis presentan (SIC) son disimiles en sus unidades lingüísticas, pues se diferencian por la vocal A, haciendo que para el consumidor pueda singularizar la sonoridad de cada una de ellas […] en cuanto a los productos distinguidos por cada una de las marcas en contienda, se hace mucho

más evidente la distintividad de cada una de las marcas, pues mientras que el signo ESSO distingue productos y servicios como lo son aceites de motor a gasolina, de motor a diésel para equipo pesado o lubricantes industriales, la marca ESSA fue solicitada y otorgada para distinguir los servicios de energía eléctrica, gas por red, acueducto y alcantarillado […] es evidente que no existiendo conexión competitiva entre los productos distinguidos por los signos confrontados, en la medida en que no utilizan los mismos canales de comercialización y distribución, no existe el riesgo de que el consumidor pueda encontrar los signos en un mismo mercado o entorno, descartándose así cualquier riesgo de confusión, a lo que se le debe adicionar las relevantes diferencias que fueron expuestas anteriormente […]”21. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 19 Cfr. Folios 128 y 129 20 Cfr. Folio 134 21 Cfr. Folios 136 y 137 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Señaló que “[…] (l)a acción de nulidad incoada resulta inapropiada, pues es bien sabido que ésta es un medio de control de legalidad de los actos administrativos cuando ha habido irregularidades en su expedición, más no para convertir al H. Consejo de Estado en una nueva instancia para debatir la registrabilidad de una marca, máxime si se ha elegido no ejercer los medios

ordinarios para controvertirlo […]”24. 8.2. Agregó que “[…] de aceptarse que la acción de nulidad incoada sí fuese idónea para reabrir el debate, de todas formas, se concluye con facilidad que la demanda no cuenta con el soporte probatorio para sacar adelante las pretensiones, por cuanto se alega el posicionamiento y reconocimiento de la marca ESSO, pero no se aporta prueba alguna de ello […]”25. 8.3. Concluyó que “[…] (n)o es de recibo sostener que la marca ESSA es susceptible de generar un riesgo de confusión o de asociación con la marca ESSO de propiedad de EXXON MOBIL CORPORATION, pues en la expresión “ESSA” es precisamente la sigla de Electrificadora de Santander S. A. E.S.P. está legalmente habilitada para usar con fines de identificación pública. En este sentido antes de crear un riesgo de confusión y/o asociación, su registro como marca es garantía para los consumidores o usuarios de sus bienes y servicios de que la marca ESSA identifica los servicios de Electrificadora de Santander S. A. E.S.P., la cual hace parte del grupo EPM y por ello es de propiedad de Empresas públicas de Medellín E.S.P. […]”26. Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 9 de febrero de 201527, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 22 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 224

23 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 209 a 223 24 Cfr. Folio 221 25 Ibidem 26 Ibidem 27 Cfr. Folio 259 a 271 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 619-IP-2015 de 6 de julio de 201628, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] (l)a Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación resulta procedente por resultar pertinente Enel presente caso […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del proceso y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda30, llevó a cabo la audiencia inicial el 28 de marzo de 201931, en donde se surtieron las siguientes actuaciones.

12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y sobre la excepción de caducidad propuesta por el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 28 Cfr. Folios 223 a 224. 29 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 30 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 31 Cfr. Folios 310 a 327 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 21 de mayo de

201932, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas. Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 21 de mayo de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos.

15. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; ; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 619-IP-2015 de 6 de julio de 2016; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial comunitarios sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; ix) el marco normativo del control judicial de los actos administrativos expedidos en materia marcaria; y x) el análisis del caso concreto. 32 Cfr. Folios 341 a 343

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8º.33 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8034 de 12 de marzo de 201935, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados36 son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 61407 de 9 de noviembre de 201037, mediante el cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa ESSA al tercero con interés directo en las res