CE-11001-03-24-000-2013-00391-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto COLCHONES DORMILIFE para identificar productos de la Clase 20, por no tener semejanza con las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC previamente registradas en la misma clase Comparación Ortográfica El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica, comoquiera que están conformadas por palabras y expresiones distintas y diferente número de letras. Si bien se comparten algunas vocales la conformación misma de las palabras es totalmente disímil, […] Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] En este orden, la Sala considera que, dadas las diferencias ortográficas de los signos, desde el punto de vista fonético tampoco se

puede derivar alguna similitud en la medida en que la pronunciación es totalmente diferente al estar la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso conformada por palabras gramaticalmente distintas. Comparación Ideológica […] Atendiendo a que las marcas contienen expresiones en idioma diferente al castellano, la Sala reitera la posición de la sección en este aspecto, en cuanto a que se presume que no son de conocimiento general del público y, por ende, deben considerarse como signos de fantasía. […] En virtud de lo expuesto, la Sala considera que las marcas no pueden ser comparadas desde el punto de vista fonético, debido a que son de fantasía al contener expresiones en idioma diferente al castellano. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a las marcas cotejadas, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto. Por último, resulta pertinente aclarar, además, que aun cuando en gracia de discusión podría plantearse que entre los elementos gráficos de las marcas cotejadas existe cierta similitud, particularmente en cuanto a sus trazos, es necesario precisar que: i) el elemento nominativo sigue siendo predominante en cada una de las marcas mixtas, lo que las diferencia unas de otras, y los elementos gráficos no generan un gran impacto en la mente del consumidor; y ii) cada marca mixta en su conjunto presenta elementos adicionales y diferenciales, tanto en su elemento gráfico como en el nominativo, que les otorgan distintividad extrínseca, evitando cualquier semejanza o identidad entre ellas. De esta forma, una vez realizada la

comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COLCHONES DORMILIFE y las marcas mixtas ORTHOBED y K-MATIC / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son COLCHONES, DORMI y LIFE en la clase 20 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo no se excluyen del análisis DORMI y LIFE / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo es la partícula COLCHONES y por ello debe excluirse del análisis La Sala considera que, en la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, las expresiones “COLCHONES”, “DORMI” y “LIFE” son de uso común para la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. […]Sumado a lo anterior, la Sala considera que la partícula COLCHONES también es genérica respecto de los productos que identifica la marca toda vez que dentro de su cobertura se encuentra ese mismo producto: Colchones. De esta forma, el término incluido en la marca se utiliza para señalar o identificar el producto que dicha marca identifica, por lo que es claro que se trata de una expresión genérica.

[…] Así, en este caso, la Sala encuentra que la combinación de elementos, tanto los nominativos (aun cuando se trata de palabras de uso común) como los gráficos, le otorgan a la marca suficiente capacidad distintiva, de manera que puede accederse a su registro, y no se configura la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486. Y, por el otro, según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. […] Del anterior análisis, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE debe excluirse la palabra COLCHONES, comoquiera que: i) se trata de una palabra genérica y de uso común; y ii) se trata de una marca compuesta en donde su exclusión no reduce la marca de manera tal que imposibilite hacer su cotejo. Y, por otro lado, respecto de las expresiones DORMI y LIFE, la Sala considera que, si bien se trata de palabras de uso común, las mismas no pueden ser excluidas, comoquiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre las marcas enfrentadas. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe

hacerse entre la expresión DORMILIFE, bajo la premisa que, al contener palabras de uso común tiene un grado de distintividad débil, y las marcas mixtas

ORTHOBED y K-MATIC.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00391-00

Actor: ORTHOBED S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Cotejo de marcas mixtas. Prevalencia de elemento nominativo en marcas mixtas. Examen de registrabilidad. Partículas comunes, descriptivas y genéricas.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Orthobed S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 59356 de 28 de septiembre de 2012 y 8252 de 28 de febrero de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Orthobed S.A.S, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3

contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 1 Este Despacho, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folios 2 y 3 3 Cfr. Folios 93 a 113 4 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 1726 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina7, en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 59356 de 28 de septiembre de 2012, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”8, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 8252 de 28 de febrero de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es el señor Eduardo Sosa Sánchez, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones9: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 59356 de fecha 28 de septiembre de 2012, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrial y Comercio, mediante la cual se declara infundada la demanda de oposición formulada por la sociedad ORTHOBED S.A.S., y concede el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, en favor del señor EDUARDO SOSA SÁNCHEZ, para distinguir productos de la clase 20 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 8252 de fecha

28 de febrero de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirma la resolución No. 59356 de fecha 28 de septiembre de 2012. 6 “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 8 Esta resolución concedió el registro de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 9 Cfr. Folios 23 y 24

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título

de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de marca mixta COLCHONES DORMILIFE, para distinguir productos de la clase 20 de la clasificación de marcas.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del Código de

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 4 de mayo de 2012, el registro como marca del signo mixto COLCHONES DORMILIFE para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de mayo de 2012, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 645, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en su marca mixta ORTHOBED que identifica productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 59356 de 28 de septiembre de 2012, concedió el registro como marca del signo mixto COLCHONES DORMILIFE para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 59356 de fecha 28

de septiembre de 2012. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 8252 de 28 de febrero de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 59356 de 28 de septiembre de 2012. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 13410, el literal a)11 del artículo 136 y el artículo 15012 de la Decisión 486 y el artículo 2913 de la

Constitución Política de Colombia. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 10 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. 11 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que

sean los productos o servicio a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus producto o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […]”. 12 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]”. 13 “[…] Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. […]”.

Primer cargo: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 6.1. Indicó que, la parte demandada vulneró el artículo 134 de la Decisión 486 “[…] por cuanto la marca mixta COLCHONES DORMILIFE, no cumple con los requisitos exigidos por la misma para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] Lo anterior, por cuanto “[…] la marca solicitada, en su parte gráfica es idéntica a las marcas mixtas previamente registradas por Orthobed S.A.S. […]”14.

Segundo cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.2. Señaló que “[…] antes de iniciar el análisis comparativo entre los signos, es importante anotar que la parte que le otorga distintividad a los tres signos es su parte gráfica, pues los elementos nominativos de todos son evocativos y comunes en la clase 20 internacional, por tanto marcariamente débiles, de tal forma que conforme a la doctrina y a la jurisprudencia sobre el tema, el análisis debe recaer, reitero, sobre los elementos que realmente son diferenciadores, en este caso, el gráfico […]”15. 6.3. Afirmó, frente a la comparación entre las figuras de los signos mixtos DORMILIFE y K-MATIC, que “[…] la figura de la marca solicitada es exactamente igual a la figura de la marca K-MATIC. Tres líneas dispuestas exactamente de la misma manera, la primera perpendicular, la segunda horizontal, y la tercera perpendicular, asemejando un objeto reclinado, de tal manera que la marca

solicitada no parece más que una variación del signo ya registrado por mi mandante, por ende, el público consumidor, que ya relaciona esa figura con los productos de la clase 20 internacional, asumirá cuando menos, que se trata de un mismo empresario […]”16. 6.4. Señaló, sobre las marcas DORMILIFE y K-MATIC, que “[…] las dos marcas evocan un mismo concepto, pues a pesar de tratarse de lo que pareciera ser los planos de una imagen, ambos evocan la idea de descanso, de un objeto que es usado por comodidad, de tal modo que esto refuerza la ya evidenciada confusión visual entre ambos signos […]”17. 14 Cfr. Folio 27 15 Cfr. Folio 20 16 Cfr. Folio 31 17 Ibidem. 6.5. Añadió, en este sentido, que “[…] los signos gráficos son idénticos, los conceptos de los mismos son idénticos y la distribución gráfica de las dos marcas es exactamente la misma, por lo cual no queda lugar a ninguna duda respecto de la posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto […]”18. 6.6. Indicó, frente a las comparación entre las marcas DORMILIFE y ORTHOBED, que “[…] la marca solicitada está dispuesta de la misma forma en que están dispuestas las líneas que conforman la marca de mi mandante, pues se trata de líneas semi curvas en sentido horizontal, de tal modo, que la marca solicitada parece ser un signo derivad del registrado por mi mandante, pues simplemente se limitaron a hacer una variación uniendo el círculo del final a la línea, lo que no es suficiente para diferenciarlas, pues en la mente del consumidor ya está grabada

esa figura relacionada con los productos del a clase 20 […]”19.

Tercer cargo: Violación del artículo 150 de la Decisión 486 6.7. Manifestó que la parte demandada vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, toda vez que “[…] era obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio revisar de oficio los antecedentes marcarios que reposan en su base de datos para concluir si la marca solicitada era registrable o no. […] Y afirmó que “[…] es evidente que esta función no se cumplió a cabalidad, pues la marca ha debido ser negada de oficio por la preexistencia de la marca KMATIC, cuyo titular es mi mandante, pues tal como quedó señalado antes, las figuras (que es la parte predominante en ambas por ser su parte nominativa descriptiva) de ambas es exactamente la misma […]”20.

Cuarto cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política 6.8. Argumentó que, con la expedición de los actos administrativos acusados la parte demandada viola el debido proceso “[…] ya que las resoluciones atacadas no motivan de manera material su decisión, es decir, no hacen un estudio de fondo del conflicto, simplemente se limitan a hacer un recorrido superficial por ambas marcas, llegando a una conclusión que carece de sentido jurídico, pues pasa por alto que el elemento nominativo de la marca solicitada no tiene fuerza distintiva alguna, se trata de elementos comunes en la clase 20 internacional, 18 Cfr. Folio 32 19 Cfr. Folio 34 20 Cfr. Folio 35 además de ser descriptivos, por ende es imposible que ese sea su elemento

predominante […]”21. Contestación de la demanda

7. La parte demandada22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 7.1. Indicó que “[…] el apoderado de la parte demandante hace uso de ella intentando justificar sus pretensiones, pero como es visible en su escrito de demanda, no hace una explicación coherente y determinante entre la norma que cita y las razones por las cuales esta se pudo ver quebrantada con la decisión que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio […]”24.

Respecto del cargo de violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 7.2. Afirmó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio ha indicado en los Actos Administrativos motivo de controversia que la marca mixta registrada “DORMILIFE” frente a las marcas registradas por las sociedades opositoras, no son susceptibles de generar riesgo de confusión por cuanto existen diferencias entre los signos en el campo ortográfico, fonético y visual que le permitirían al consumidor hacer una individualización de los signos al encontrarlos en el mercado […]”25. 7.3. Añadió que “[…] con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, esta Superintendencia considero que, de la impresión en conjunto de las marcas analizadas no se observan semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas o conceptuales que generen confusión. Si bien, los signos comparten la inclusión de la figura curva en la composición, analizándolos en su conjunto tal y

como debe realizarse su examen, encontramos que cada uno de ellos cuenta con unos trazos particulares en su diseño que permiten su diferenciación. Aunado a lo 21 Cfr. Folio 37 22 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 73 23 Cfr. Folios 58 a 72 24 Cfr. Folio 62 25 Cfr. Folio 65 anterior, el signo solicitado se acompaña de la expresión evocativa DORMILIFE, generando una impresión diferente en el consumidor […]”26. 7.4. Concluyó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en incumplimiento de lo legalmente previsto para esos casos, toda vez que, como se dejó claro en el acápite de hechos de la presente demanda, todas y cada una de las etapas del señalado proceso se llevaron a cabo con sujeción a las normas que regulan el mismo, surtiéndose las etapas procesales respectivas, además no existe una sola prueba por parte del apoderado de la parte demandante que pueda desvirtuar el estricto cumplimiento de sus derechos […]”27. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso28 contestó la demanda29 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 8.1. Manifestó que “[…] la marca registrada mediante las Resoluciones N° 59356 de 28 de septiembre de 2012 y 8252 de 28 de febrero de 2013, cumple con los requisitos mencionados en el artículo 134, consideración que efectivamente llevó a

cabo la Superintendencia de Industria y Comercio antes de efectuar la conexión de la marca mixta COLCHONES DORMILIFE […]”30. 8.2. Explicó que “[…] la mencionada marca consiste en etiqueta con una combinación de palabras, figuras y símbolos que efectivamente pueden constituir una marca, como se observa a continuación, de modo tal que no se encuentra razón alguna para indicar que la Oficina Nacional Competente de Registro de Marcas violó dicha disposición […]”31. Respecto del cargo de violación del literal a) artículo 136 de la Decisión 486 8.3. Afirmó que “[…] con la expedición de las Resoluciones N° 59356 de 28 de septiembre de 2012 y 8252 de 28 de febrero de 2013, cuya nulidad pretende el demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio no incurrió en violación 26 Cfr. Folio 67 27 Cfr. Folio 69 28 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 96 29 Cfr. Folios 77 a 94 30 Cfr. Folio 81 31 Ibidem. alguna de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que estas resoluciones, además, se profirieron en acatamiento a la normatividad comunitaria, adecuándose a la legislación interna vigente que le imponen su objeto y finalidad y a las reglas de interpretación de las mismas, es decir la administración cumplió íntegramente con la legalidad establecida, de acuerdo a las atribuciones otorgadas en el decreto ley 2153de 1992, es por ello que el fundamento legal de los actos acusados se ajustan a lo determinado en la

normatividad que regula el sistema marcario […]”32. 8.4. Señaló que “[…] observando los signos, es necesario resaltar que la solicitud de nulidad carece de todo fundamento en tanto las marcas a las que se refieren las resoluciones atacadas y la demanda de nulidad corresponde a marcas MIXTAS. A este respecto es menester tener presente lo que de manera reiterativa han sostenido la doctrina y la jurisprudencia: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico […]”33. 8.5. Indicó que “[…] el elemento predominante en las marcas descritas en los hechos y en la marca DORMILIFE es el precisamente el DENOMINATIVO, es decir, el que causa a primera vista un ingente impacto en el consumidor quien generalmente al requerir un producto o servicio lo hace invocando la palabra o denominación que contiene el conjunto marcario y que ha logrado retener en su mente […]”34. 8.6. Sostuvo, teniendo en cuenta lo anterior, que “[…] se evidencia que las expresiones DORMILIFE, ORTHOBED y K-MATIC, son el elemento predominante, no sólo por corresponder al elemento denominativo, sino dado su tamaño y posición en los conjuntos marcarios relacionados, el cual es mucho mayor frente al

elemento gráfico […]”35. 32 Cfr. Folio 82 33 Cfr. Folio 82 34 Ibidem. 35 Cfr. Folio 83 8.7. Afirmó que “[…] NO EXISTE NINGUNA COINCIDENCIA EN DICHAS EXPRESIONES, las mismas tienen diferentes extensiones, se componen de letras distintas y en distintas posiciones, por lo que de ninguna manera existe semejanza entre ellas, lo cual acertadamente consideró la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el análisis de registrabilidad de los signos […]”36. 8.8. Añadió que “[…] la marca DORMILIFE, corresponde a una marca MIXTA, la Superintendencia analizó el signo en su conjunto, pero también ajustándose a derecho y de acuerdo con los argumentos del opositor en su momento en aras de atenderlos, determinó que si bien en el elemento gráfico del signo DORMILIFE existían algunas coincidencias, su configuración es distinta no sólo ortográfica sino gráfica, máxime cuando, como veremos más delante, el concepto implicado en la figura resulta de uso común y por ende inapropiable en el mercado correspondiente a los productos para los cuales fue registrado el signo […]”37. 8.9. Manifestó, frente a los elementos gráficos de las marcas comparadas, que “[…] en el caso que nos ocupa, el demandante pretende reivindicar derechos exclusivos sobre un CONCEPTO QUE A TODAS LUCES ADOLECE DE UNA DEBILIDAD MARCARIA Y DISTINTIVA POR TRATARSE DE LA EVOCACIÓN DE UNO DE LOS PRODUCTOS QUE IDENTIFICAN LOS SIGNOS, lo cual también resulta evocativo para todos los productos de la clase, por corresponder a

accesorios y productos complementarios. En efecto, la línea ondulada a la que se refiere la demandada que hace parte de la marca ORTHOBED es una evocación la figura de UN COLCHÓN Y/O CAMA ELÉCTRICA (producto que se encuentra incluido en la clase 20 internacional) con una persona en la parte superior, así como puede resultar evocativa de sus partes, accesorio