CE-11001-03-24-000-2013-00431-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo PARADOR VERDE y las marcas mixtas PARADORES registradas en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia / EXPRESIÓN DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVA – Lo es PARADOR / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo PARADOR no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / MARCA COMPUESTA – Lo es PARADOR VERDE / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo PARADOR VERDE para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza por no tener similitud con las marcas mixtas PARADORES previamente registradas en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos PARADOR VERDE de la marca concedida y PARADORES de la marca previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por doce (12) letras; y el segundo compuesto por nueve (9) letras, […] Considerando que, del análisis comparativo entre los términos de la marca concedida y la marca previamente registrada se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión parador la comparten los signos confrontados; sin embargo, la marca PARADOR VERDE es compuesta, es decir, consta de dos palabras que la hace

tener mayor distintividad de la marca PARADORES, por lo que la expresión verde refuerza las diferencias entre las marcas en conflicto y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. […] La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: […]Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto que las expresiones parador y paradores tienen silabas tónicas diferentes, debido que el acento de la palabra parador está ubicado en la silaba ra, mientras que el de paradores está en la silaba do, además, la marca concedida es compuesta por dos palabras lo que hace que estas se diferencien en su pronunciación, por lo que no sea posible la confusión entre ellas. […]La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En el caso sub examine, la palabra parador significa “[…] posada o mesón […]”, por lo que la Sala precisa que, en principio las marcas podrían tener una relación o similitud conceptual, en razón a que la expresión parador es descriptiva, por cuanto se refiere a los servicios de alimentación y hospedaje, los cuales corresponden a los servicios prestados por la marca concedida y la previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, la marca concedida está compuesta por otra expresión

“verde” lo que la hace diferenciarse de la marca previamente registrada, en razón a que es ésta no es descriptiva ni evocativa de los servicios prestados y, es una expresión que no comparten las marcas, lo que hace que le de fuerza distintiva a la marca concedida, de la marca previamente registrada. En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida PARADOR VERDE es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca PARADORES previamente registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, es decir, que existen similitudes entre las marcas confrontadas de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor, por lo que es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTRO DE UNA MARCA - Requisitos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD -Distintividad / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es PARADOR de los servicios que identifican la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza / SIGNO DESCRIPTIVO – No lo es PARADOR VERDE por estar acompañado de la palabra verde que no se usa

para decir o definir cuáles son los servicios prestados / MARCA NOMINATIVA PARADOR VERDE - Goza de suficiente distintividad para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza La falta de distintividad está prevista como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que de acuerdo a lo previsto en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo los signos compuestos, formados por uno o varios más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrados siempre que forme un conjunto suficientemente distintivo […]” y agregó que “[...] se deberá establecer si las denominaciones PARADORES, contenida en el signo solicitado PARADOR VERDE (denominativa) es descriptiva de los servicios a distinguir en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas […]”. […] De la revisión de la definición del término PARADOR en el Diccionario de la Real Academia Española la Sala encuentra que es “[…] posada o mesón […]”, por lo que considera que la expresión parador es descriptiva de los servicios que identifican la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza,

como son “[…] servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”, en razón a que se evidencia que la palabra parador hace alusión al servicio prestado. 55. La Sala observa que a pesar de que la palabra parador es descriptiva respecto de esos servicios que distingue, está acompañado de otra palabra que es verde, lo que hace que sea una marca compuesta y que no esté conformada solamente por palabras descriptivas, por cuanto la palabra verde no se usa para decir o definir cuáles son los servicios prestados, por cuanto no es inherente o propio de los servicios de la clase que representa. En este sentido, la marca nominativa PARADOR VERDE no está conformada solo por palabras descriptivas y, en consecuencia, goza de suficiente distintividad para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es PARADOR en la clase 43 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de registrabilidad / MARCA NOMINATIVA PARADOR VERDE - Es susceptible de representación gráfica al estar expresado en letras / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo PARADOR VERDE para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza porque no pierde el requisito de la distintividad intrínseca por tener una palabra de uso común y descriptiva De la revisión de las pruebas obrantes en el expediente y una vez consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial en la página oficial de la parte demandada para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la Sala considera que la expresión PARADOR es un término de uso común para la

Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza, […] Por lo anterior, la Sala considera que la palabra PARADOR es de uso común para identificar los servicios de la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo y ningún empresario puede impedir el registro como marcas de signos que la incluyan, siempre y cuando tengan elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad. En ese sentido, la Sala considera que la expresión parador resulta registrable bajo la condición de ser una marca débil al utilizarla para todos los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por lo mismo, no puede utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca. La Sala concluye que la marca nominativa “PARADOR VERDE”, es susceptible de representación gráfica al estar expresado en letras; en efecto, podrá ser perceptible a los sentidos del consumidor y ser seleccionado con facilidad por este. Asimismo, no pierde el requisito de la distintividad intrínseca por tener una palabra de uso común y descriptiva como se explicó en párrafos precedentes, por lo que tiene la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad del artículo 135 literales a) y b) PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - Excepciones / EXCEPCIÓN DE NOTORIEDAD - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIÓN DE OPOSICIÓN ANDINA - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIÓN DE OPOSICIÓN ANDINA – Aplicabilidad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que existen dos excepciones al principio de territorialidad, la primera, la marca notoria y, la segunda, la oposición andina. Frente a la segunda excepción ha considerado que “[…] de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos de propiedad industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes del País Miembro están delimitados al país en que se conceden. No obstante lo anterior un registro marcario válidamente concedido en un País Miembro podrá ser usado en otro cualquiera de los países de la Comunidad Andina como fundamento de una oposición […]”. De conformidad con lo expuesto, atendiendo a que la marca PARADORES se encuentra registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales son Estados Miembros de la Comunidad Andina y que la parte demandante presentó oposición a la solicitud de registro del signo PARADOR VERDE demostrando su legitimidad de acuerdo a lo previsto a la normatividad andina, la Sala considera que la excepción al principio de territorialidad resulta aplicable para el caso sub examine, motivo por el cual se realizará el cotejo respectivo. DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNOMarco normativo y desarrollos jurisprudenciales comunitarios RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 147

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00431-00

Actor: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Nulidad Relativa Temas: Cotejo de marcas mixta y nominativa.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada Paradores de Turismo de España S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 69091 de 30 de noviembre de 2011, 27781 de 30 de abril de 2012 y 10264 de 18 de marzo de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Paradores de Turismo de España S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, adecuado4 a la acción de nulidad relativa, prevista en el

1 Por medio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 5 2 Cfr. Folios 56 a 76 3 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 4 En el auto por medio del cual se admitió la demanda. artículo 1725 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que se declare la nulidad de i) la resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 20116, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; ii) la resolución núm. 27781 de 30 de abril de 2012 7, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”8: expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y iii) la resolución núm. 10264 de 18 de marzo de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa PARADOR VERDE, para identificar productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la Campiña S.A., en adelante tercero con interes directo en el resultado del proceso

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones9: “[…] PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 69091 de 30 de Noviembre del año 2011, notificada a mi representada el 09 de diciembre

del año 2011, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., titular de las marcas "PARADORES + D" en clase 43 en PERÚ, BOLIVIA y ECUADOR y concedió́ el registro de la marca nominativa "PARADOR VERDE", para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 Internacional, a favor de la sociedad LA CAMPIÑA S.A. con domicilio en Bogotá́ D.C., Colombia. 5 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la

nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 6 Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Paradores de Turismo de España S.A. y concedió el registro de la marca nominativa PARADOR VERDE para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza 7 Esta Resolución confirmó la decisión contenida en la Resolución 69091 de 30 de noviembre de 2011

8. Esta Resolución confirmó la decisión contenida en la Resolución 69091 de 30 de noviembre de 2011 9 Cfr. Folios 58 a 59

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 27781 de 30 de abril del año 2012, notificada por fijación en lista el 03 de mayo del año 2012, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, previamente interpuesto, confirmó la Resolución No. 69091 de 30 de noviembre del año 2011, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., titular de las marcas “PARADORES +D” clase 43 base de la oposición. TERCERA-.Que se declare la nulidad de la Resolución No. 10264 de 18 de marzo del año 2013, notificada por fijación en lista el 02 de abril del año 2013, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación interpuesto, confirmó la Resolución No.

69091 de 30 de Noviembre del año 2011, por medio del cual se declaró́ infundada la oposición presentada por la sociedad PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., titular de las marcas "PARADORES" clase 43 en PERU, BOLIVIA y ECUADOR, base de la oposición, y concedió́ el registro de la marca nominativa "PARADOR VERDE", para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 Internacional, a favor de la sociedad LA CAMPIÑA S.A, con domicilio en Bogotá D.C. Colombia., AGOTANDO LA VÍA GUBERNATIVA CUARTA-. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada, DECLARAR FUNDADA la oposición presentada por la sociedad PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., y en consecuencia se NIEGUE el registro de la marca nominativa "PARADOR VERDE", para la clase 43 Internacional, otorgada a favor de la sociedad LA CAMPIÑA S.A., domiciliada en Bogotá́ D.C., Colombia. QUINTA-. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, CANCELAR el registro de la marca nominativa "PARADOR VERDE", para la clase 43 internacional concedida a favor de la sociedad LA CAMPIÑA S.A. SEXTA-. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. […]” Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 29 de marzo de 2011, el registro como marca del signo nominativo PARADOR VERDE, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de abril de 2011 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 627, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en su marca PARADORES registrada en la República del Perú, en la República del Ecuador y en el Estado Plurinacional de Bolivia. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa PARADOR VERDE para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Presentó los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011. 4.5. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 27781 de 30 abril de 2012, confirmó la Resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011, y concedió el recurso de apelación 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 10264 de 18 de marzo de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 69091 de 30 de noviembre de 2011.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales a) y b) del artículo 135 y el artículo 147 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina10, en adelante la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así11: Primer cargo: violación de los literal a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 6.1. Indicó que “[…] La Superintendencia de Industria y Comercia viola la norma en medida que otorga la marca “PARADOR VERDE”, estando previamente registrado y vigente el signo “PARADORES” en Perú y Bolivia, 10 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 11 Cfr. Folio 62 países de la Comunidad Andina, para distinguir los mismos servicios de la clase 43 Internacional; quebrando con ese proceder los derechos adquiridos por mi representada, y olvidándose de la función que debe cumplir a entidad en defensa de los consumidores. La marca solicitada carece de distintividad, para ser otorgada como marca de servicios […]”12 6.2. Manifestó que “[…] la marca PARADOR VERDE, es una imitación de las marcas "PARADORES + D" previamente registradas y acreditadas en Perú́, Ecuador y Bolivia en la clase 43, y solicitada en Colombia, por lo tanto, no existe posibilidad de diferenciación para los consumidores, con graves perjuicios para el público consumidor y para mi representada la firma PARADORES DE TURISMO

DE ESPAÑA S.A. […]”13

Segundo cargo: violación del artículo 147 de la Decisión 486 6.3. Adujó que “[…] En el presente caso obra la causal de irregistrabilidad por cumplirse los dos supuestos señalados en la norma, ya que en primer lugar la marca PARADOR VERDE es muy similar al signo “PARADORES + D” solicitado para la clase 43 (sic) en Colombia y registrado para la clase 43, y actualmente vigentes en los países de la CAN, Perú, Ecuador y Bolivia y en segundo lugar porque distingue servicios en la clase 43 Internacional, es decir exactamente los mismos servicios que distingue la marca PARADORES + D previamente registrada por mi representada, lo que hace que el riesgo de confusión sea EVIDENTE, para los consumidores. […]”14. 6.4. Sostuvo entonces que “[…] las marcas “PARADOR VERDE” y “PARADORES”, al momento de efectuarse el análisis de conjunto arrojan a primera vista una indudable semejanza pues sin entrar en detalles las marcas “PARADOR VERDE” y “PARADORES” despiertan una impresión de conjunto similar a los ojos de los consumidores. Nótese que la parte inicial y primaria de la marca aquí cuestionada PARADOR, reproduce en su totalidad a la marca registrada. Además, en el cotejo de marcas debe imperar más las similitudes que las diferencias […]”15. 6.5. Agregó que “[…] la marca PARADOR VERDE, tiene la palabra adicional VERDE esta expresión no alcanza a darle suficiente novedad, pues hace 12 Cfr. Folio 63 13 Cfr. Folio 62 14 Cfr. Folio 65

15 Cfr. Folio 66 referencia al color del parador, por lo tanto, la parte esencial primaria y sobresaliente de la marca comentada radica en la expresión PARADOR. Lo anterior, en razón a que la marca “PARADOR VERDE” IMITA Y REPRODUCE la marca previamente registrada PARADORES CAUSANDO CONFUSIÓN y con ello, permitiendo que un tercero pueda percibir la fama, el prestigio y el posicionamiento alcanzado por el signo distintivo que explota legalmente mi representada a nivel nacional y andino […]”16 6.6. Concluyó que “[…] la decisión del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, viola el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al declarar infundada la oposición presentada por mi mandante con base en la marca “PARADORES” clase 43, y en consecuencia otorgar la marca PARADOR VERDE clase 43 […]”17. Contestación de la demanda

7. La parte demandada no contestó la demanda.

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso18 contestó la demanda19 y se opuso a las pretensiones formuladas así: Respecto del cargo de violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 8.1. Indicó que “[…] En caso de que el Despacho decida estudiar el cargo de violación de las mencionadas causales absolutas de irregistrabilidad, observamos que éste no se encuentra, como quiera que el signo “PARADOR VERDE” (mixto) cumple con los requisitos señalados en el artículo 135 letras a) y b), para constituir

una marca y funcionar como tal […]”20. 8.2. Manifestó que “[…] el signo “PARADOR VERDE” se ajusta al supuesto señalado en los artículos 134 y 135 a) de la Decisión 486, pues se trata de una combinación de palabras que resulta en un signo inherente apto distinguir productos o servicios en el mercado […]”21 16 Cfr. Folio 66 17 Cfr. Folio 71 18 Por medio de apoderado. Cfr. folio 111 19 Cfr. folios 98 a 110 20 Cfr. Folio 100 21 Cfr. Folio 100 8.3. Añadió que “[…] en relación con el requisito de distintividad intrínseca regulado y exigido por el artículo 135 b) de la Decisión 486, observamos que el signo “ PARADOR VERDE” (nominativo) cumple con dicha exigencia, en tanto tomado en abstracto y analizado frente a los servicios que identifica, consiste en una combinación de palabras que conforman una estructura susceptible de ser percibida y operar en función distintiva, sin ser confundida con los servicios que busca identificar, ni con las características de estos […]”22 8.4. Adujo que “[…] la presunta carencia de distintividad de la marca “ PARADOR VERDE” (nominativa) alegada por la actoraal analizar dicho signo frente al signo “PARADORES” (mixto) que le fue negado en registro – es claramente cuestionado de distintividad extrínseca que debe ser examinado únicamente frente al artículo 136 a) de la Decisión 486, norma que en la demanda ni siquiera es invocada como violada, lo cual obedece a que, como se verá más adelante, la actora carece del

registro o de una solicitud anterior de registro del signo opositor PARADORES (mixto) en el cual pudiera fundamentar un cargo como tal […]”23 Violación al artículo 147 de la Decisión 486. 8.5. Manifestó que “[…] la actora formula el cargo de violación del artículo 147 de la Decisión 486 tal vez bajo la errada asunción de que dicho artículo constituye una causal de irregistrabilidad relativa autónoma y diferente de artículo 136 a) de dicha Decisión, o tal vez como intento recursivo ante el hecho de que no es posible alegar violación del artículo 136 a) al carecer de un signo previamente registrado o solicitado en registro susceptible de funcionar como marca y de ser cotejado como marca “ PARADOR VERDE” (nominativa) para establecer un alegado riesgo de confusión marcaria en el mercado colombiano […]”24 8.6. Adujo que “[…] que el artículo 147 de la Decisión 486, que se alega infringido mediante los actos acusados, no es en sí mismo una causal relativa de irregistrabilidad de marcas, sino una norma procedimental que debe aplicarse en concordancia con el citado artículo 136 a) que si establece propiamente la prohibición de registros de marcas confundibles con marcas ajenas a la declaratoria de nulidad relativa […]”25 22 Cfr. Folio 101 23 Cfr. Folio 101 24 Cfr. Folio 102 25 Cfr. Folio 102 8.7. Indicó que “[…] la demanda no se fundamenta en la violación del artículo 136 a) de la Decisión 486, por lo cual mal podrían acogerse las pretensiones de nulidad del demandante bajo cargos de violación no propuestos en la demanda.

Sin embargo, no está demás señalar que la SIC no erró en la aplicación de dicha norma al conceder, mediante los actos demandados, el registro de la marca “PARADOR VERDE” (nominativa), clase 43, reg. N°470.029 […]”26. 8.8. Concluyó que “[…] los actos administrativos proferidos por la SIC para conceder el registro de la marca “PARADOR VERDE” (nominativa) en clase 43, se ajustan a derecho, puesto que, de una parte, el signo opositor “PARADORES” (mixto) fue negado en registro por carencia de distintividad y mal puede predicarse confundibilidad entre una marca y un signo sin aptitud distintiva. De otra parte, porque aún cundo hubiese sido registrado el signo opositor como marca en Colombia, éste sería una marca distintivamente débil y el acto estaría obligado a tolerar el registro y uso de marcas que combinen la expresión “parador” con otros elementos que les impriman distintividad, como es el caso de la maca “PARADOR VERDE” (nominativa), no pudiendo fundamentar una pretendida confundibilidad marcaria en la sola expresión descriptiva, de uso común y de libre uso “parador […]”27 Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 8 de julio de 2016, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 585-IP-2015 de 5 de abril de 201728, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala Consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 135 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que se interpretan por ser aplicables al caso concreto. En relación con el Artículo 135, se interpretarán únicamente los literales a) y b), por estar en controversia la supuesta falta de distintividad de un signo. De oficio se interpretará el Artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 486 […]”, 26 Cfr. Folio 104 27 Cfr. Folios 95 a 96 28 Cfr. Folios 153 a 172 y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de marzo de 201929, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y