CE-11001-03-24-000-2013-00563-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto VIVENDUM y la marca nominativa VIVENTTE previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es VIVEN en la clase 37 / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto VIVENDUM para identificar “Servicios para la promoción de proyectos de construcción; reparación; servicios de instalación”, servicios de la Clase 37 por no configurarse similitud ortográfica ni fonética con la marca nominativa VIVENTTE que identifican productos de esa misma clase [L]a Sala concluye que el prefijo VIVEN es reproducido en un número mínimo de marcas registradas –dos en totala nombre de un número aún más limitado de titulares –dos-, además que se tratan de las marcas objeto de analisis en este proceso, por lo que de el citado prefijo no puede predicarse un uso común para la identificación de los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. […]Comparación ortográfica [O]bserva la Sala que: i) las marcas cotejadas tienen el mismo número de sílabas, en donde las dos primeras sílabas son las mismas para ambas marcas; ii) la marcas VIVENDUM y VIVENTTE se componen de ocho (8) letras; y iii) de las letras que comparten dos vocales y tres consonantes que se encuentran en la misma posición en ambas marcas. Lo anterior genera una impresión de semejanza entre ambas expresiones […] La Sala considera que las marcas en conflicto resultan diferentes, por cuanto ambos vocablos a pesar de estar conformados por igual número de sílabas, se

diferencian en su terminación lo que hace que entre ellas exista una diferencia notoria, ya que si bien, ambas marcas reproducen la palabra VIVEN, lo cierto es que, al tener una terminación diferente, esto es, para la primera DUM y para la segunda TTE, hace que su estructura ortográfica sea diferente. Comparación fonética El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar las marcas enfrentadas. En el presente caso, las expresiones en conflicto comparten la misma sílaba tónica en la misma posición, es decir, la sílaba que tiene mayor prominencia fonética (acento prosódico): E. Lo anterior conlleva a que, al pronunciar las marcas enfrentadas en voz alta y en forma sucesiva, se genere una impresión de semejanza […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula VIVEN se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca mixta VIVENDUM, esto es [vi-ven-dum] y la pronunciación de la marca nominativa VIVENTTE, es decir [vi-ven-te]. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas, ya que si bien, ambas marcas reproducen la palabra VIVEN, lo cierto es que, al tener un sufijo diferente, esto es, DUM y TTE, al realizar una lectura sucesiva y no simultánea, se escuchan ambas de una manera totalmente diferente. Comparación conceptual o ideológica La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. La

Sala precisa que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos o marcas tienen algún significado. […] Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra diferencias ideológicas entre las denominaciones cotejadas suficientes para evitar el riesgo de confusión entre el consumidor promedio. A pesar de que las marcas contengan el prefijo “viven”, dicha particula cuando se une con el resto de los elementos que conforman las marcas objeto del presente proceso desaparece, pues las palabras VIVENDUM y VIVENTTE, no tienen significación alguna en el idioma español, por lo que es claro que se tratan de unas de las marcas llamadas de fantasía, que fueron producto del ingenio e imaginación de sus autores. En este orden de ideas, las expresiones VIVENDUM y VIVENTTE al no estar asociadas a ninguna idea en particular, no puede decirse que sean iguales o semejantes desde el punto de vista conceptual o ideológico. Teniendo en cuenta el anterior análisis, la Sala considera que entre Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las expresiones VIVENDUM y VIVENTTE no existe una identidad ni similitud fonética. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas enfrentadas, de manera conjunta y sucesiva, y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya semejanza entre las marcas enfrentadas. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto VIVENDUM y la marca nominativa VIVENTTE previamente registrada / MARCAS – Que comparten una partícula / DISTINTIVIDAD DE LA MARCA – Cuando se comparte una partícula esta se da si está acompañada de otros elementos / REGISTRO DE LA MARCA – Procede cuando contiene elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora y permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de la otra marca que reproduce / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA En relación con el hecho que las marcas o signos objeto de análisis compartan una partícula o una de ellas sea una reproducción total o parcial de la otra, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencias de 12 de julio de 2018, 4 de octubre de 2018, 3 de diciembre de 2018, 29 de mayo de 2020, 11 de junio de 2020 y 26 de junio de 2020, entre otras, ha considerado que tal hecho no implica per se que la marca o signo, según sea el caso, se encuentre incurso en alguna causal de irregistrabilidad por afectar derechos de un tercero; toda vez que si está acompañada de otros elementos que le doten de suficiente distintividad y carga semántica, puede proceder su registro. En relación con las terminaciones de las marcas se consideró: “[…] el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que lleve a entenderse que se trata de un mismo servicio o producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación […]”. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge

como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas. De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00563-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actor: GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios; marcas evocativas; y forma en que se clasifican los productos y servicios a los

cuales se aplican las marcas SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Gases de Occidente S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 45319 de 31 de julio de 2012 y 46726 de 8 de agosto de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Gases de Occidente S.A. E.S.P., en adelante la parte demandante1, presentó2 demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad3, adecuada a la acción de nulidad relativa4 establecida en el artículo 1725 de la Decisión 486 de 14 de 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 17 a 38 3 Prevista en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Por medio de auto de 13 de diciembre de 2013. Cfr. Folios. 44 y 45 5 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante Decisión 486, para que se declare: i) la nulidad de la Resolución núm. 45319 de 31 de julio de 2012 “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 46726 de 8 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta VIVENDUM, que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyos titulares son los señores Mario Pacheco Cortés, Javier Francisco Ramírez

Restrepo y Michael John Lyon de Rhodes Dub, en adelante los terceros con interés directo en el resultado del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] 3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 45319 de 31 de Julio de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12 - 020006, por medio de la cual se concedió el registro de la marca VIVENDUM en clase 37 internacional solicitada por los señores

Mario Pacheco Cortés, Javier Francisco Ramírez Restrepo, y Michael John Lyon de Rhodes Dub. 3.2. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 46726 de 8 de Agosto de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12 - 020006, en la que se confirmó en sede de apelación la concesión del registro de la marca VIVENDUM en clase 37 internacional solicitada por los señores Mario Pacheco Cortés, Javier Francisco Ramírez Restrepo, y Michael John Lyon de Rhodes Dub. 3.3. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la Sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para

los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 6 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” 7 Cfr. Folios 18 y 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.4. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso solicitaron, el 6 de febrero de 2012, el registro como marca del signo mixto VIVENDUM, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 29 de febrero de 2012, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 639, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa VIVENTTE que identifica servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos declaró, por medio de la Resolución núm. 45319 de 31 de julio de 2012, infundada la oposición y, en

consecuencia, concedió el registro de la mixta VIVENDUM, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 45319 de 31 de julio de 2012. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 46971 de 31 de julio de 2012, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 45319 de 31 de julio de 2012. Normas violadas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a)8 del artículo 136 y del artículo 1519 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Afirmó que “[…] es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió indebidamente la marca VIVENDUM en clase 37 bajo el falso pretexto de que no era confundible con la marca VIVENTTE, lo cual sólo lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad y aplicación de reglas para el cotejo marcario fueron obviados, o al menos mal practicados por parte del examinador […]”10. 6.2. Manifestó que la “[…] violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

de 2000 con los siguientes elementos que revelan su transgresión: a) Las marcas VIVENDUM y VEVENTTE ostentan una semejanza que, según los criterios trazados por el Tribunal Andino, arrojan una similitud ortográfica de un 82 %, fonética de un 80 % y conceptual o ideológica de un 100 %, para un promedio de similitud de un 87%. Esto, sin duda, revela que sí existe semejanza entre los signos. b) Las marcas VIVENDUM y VIVENTTE, ambas en clase 37, coinciden en el género de servicios amparados, esto es, la construcción, reparación y los servicios de instalación, por lo que se revela la relación estrecha o identidad de los productos/servicios reivindicados. La concurrencia de estas dos circunstancias, por lo tanto, revelan que la marca VIVENDUM si es susceptible de generar un riesgo de confusión, por lo que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, 8 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 9 “[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el

Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 10 Cfr. Folio 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y su concesión por parte de la entidad demandada fue - por lo tanto – contraria a la norma supranacional y por lo mismo se encuentra viciada de nulidad […]”.11

Segundo Cargo: Violación del artículo 151 de la Decisión 486 6.3. Sostuvo que “[…] los servicios amparados por una marca se deben clasificar usando la “Clasificación de Niza”. […] 5.3.16. Para este caso en concreto, los señores Mario Pacheco Cortés, Javier Francisco Ramírez Restrepo, Michael John Lyon de Rhodes Dub solicitaron el registro de la marca VIVENDUM en clase 37 de la Clasificación de Niza para identificar "SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN; REPARACIÓN; SERVICIOS DE INSTALACIÓN", la cual fue concedida sin reparo alguno por parte de la entidad demandada. 5.3.17. La ilegalidad radica entonces en que los "servicios para la promoción de proyectos de construcción" (énfasis añadido) es un servicio que NO pertenece a la clase 37, sino a la 35 […]”12. 6.4. Precisó que “[…] los señores a Mario Pacheco Cortés, Javier Francisco

Ramírez Restrepo, Michael John Lyon de Rhodes Dub se equivocaron al solicitar la marca VIVENDUM en clase 37, si lo que pretendían era identificar "servicios para la promoción de proyectos de construcción", pues la debieron haber solicitado en clase 35. Sin embargo, fue la entidad demandada la que concedió contra legem el registro pese a la equivocación de los solicitantes al indicar la clase aplicable. Esta conducta, por lo tanto, dista de lo ordenado por el artículo 151 arriba citado, pues la entidad demandada no aplicó la Clasificación de Niza para concluir que los servicios estaban mal clasificados […]”13. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Sostuvo que “[…] con la expedición de las resoluciones sometidas a control de legalidad, no se incurrió en ninguna de las violaciones a la Decisión 486 de 11 Cfr. Folios 32 y 33 12 Cfr. Folio 33 13 Cfr. Folio 34 14 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 68 a 83

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2000 alegada por la sociedad GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., pues fueron expedidas por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites establecidos por la Ley y con el único fin de mantener el orden jurídico que demanda nuestro régimen de propiedad industrial […]”15 7.2. Indicó que “[…] (d)e entrada, es preciso advertir que la marca VIVENDUM

está compuesta por una palabra de 8 letras, en tanto que la marca VIVENTTE conformada por una palabra, con 8 letras. Así mismo, se tiene que las marcas en estudio se diferencian por su aspecto fonético ya que al momento de pronunciarlas emiten un sonido totalmente diferente permitiendo así la diferenciación entre una y otra situación más que suficiente para determinar su disparidad […]”16. 7.3. Adujo que “[…] (e)n conclusión, y por lo expuesto anteriormente, los actos administrativos acusados, expedidos por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante, razón por la cual en el presente caso hay lugar a que esa Honorable Colegiatura deseche los cargos de violación de la demanda y como consecuencia deniegue sus pretensiones […]”17. Terceros con interés directo en el resultado del proceso

8. Los terceros con interés directo en el resultado del proceso contestaron la demanda18 y se opusieron a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Señaló que “[…] los cargos formulados por el Actor desconocen totalmente el análisis que a profundidad realizó la Superintendencia de Industria y Comercio al analizar la viabilidad del registro de la marca VIVENDUM, sobre todo aquel realizado en la Resolución No. 46726 del 8 de agosto de 2013, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Actor […]”19. 8.2. Agregó que “[…] (e)n el acto administrativo referido, la Administración fue

clara en determinar que si bien era cierto que las dos marcas coincidían en el uso 15 Cfr. Folio 73 16 Cfr. Folio 76 17 Ibidem. 18 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 58 a 65 19 Cfr. Folio 60 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la expresión VIVEN, esta coincidencia no podía ser tenida en cuenta para concluir un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas. […]”20. 8.3. Indicó que “[…] (n)o hay ninguna norma o listado de servicios que nos indique que los servicios de promoción de proyectos de construcción se encuentran clasificados en la clase 35 y no en la clase 37 como fue clasificado por mi poderdante. Es bajo un criterio totalmente subjetivo que el actor realiza tal manifestación y llega a concluir que los servicios que pretenden distinguir mis poderdantes corresponden a una actividad publicitaria y de gestión de negocios (!) Los argumentos del actor se caen de su propio peso […]”21. 8.4. Concluyó que “[…] (c)onforme con el análisis realizado, es claro que controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados no es procedente y que antes de ser contrarios o violatorios de la norma sobre la materia, resulta armónica con aquéllas en tanto contribuye a hacer claridad sobre el alcance jurídico que en virtud de las mismas tiene el cuestionado elemento de la marca en mención. Por lo tanto, el Honorable Consejo de Estado deberá concluir

que los cargos alegados no tienen vocación de prosperar, de allí que se han de negar las pretensiones de la acción. […]”22 Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 9 de septiembre de 201423, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

Audiencia Inicial

10. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda24, llevó a cabo la audiencia inicial el 28 de julio de 201725, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 10.1.Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 20 Ibidem. 21 Cfr. Folio 64 22 Ibidem. 23 Cfr. Folios 111 y 112 24 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 25 Cfr. Folios 141 a 149

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.2.Se declaró saneado el proceso. 10.3.Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 10.4.Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y los terceros con interés directo en

el resultado del proceso. 10.5.Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 10.6.Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 10.7.Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 10.8.Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas

11. El Despacho Sustanciador consideró, en la audiencia de inicial, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 445-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017,27 en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] (l)a Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 y del artículo 151 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada […]

(d)e oficio, se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486, para analizar los signos de uso común […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 27 Cfr. Folios 167 a 182 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de marzo de 201928,

atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada y decretó la reanudación del proceso. Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 26 de septiembre de 201929, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos.

15. Dentro del término legal, las partes y los terceros con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 445-IP-2016 de 17 de noviembre de 2017; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; viii) el marco normativo sobre las palabras o signos de uso común respecto de productos y servicios; ix) el marco normativo sobre la forma en que se clasifican los productos y servicios a los cuales se aplican las marcas; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 8º.30 de la Ley 1437 sobre competencia del

Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8031 de 28 Cfr. Folios 239 a 241 29 Cfr. Folios 251 y 252 30 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 31 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 de marzo de 201932, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados33 son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 45319 de 31 de julio de 201234, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la

parte demandante y concedió el registro de la marca mixta VIVENDUM, en la que se indicó: “[…] La Dirección, luego de analizar los signos, y con base en Los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión, ya que con ellos, esto es el signo solicitado VIVENDUM, Se observa que no existe similitud capaz de generar riesgo de confusión en el mercado, toda vez que las terminaciones “DUM” y “TE” en uno y en otro caso, imprimen un primer impacto sonoro diferente al momento de su pronunciación sucesiva y en conjunto. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

4. Conclusión de acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se declara infundada la oposición presentada y se concederá el registro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE: Sección Primera: […] 2-. Los procesos de nulidad y restableci