CE-11001-03-24-000-2013-00571-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto RY y la marca mixta EL REY previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es EL en la clase 29, además por ser un artículo gramatical y por ello debe excluirse del cotejo / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es RY por no tener significado / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto RY para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por no tener semejanza con la marca mixta EL REY previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica […] [L]a Sala encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de las marcas se evidencia, por un lado, que se componen de una sílaba y comparten las consonantes en el mismo orden. Y, por otro lado, que tienen un número distinto de letras y que la marca opositora cuenta con la vocal E, mientras que la marca cuestionada no tiene vocales. […] Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre las marcas comparadas considerando su composición, en la media en que difieren en la extensión de la palabra (una tiene 3 letras y la otra solo 2), y una está conformada solo por consonantes y la otra por vocal y consonantes; diferencias que diluyen una posible similitud. Comparación Fonética […] [L]a Sala considera que, aunado a la falta de similitud ortográfica antes señalada, tampoco existe una similitud fonética, en la medida en que la pronunciación de ambas marcas es totalmente

diferente, comoquiera que la marca mixta REY cuenta con una vocal, mientras que la marca RY no tiene vocales. De esta forma la palabra REY se pronuncia rrei; mientras que la partícula RY se puede pronunciar ri, o erre – ye, si se pronuncia cada letra individualmente. Así, la Sala considera que las marcas comparadas no presentan una identidad o similitud fonética. Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra REY, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, hace referencia al “[…] monarca soberano de un reino […]”. La Sala considera que, comoquiera que el significado de la marca no tiene relación alguna con los productos que identifica de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se trata de una marca arbitraria. Y, por el otro lado, respecto de la marca RY, es claro que se trata de una de las marcas llamadas de fantasía, porque se trata de un término inventado que no tiene significado ni evoca alguna idea o concepto y, por el contrario, consiste en un producto de la imaginación de su autor. […] Así, para la Sala no es posible comparar ideológicamente la palabra REY con el término RY, por cuanto esta última es de fantasía y no tiene un significado en el idioma en español, lo que le otorga un alto grado de distintividad. En consecuencia, no es posible derivar del cotejo entre ambos términos una similitud conceptual que pueda inducir a error o confusión en los consumidores. Atendiendo a lo expuesto, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta

las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre la marca mixta EL REY y la marca mixta RY no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. COTEJO MARCARIO / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto RY en la clase 29 por ser distintivo / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia cumple con el requisito de distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA La Sala señala que, en los actos administrativos acusados, la parte demandada reconoció el carácter de notoriedad de la marca mixta EL REY, y extendió el reconocimiento de dicha notoriedad hasta el mes de enero de 2012 después de hacer una valoración integral de las pruebas aportadas por la parte demandante en el trámite administrativo. No obstante lo anterior, la Sala recuerda que esta Sección consideró, en providencia de 1.° de diciembre de 2017, que resulta irrelevante estudiar los cargos relacionados con la notoriedad de una marca cuando la marca objeto de análisis cumple con el requisito de distintividad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A /

DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL H

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00571-00

Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA Tercero interesado: ELKIN ALONSO TOBÓN CAMPUZANO Temas: Cotejo de marcas mixtas. Prevalencia de elemento nominativo en marcas mixtas.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Fábrica de Especias y Productos EL REY S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 76743 del 27 de diciembre de 2011, 40563 del 28 de junio de 2012 y 51160 del 28 de agosto de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Fábrica de Especias y Productos EL REY S.A., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y

Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, que se adecuó a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 1726 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante, Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 76743 del 27 de diciembre de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”8, y 40563 del 28 de junio de 2012, “Por medio de la cual se inadmite un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y iii) la Resolución núm. 51160 del 28 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 3 3 Cfr. Folios 29 a 47 4 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto

administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 6 “[…] Artículo 172 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 8 Esta resolución concedió el registro de la marca mixta RY, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta RY, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es el señor Elkin Alonso Tobón Campuzano, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones9:

“[…] Respetuosamente solicito a su Despacho:

1. Que declare la nulidad de la Resolución 76743 del 27 de diciembre de 2011, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca RY (mixta) para identificar productos de la clase 29 internacional.

2. Que declare la nulidad de la Resolución 40563 del 28 de junio de 2012, por medio de la cual se inadmitió un recurso de reposición interpuesto por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. contra la Resolución No. 76743 del 27 de diciembre de 2011.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución 51160 de agosto 28 de 2013, por medio de la cual se confirmó en apelación la Resolución 76743 del 27 de diciembre de 2011 que concedió el registro a la marca RY (mixta) en

clase 29.

4. Que, a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. en el expediente de la marca RY (mixta), y proceder a negar el registro de la marca RY (mixta) para identificar productos de la clase 29 internacional, ordenándole también a la entidad demandada proceder a la cancelación del título otorgado. 9 Cfr. Folios 30 y 31

5. Que ordene por los medios que correspondan, la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 25 de febrero de 2011, el registro como marca del signo mixto RY para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de abril de 2011, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 627, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas EL REY que identifican productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 76743 de 27 de diciembre de 2011, concedió el registro como marca del signo mixto RY para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación

Internacional de Niza.

4.4. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 76743 de 27 de diciembre de 2011. 4.5. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución 40563 de 28 de junio de 2012, inadmitió el recurso de reposición. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 51160 de 28 de agosto de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 76743 de 27 de diciembre de 2011. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 13410, el literal b)11 del artículo 135 y los literales a) y h) del artículo 13612 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Primer cargo: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó, respecto a los signos EL REY Y RY que “[…] La Superintendencia centró su análisis de confundibilidad desde un aspecto fonético; pero ignoró que “gramaticalmente” los signos “RY” y “EL REY” son completamente idénticos salvo por “una letra” […]”13. 6.2. Adujo, en este sentido, que “[…] no existen diferencias suficientes entre los signos que permitan al consumidor promedio y desprevenido distinguir cuál de los dos signos es cuál, pues sus dos (2) consonantes son idénticas, y la única

diferencia entre ambos es la letra “E” intermedia de la marca “REY”. […] Y afirmó que “[…] Si dos denominaciones comparadas contienen consonantes idénticas y ubicadas en el mismo orden (“R” / “Y”), puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las letras produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor, de tal manera que las marcas se confunden “GRAMATICALMENTE” […]”14. 10 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. 11 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […]”. 12 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […]”. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]. […]. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de valor comercial o publicitario. […]”. 13 Cfr. Folio 35 14 Cfr. Folio 37 6.3. Señaló, respecto a los actos administrativos proferidos por la parte demandada, que “[…] ignoran el argumento planteado por FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., respecto al riesgo de confusión visual que se presenta entre los conjuntos del signo solicitado y de la marca EL REY (pero esta vez en su versión mixta), en especial por la reivindicación de colores en cada uno y las incuestionables similitudes que saltan a la vista para el consumidor final […]15. Y adujo que “[…] tanto el signo RY como la marca EL REY reivindican colores rojos y amarillos que causan un impacto principal de apreciación en sus conjuntos. Son estos colores lo que más recordará el consumidor al apreciar ambos signos en el comercio, pudiendo asociarlos, reitero, a un origen empresarial común […]”16. 6.4. Afirmó, frente a la comparación entre las figuras de los signos mixtos EL REY y RY, que “[…] La comparación entre ambos signos permitía establecer que ambos reivindican colores rojos y amarillos muy similares que el consumidor podría asociar como de un mismo producto o de un mismo origen empresarial […]. Añadió que “[…] lo anterior se conoce como riesgo de confusión visual […]”17.

6.5. Indicó, frente a la comparación entre las marcas EL REY y RY, que “[…] la confusión gráfica o visual en este caso se produce por la simple observación del signo “RY”, que conduce a los consumidores a pensar, erróneamente, que se trata de una variación o nueva línea de productos afines a la marca EL REY, precisamente por la similitud de las gráficas de ambas marcas y la confusión GRAMATICAL de las palabras “RY” y “EL REY”, y en especial por, reitero, los colores ROJO y AMARILLO, hecho que la Superintendencia omitió por completo en su análisis de confundibilidad, pues insisto que se centró en un examen de cómo se pronunciaban los signos cuando esto era una diferencia y no una semejanza entre los signos […]”18.

Segundo cargo: Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 6.6. Manifestó que la parte demandada vulneró el literal h) del artículo136 de la Decisión 486, toda vez que “[…] en adición a que el signo “RY” está claramente 15 Cfr. Folio 38 16 Cfr. Folio 39 17 Ibidem. 18 Cfr. Folio 40 incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, también debo anotar que en la oposición de mi representada se planteó el argumento de que la marca EL REY era notoriamente conocida en Colombia hasta la fecha, por la continuidad de su notoriedad desde su última declaratoria para el periodo de tiempo comprendido entre 2002 y 2005, circunstancia que daba lugar a declarar que el signo solicitado también estaba inmerso en la causal de

irregistrabilidad del artículo 136, literal h), ibidem […]”19. 6.7. Indicó, respecto a la notoriedad de la marca EL REY, que “[…] mi representada aportó pruebas para demostrar dicha continuación de notoriedad e incluso pagó la tasa oficial correspondiente al presentar una oposición en otro expediente en la medida en que, tal y como lo ha manifestado la Oficina Jurídica de esa entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá “tener en cuenta la invocación de la declaración de la notoriedad en un trámite anterior, sin que se exija el pago de la tasa […]. Señaló que “[…] la Superintendencia se abstuvo de analizar estas pruebas con la tesis de que los signos en cotejo no presentaban similitudes. A pesar de ello, y tal como lo he demostrado en estos fundamentos, los signos RY y EL REY sí presentan similitudes susceptibles de confundir a los consumidores, por lo que la Superintendencia tenía el deberderivado del pago de la tasa por parte de mi representadade proceder a analizar, confirmar y declarar que la marca EL REY era notoriamente conocida en Colombia para la fecha en que se concedió el registro de la marca RY […]”20. 6.8. Señaló que “[…] el riesgo de confusión que presentaba el signo solicitado “RY” respecto de la marca registrada EL REY (hoy licenciada a FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.), era totalmente evidente (por tratarse de la misma marca menos una letra: REY / RY), y que en esa medida la resolución impugnada desconoció, por indebida interpretación, las causales de

irregistrabilidad consagradas en el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como la prohibición general de registrar signos que carecen de distintividad según lo estipulado por los artículos 134 y 135, literal b), ibidem […]”21. 19 Cfr. Folios 40 a 41 20 Cfr. Folio 41 21 Cfr. Folios 44 a 45 6.9. La parte demandante, aunque las invocó como normas vulnerados el artículo 134 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, no desarrolló el concepto de violación respecto de estos artículos. Contestación de la demanda

7. La parte demandada22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 de la Decisión 486 7.1. Indicó que “[…] primero hay que tener en cuenta que el signo que se pretenda registrar deberá contar con la suficiente distintividad ayudado tanto de su parte gráfica como de su parte ortográfica, cosas que la hacen diferente de las demás y con la cual se logra la distinción entre los productos o servicios a distinguir […]”.

Adujo que “[…] la marca que se debate en la presente demanda “RY” (mixta) cumple con las características descritas con el artículo trascrito pues su elemento gráfico y ortográfico la hacen diferente de la marca propiedad del demandante […]”24. Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 7.2. Afirmó que “[…] Está más que claro que para que un signo pueda registrarse como marca requiere traer consigo una distintividad especial que permita inferir

razonablemente que protege un servicio o un producto […]”25. Respecto del cargo de violación de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 7.3. Explicó que “[…] Es claro que según la normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; y de permitirse su registro se atentaría con el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos 22 Actuando por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 110 23 Cfr. Folios 96 a 110 24 Cfr. Folio 101 25 Cfr. Folio 102 confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que deseen adquirir […]”26. 7.4. Manifestó que “[…] Al analizar los signos confrontados es evidente que el elemento grafico de cada uno de ellos es preponderante por un lado tenemos que la marca “RY” se encuentra dentro de un ovalo rojo delineado por dos líneas de color negro dentro de este ovalo se encuentran las letras “RY” escritas con un tipo de letra especial, que como se logra observar no es una palabra como tal lo que daría como resultado que esta proviene de la imaginación o fantasiosas […]”27. 7.5. Indicó que “[…] en cuanto a la marca “EL REY” tenemos que hay un dibujo de un rey que se encuentra dentro de un rectángulo en donde sus lados superior e inferior son redondos, debajo de este tenemos la frase “EL REY” escrito con un

tipo de letra especial […]”28. 7.6. Añadió que “[…] en cuanto al elemento nominativo de cada signo, por un lado tenemos en tanto a la comparación fonética de las marcas enfrentadas de (sic) debe tener en cuenta las expresiones utilizadas en cada una de ellas lo que quiere decir que se deberán tomar por un lado “EL REY” y por el otro “RY” […]”29. 7.7. Concluyó que “[…] una vez realizado el cotejo en conjunto de los signos, del cual se logra evidenciar las fuertes diferencias fonéticas y visuales, lo cual permite al consumidor final distinguir con facilidad las marcas lo cual conlleva a que no exista riesgo de confusión alguno […]”30. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso31 contestó la demanda32 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 26 Ibidem 27 Cfr. Folio 107 28 Cfr. Folio 108

29 Ibidem 30 Ibidem 31 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 87 32 Cfr. Folios 88 a 92 Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 8.1. Manifestó que “[…] Aduce equivocadamente el demandante que “GRAMATICALMENTE” los signos “RY” y “EL REY” son completamente idénticos lo cual no corresponde a la realidad semántica y gramaticalmente no son ni parecidos y mucho menos idénticos, pretendiendo crear una confusión que en el idioma oficial nuestro no existe […]”33.

8.2. Explicó que “[…] si lo aducido por el actor, mi poderdante lo que buscaba era un provecho o querer confundir al consumidor para que pensara que compraba productos “EL REY”, en primer lugar, los productos son distintos; mi patrocinado comercializa carnes elaboradas y los del demandante son especies que no tiene semejanza, no son iguales y corresponden uno a productos derivados de las plantas y los de mi mandante son derivados del ganado vacuno o porcino […]”34. 8.3. Afirmó que “[…] nosotros estimamos que la empresa distinguida como Condimentos con su marca “EL REY”, no puede ni debe manifestar que la empresa de nuestro poderdante conocida por su marca “RY”, le puede afectar en el mercado interno y externo, por cuanto no son compatibles los productos y mucho menos hay similitud ni gramática, ni semántica y tal como se puede ver en las imágenes corporativas del uno y del otro, en sus marcas registradas, no son para nada parecidas, y en nada puede confundir al consumidor […]”35. 8.4. Señaló, respecto a la comparación desde el punto de vista fonético, que “[…] al pronunciar la una y la otra como sonarían? “RY” = “ri” o algún despistado podría decir “ry”. “EL REY” = “el rey” es claro suena tal como se escribe […]”36. 8.5. Indicó que “[…] La palabra “RY” no está en el Diccionario. La palabra “RY” no tiene significado por más que se busque en los diccionarios y en la web […]”37. 8.6. Concluyó que “[…] las letras referidas son totalmente diferentes la “R” del CONDIMENTO EL REY, tiene unas protuberancias en su línea recta, exactamente

tiene dos (2), mientras la “R” de “RY” solo tiene una en la parte superior de su 33 Cfr. Folio 89 34 Cfr. Folio 90 35 Cfr. Folio 91 36 Ibidem. 37 Ibidem. línea recta, la “Y” de “EL REY” es una letra mayúscula sin cambios tomando como referencia la letra “Y”, MIENTRAS LA “Y” de “RY”, es una “ye” o “y” latina minúscula, la cual en su parte inferior se dobla a uno de los lados […] las similitudes que tienen “EL REY” y “RY”, afloran por su ausencia […]”38. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 9 de septiembre de 201439, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 201640, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar pertinentes, pues no fueron materia de la controversia discutida ante la Corte consultante […]”.

Añadió que “[…] Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136

literales a) y h) de la Decisión 486 […]”41, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de junio de 2017, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada y vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial 38 Cfr. Folio 92 39 Cfr. Folios 94 y 95 40 Cfr. Folios 128 a 145 41 Cfr. Folio 132

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda42, llevo a cabo la audiencia inicial, el 30 de junio de 201743, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial, en los siguientes términos: “[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la

contestación de la misma, especialmente con el concepto de violación y la respuesta que del mismo se hace, consiste en determinar si la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con ocasión de la expedición de las Resoluciones 76743 del 27 de diciembre de 2011, 40653 del 28 de junio de 2012 y 51160 del 28 de agosto de 2013, por medio de las cuales, en su orden se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca RY (mixta) en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Elkin Alfonso Tobón Campuzano, se inadmitió el recurso de reposición y, se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el primer acto administrativo, llegó a quebrantar los artículos 134, 135 y 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto: (i) No se detuvo en el análisis de notoriedad de la marca EL REY de propiedad de la demandante. (ii) No efectuó el análisis de confundibilidad de las marcas en conflicto desde el punto de vista gramatical, gráfico y visual […]”44. 42 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 43 Cfr. Folios 156 a 161 44 Cfr. Folio 159 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se

encontraba pendiente de r