CE-11001-03-24-000-2013-00674-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA COMPUESTA – Lo es GE GANO EXCEL / MARCA DE FANTASÍA – Lo son GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y GE / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional al no existir similitud ortográfica ni fonética con las marcas mixtas GE registradas en las clases 7 y 11 El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. La Sala considera que de la comparación que hace entre los términos GE GANO CAFÉ 3 EN 1 de la marca concedida y GE de la marca previamente registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud, la primera de ellas siendo una marca compuesta, está conformada por catorce (14) letras, cuatro (4) palabras y dos (2) números; y la segunda compuesta por dos (2) letras […]Considerando que, del análisis comparativo entre las marcas se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la

expresión “GE” la comparten la comparten las marcas; sin embargo, la marca concedida es compuesta, por lo que las palabras GANO CAFÉ 3 EN 1 la hacen tener mayor fuerza distintiva de la marca previamente registrada. Asimismo, las palabras GANO CAFÉ refuerzan las diferencias entre las marcas cotejadas y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino […] Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto la marca concedida es compuesta, mientras que la previamente registrada es simple y, a pesar de que la marcas coinciden en iniciar con la misma expresión GE, la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 esta seguida de otras palabras que hacen que su pronunciación sea sustancialmente diferente a la marca mixta GE; de esta manera, no es posible la confusión entre ellas. Comparación Ideológica En el caso sub examine, la Sala encuentra que la palabra GANO significa “[…] adquirir caudal con cualquier género de comercio, industria o trabajo […]”; la palabra CAFÉ significa “[…] semilla del cafeto, como de un centímetro de largo, de color amarillento verdoso […]” y la palabra GE no tiene significado en el idioma castellano. […] [L]a Sala considera que, en el presente caso, las marcas cotejadas son de fantasía y arbitrarias porque: i) aunque la

palabra GANO tiene significado en el idioma castellano no guarda relación con los productos que identifica; ii) la palabra CAFÉ no da una idea de todos los productos que identifica la marca concedida, comoquiera que identifica productos adicionales al café; y iii) la palabra GE no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, por ser de fantasía no se pueden cotejar desde este aspecto. En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas GE previamente registradas. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas objeto de comparación de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas y, en consecuencia, el cargo no prospera. COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / FAMILIA DE MARCAS

• Concepto / FAMILIA DE MARCAS - No la constituyen las marcas GE / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA De la revisión de las pruebas obrantes en el expediente, consistentes en 49 certificados de registros marcarios; la Sala observa, por un lado, que la parte demandante es titular de la marca mixta GE para identificar productos y servicios de diferentes clases; y, por el otro, que se trata de la misma marca registrada en diferentes oportunidades y para diferentes clases. […] En virtud de lo expuesto, la Sala considera que la parte demandante no es titular de una familia de marcas en la medida en que no existe un conjunto de marcas que tengan un rasgo distintivo en común de las cuales sea titular y, por el contrario, se trata de una misma marca registrada en múltiples oportunidades para identificar diferentes productos y servicios. Lo anterior, en la medida en que la figura de familia de marcas supone la existencia de una pluralidad de marcas registradas que comparten o reproducen integralmente un mismo elemento o rasgo distintivo común, adicionando un elemento, gráfico o nominativo, que las diferencia una de la otra; por lo que tener una sola marca registrada en varias clases no permite entender que se trata de una familia de marcas. En este sentido, atendiendo a que la parte demandante no es titular de una familia de marcas, la Sala considera que no es procedente analizar si la marca concedida contiene elementos que incluyen algún rasgo distintivo de las marcas de titularidad de la parte demandante que permitan generar riesgo de confusión o de asociación entre ellas, máxime cuando se determinó supra que a marca concedida cumple con el requisito de distintividad y, por ende, el argumento no prospera.

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las

marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional al no existir similitud ortográfica ni fonética con las marcas mixtas GE registradas en las clases 7 y 11 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante si lo son GE ante las diferencias con el signo cuestionado GE GANO CAFÉ 3 EN 1 [L]a Sala considera que no es procedente realizar el estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de las marcas mixtas GE, con registros núms. 229380 y 229379, que identifican respectivamente productos de la clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas comparadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de las marcas GE, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca GE, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486. REGISTRO MARCARIO – Prohibición respecto de los signos que puedan

engañar a los medios comerciales o al público / MARCA mixtA GE GANO CAFÉ 3 EN 1 – Procede su registro porque no induce a engaño al consumidor Cargo de nulidad por la violación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, no podrán registrarse como marca aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. [L]a Sala considera que la marca mixta concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 no induce en engaño al consumidor, debido a que dentro de los productos amparados bajo la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran los productos agrícolas, de los cuales hace parte el café; por lo que el público consumidor pensará que se trata de una marca que ofrece ese producto en específico, con la posibilidad que puede encontrar otros productos agrícolas, pero como se evidencia la marca no describe el lugar de procedencia del producto ni la calidad del mismo. En este sentido no prosperan los cargos. PROTECCIÓN DEL SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO - Marco normativo RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo SIGNOS ENGAÑOSOS – Marco normativo FAMILIA O SERIE DE MARCAS - Estudio de Derecho Comparado en la Unión Europea y la normativa de la Comunidad Andina / FAMILIA DE MARCAS – Concepto La Sala encuentra las siguientes similitudes y diferencias respecto del concepto de

familia de marcas, al comparar el desarrollo que la figura ha tenido en la Unión Europea y en la Comunidad Andina. En primer lugar, en cuanto a la definición de la figura de familia de marcas, la Sala observa que, tanto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la definición se mantiene igual en su esencia, comoquiera que ambos se refieren a la familia de marcas como un conjunto de marcas de un mismo titular, diferentes entre sí pero que comparten un elemento distintivo común que genera en el público consumidor una impresión común general que lo lleva a asociar las marcas a un origen empresarial común. Y, en segundo lugar, en cuanto a los requisitos para que se configure la familia de marcas y que esta pueda ser utilizada como fundamento de oposición a una solicitud de registro, la Sala encuentra que en la Comunidad Andina no se requiere un número específico de marcas ni que se presente prueba de su uso, como si ocurre en la Unión Europea. La Sala concluye que, tanto en la Unión Europea como en la Comunidad Andina, la figura de la familia de marcas se ha reconocido como parte del régimen normativo de marcas a través de un desarrollo jurisprudencial reiterado. Si bien en ambos regímenes la definición es esencialmente la misma, se presentan algunas diferencias en cuanto a su aplicación. En el mismo sentido, del desarrollo jurisprudencial expuesto supra, tanto de la Unión Europea como de la Comunidad Andina, se puede extraer los elementos esenciales de la figura de la familia de marcas que puede orientar la decisión que se adopta en el caso sub examine. En

este sentido, la configuración de una familia de marcas de marcas implica: i) una pluralidad de marcas; ii) pertenecientes a un mismo titular; iii) distintas entre sí pero que comparten un rasgo o elemento distintivo común; y iv) que dicho elemento distintivo común genere una impresión común general que lleve al público consumidor a asociarlas entre sí y a un origen empresarial común.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL I / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 229 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 110001-03-24-000-2013-00674-00

Actor: GENERAL ELECTRIC COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Temas: Cotejo de marcas mixta. Marca notoriamente conocida

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por General Electric Company contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 74866 de 30 de noviembre de 2012 y 41277 de 11 de julio de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. 1 Este Despacho, mediante auto de 16 de marzo de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. General Electric Company, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 20126, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 41277 de 11 de julio de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1, que

identifica productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Gano Excel Industries SDN.BHD., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso. Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: 2 Por medio de apoderado, Cfr. Folios 2 a 12 3 Cfr. Folios 138 a 199 4 “[…] Artículo 172. De la Nulidad del Registro. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

5 “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” 6 Mediante la cual declara infundada la oposición presentada por General Electric Company y concede el registro de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1, para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Cfr. Folios 140 y 141 “[…] 2.1. Que se decrete la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución N° 74866 de 30 de noviembre de 2012; por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad General Electric Company y conceder el registro de la marca GE GANO CAFÉ 3 EN 1 (mixta) a la sociedad GANO EXCEL INDUSTRIES SDN.BHD, para distinguir los siguientes productos: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta. (Productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza). 2.1.2. Resolución No. 41277 de 11 de julio de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 74866 del 30 de noviembre de 2012, decidiendo confirmar la Decisión contenida en la Resolución N° 74866 y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la

Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del Certificado de Registro asignado a la marca GE GANO CAFÉ 3 EN 1 (mixta), para identificar productos de la clase treinta y uno (31) internacional, en el registro de la propiedad industrial a su cargo. 2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 3 de abril de 2009, el registro como marca del signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1, para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 20 de septiembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 620, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas mixtas GE, que identifican productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 2012, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 2012. 4.5. El Director de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 38007 de 26 de junio de 2013, inadmitió el recurso de reposición con fundamento en que contra las actuaciones adelantadas por la Dirección de Signos Distintivos solo procede el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 41277 de 11 de julio de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 74866 de 30 de noviembre de 2012. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal i) del artículo 135, de los literales a) y h) del artículo 136 y de los artículos 224, 225, 228, 229 y 230 de la

Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: Primer cargo: violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que la parte demandada, con los actos administrativos acusados, vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[…] desconoció que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca para identificar productos de la clase en la clase 31 internacional […]”8. 8 Cfr. Folio 147 6.2. Asimismo, agregó que “[…] el otorgamiento del registro del signo GE GANO

CAFÉ 3 en 1 (mixto) a nombre de la sociedad GANO EXCEL INDUSTRIES SDN. BHD, afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que ostenta la marca mixta GE, en virtud de los registros números 229.380 y 229.379. Debe destacarse además que la marca mixta GE, tal y como se revisará en los capítulos 4.3 y 4.4 de este escrito, tiene el carácter de marca notoria […]”9. 6.3. Adujo que “[…] otorgar el registro de un signo similar a una marca previamente registrada genera riesgo de confusión para los consumidores, porque encontrarían en el mercado productos o servicios idénticos o de naturaleza o finalidad semejantes, identificados con marcas confundibles pertenecientes a diferentes personas. Por esta razón debe negarse la marca solicitada con posterioridad […]”10. 6.4. Sostuvo que “[…] en los actos acusados se ignoró la existencia de factores que evidencian claramente la similitud visual y conceptual presente entre los signos enfrentados. Adicionalmente se presenta una clara relación de complementariedad entre los productos identificados por la marca GE + GRAFICA y aquellos identificados por el signo GANO CAFE 3 en 1+ GRÁFICA. Ello conduce a que en efecto se genere riesgo de confusión para el público consumidor al momento de adquirir productos marca GE GANO CAFÉ 3 EN 1 + GRAFICA confundiéndolos con los productos la marca notoriamente conocida GE + GRÁFICA […]”11. 6.5. Agregó que “[…] en el caso objeto de esta acción de nulidad, la Administración debió concluir que la expresión GE carecía de fuerza distintiva,

en la medida en que para que una marca posea fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar de elementos que le confieran eficacia particularizante respecto de otras marcas previamente inscritas […]”12. 6.6. Aseguró que “[…] Desde el punto de vista visual el análisis comparativo de las marcas enfrentadas se debe centrar en la consideración que se trata de signos mixtos en los que predomina el elemento gráfico. Así pues, apreciadas de esta manera las marcas, se puede observar que su porción gráfica se encuentra conformada por la presencia de dos letras: la G y la E, las cuales, aparecen 9 Cfr. Folio 148 10 Cfr. Folio 150 11 Cfr. Folio 152 12 Cfr. Folio 154 escritas en un tipo de letra cursiva especial […]”13. 6.7. Insistió en que “[…] el tamaño, posición y disposición de las letras G y E predominan sobre la expresión "gano excel", que puede ser tomada como un elemento secundario que no dota de distintividad al signo y que, por tanto, no tendrá efecto alguno en la mente del consumidor al momento de recordarlo e individualizarlo frente a otras marcas ya existentes en el mercado […]”14. 6.8. Sostuvo que “[…] al ser apreciadas las marcas en conjunto, fácilmente se puede inferir que el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 corresponde a una variación de los registros números 229.380 y 229.379 de las marcas mixtas GE. En consecuencia, un consumidor promedio podría erróneamente identificar el origen empresarial de GE GANO CAFÉ 3 EN 1 como un producto de GENERAL

ELECTRIC COMPANY. De esta manera, resulta evidente concluir que en un análisis de conjunto entre los signos enfrentados produce en los consumidores la misma idea al punto de que el consumidor no encuentra en el signo GE GANO CAFÉ 3 EN 1 elementos adicionales que le permitan individualizarlo de la marca mixta notoria GE […]”15. 6.9. Indicó que “[…] la conexidad entre los productos identificados por el signo GE GANO CAFÉ 3 EN 1 solicitado y los productos de la clase 7 que identifica el registro número 229.380 es clara y obedece a una necesidad de complementariedad, pues sin las máquinas para procesadoras los productos de la clase 31 Internacional no adquieren su carácter de productos alimenticios para el consumo humano o animal […]”16. 6.10. Manifestó que “[…] la autoridad administrativa debió tener en cuenta la pluralidad de marcas registradas a favor de mi representada para concluir que, en el presente caso, resultaban aplicables las consideraciones de la jurisprudencia comunitaria en relación a la figura de “familia de marcas”. En efecto, era necesario considerar, que permitir el registro de un signo que reproduce en sus elementos gráficos y ortográficos de una marca que se encuentra registrada por otro empresario en más de 50 oportunidades, conservando características uniformes, necesariamente generaría confusión y real riesgo de asociación en los consumidores en relación con el origen empresarial de un signo similarmente 13 Cfr. Folio 159 14 Cfr. Folio 160 15 Cfr. Folio 162 16 Cfr. Folio 167 confundible [...]”17.

Segundo cargo: Violación del literal i) artículo 135 de la Decisión 486 6.11. Sostuvo que “[…] el signo GE CAFÉ 3 EN 1, es engañoso pues al

incorporar la partícula denominativa CAFÉ está informando directamente a los consumidores el producto que se identifica excluyendo, de tal forma todos aquellos que no sean CAFÉ […]”18 por lo que “[…] con este signo la sociedad GANO EXCEL INDUSTRIES SDN. BHD no identifica productos hortícolas, forestales y granos, animales vivos; frutas legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales no malta; los cuales fueron mencionados en el petitorio inicial, pues de acuerdo con la composición del signo solicitado el único producto que se identificará en el mercado es el CAFÉ […]”19.

Tercer cargo: violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 6.12. Indicó que “[…] el otorgamiento del registro de la marca GE GANO CAFÉ 3 En 1 a favor de GANO EXCEL INDUSTRIES SDN. BHD, afecta indebidamente el derecho de protección estricta que otorga a GENERAL ELECTRIC COMPANY el registro de los registros de marcas mixtas GE, signos distintivos notoriamente conocidos […]”20; en razón a que “[…] del análisis comparativo de los registros de marca mixta GE con el signo solicitado GE GANO CAFÉ 3 EN 1 podemos concluir que existen semejanzas que nos permiten afirmar que existe una reproducción e imitación parcial de la marca mixta GE en la marca GE GANO CAFÉ 3 EN 1, que da cabida a la aplicación de esta causal de irregistrabilidad. En concreto, el hecho de que el signo solicitado GE GANO CAFÉ 3 EN 1 reproduzca la presentación gráfica del signo mixto GE, constituye

reproducción e imitación en los términos del artículo 136 literal h) y, por lo tanto, configura el primer supuesto de irregistrabilidad consagrado en dicha norma […]”21. 6.13. Adujo que “[…] En este sentido, de conformidad con lo previsto en nuestra legislación marcaría vigente, la Superintendencia de Industria y Comercio debió reconocer en favor de estas marcas el carácter de notorias y así otorgar la 17 Cfr. Folio 173 18 Cfr. Folio 175 19 Cfr. Folio 175 20 Cfr. Folio 176 21 Cfr. Folio 177 protección especial establecida en la Decisión 486, por cuanto conceder un registro en estas condiciones necesariamente implica el aprovechamiento injustificado del prestigio que ha alcanzado la marca notoria entre el público consumidor y una dilución de su fuerza distintiva y de su valor comercial. La concesión del registro de signos que imitan, reproduce o constituyen una clara imitación parcial de una marca notoria, como la marca mixta GE, conlleva necesariamente a confusión, además de la dilución de su fuerza distintiva y su valor comercial […]”22.

Cuarto cargo: violación de los artículos 224, 225, 226, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 6.14. Sostuvo que “[…] el artículo 224 en consonancia con el artículo 230 definen el SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO como aquel que goza de reconocimiento entre los consumidores reales o potenciales, las personas que participan en los canales de distribución y en los círculos empresariales correspondientes a la actividad en la cual se usa el signo […]”23.

Asimismo, agregó que “[…] la Decisión 486 en el artículo 226 literales a), b), y c) atendiendo dicha línea, ha AMPLIADO LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario […]”24. 6.15. Aseguró que “[…] en la Resoluciones No. 74866 del 30 de noviembre de 2012 y No. 41277 del 11 de julio de 2013, el criterio de comparación frente a la marca solicitada GE GANO CAFÉ 3 EN 1 NO se hizo de forma rigurosa para evaluar los CUATRO RIESGOS contra los que se debe resguardar a los signos notorios como disponen las normas de la Decisión 486 de cuya infracción trata este cargo. En efecto, cuando la marca oponente es una marca notoria, el criterio que se aplica para el cotejo es muy riguroso y estricto, con el propósito de que, aún por una similitud o semejanza o por una conexidad de productos quiera un tercero aprovecharse del prestigio de la marca notoria o generar asociación o dilución de la fuerza distintiva de la misma […]”25. Contestación de la demanda 22 Cfr. Folio 177 23 Cfr. Folio 186 24 Cfr. Folio 186 25 Cfr. Folio 187

7. La parte demandada26 contestó la demanda27 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión

486 7.1 Sostuvo que “[…] en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, presentando finalidades disímiles, como quiera que el signo solicitado en registro pretende amparar productos de la tierra que no han sido procesados para su consumo, así como los animales vivos y las plantas vivas y los alimentos para animales, mientras que los productos amparados por las marcas opositoras consisten en aparatos eléctricos y electrodomésticos […]”28. 7.2 Agregó que “[…] es claro que los signos comparados a pesar de tener en común las letras GE no presentan semejanzas de forma tal que el consumidor confunda las marcas, toda vez que distinguen productos que se encuentran en diferentes clases de nomenclatura internacion