CE-11001-03-24-000-2014-00040-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca nominativa BIOGEN para identificar productos de la Clase 29 porque se demostró fue la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a las clases 1 y 5 [L]a Sala concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante no demuestran que la marca nominativa BIOGEN hubiera sido utilizada para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que lo que demuestran es la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, como la 1 y la 5. Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa BIOGEN en el mercado para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante y, en consecuencia, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 al decidir la cancelación total del registro de la marca nominativa BIOGEN. En este sentido, no prospera el cargo formulado. CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Notoriedad / NOTORIEDAD DE NOMBRE COMERCIAL – Laboratorio BIOGEN DE COLOMBIA S.A. / NOTORIEDAD DE LA MARCA – No puede derivarse del carácter notorio de un nombre comercial / MARCA NOTORIA – No lo es BIOGEN

La Sala observa que la parte demandante sostuvo durante el procedimiento administrativo y la demanda, que la marca BIOGEN gozaba de notoriedad y que, por lo tanto, no procedía su cancelación por no uso. No obstante, de las pruebas obrantes en los antecedentes administrativos la Sala observa que: i) la notoriedad a la que hace referencia la parte demandante no recae sobre la marca nominativa BIOGEN, objeto de estudio en el presente proceso, sino sobre el nombre comercial LABORATORIO BIOGEN DE COLOMBIA S.A. conforme a la Resolución núm. 15343 de 12 de junio de 2006, como lo indicó la parte demandada en los actos administrativos acusados; y ii) dicha notoriedad se reconoció para el periodo comprendido entre 1994 a 2004, periodo anterior al pertinente al caso sub examine. En este sentido, la Sala considera que le asistió razón a la parte demandada cuando sostuvo en los actos administrativos acusados que no hay material probatorio para extender el carácter notorio del nombre comercial citado y que dicha condición no se puede extender a la marca nominativa cuestionada en el presente caso. Por lo expuesto, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca nominativa BIOGEN como fundamento para oponerse a la cancelación del registro de la citada marca, no es de recibo en la medida que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde. CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo / RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 –

ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00040-00

Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Tercero: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.

Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorios Biogen de Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 10272 de 18 de marzo de 2013 y 49300 de 22 de agosto de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Laboratorios Biogen de Colombia S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en

adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 26 a 46 restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013, “Por la cual se cancela por no uso el registro de una marca”5, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 49300 de 22 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 164.733 que corresponde a la marca nominativa BIOGEN, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: “[…] 1.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 10272 DE 18 DE MARZO DEL 2.013 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se canceló por no uso de la marca BIOGEN (Nominativa), CLASE 29, de acuerdo con CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitado bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729,

cuyo titular es mi representada, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Esta resolución canceló por no uso el registro de la marca BIOGEN para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Cfr. Folio 28 2.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 49300 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2.013 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de

la decisión adoptada mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 10272 DEL 18 DE MARZO DEL 2.013 en el sentido de confirmar la cancelación por no uso de la marca BIOGEN (Nominativa) CLASE 29, de acuerdo con CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitado bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, cuyo titular es mi representada, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 3.- Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a título de restablecimiento del derecho, negar la cancelación por no uso del CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitado bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, para la marca BIOGEN (Nominativa), CLASE 29, y como consecuencia de ello se le restablezca a mi representada, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. su derecho de exclusiva sobre la misma. 4.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Pioneer Hi-Breed International, Inc., en adelante, el tercero con interés directo

en el resultado del proceso, solicitó, el 6 de noviembre de 2012, la cancelación por no uso de la marca nominativa BIOGEN, cuyo titular es la parte demandante, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud fue admitida el 20 de noviembre de 2012, mediante oficio núm. 21160, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013, canceló totalmente el registro de la marca nominativa BIOGEN. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49300 de 22 de agosto de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración los artículos 1657, 1668 y 1679 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina10, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación 7 “Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello

durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. 8 “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a

detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” 9 ““Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” 10 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial”

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Primer cargo: Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 6.1. Indicó, respecto al uso de la marca y la carga de la prueba, que “[…] en los tres años anteriores a la acción de cancelación de la marca, el signo distintivo BIOGEN (Nominativa), CLASE 29, con CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitada bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., si ha sido usada en los términos establecidos en la Decisión […]”11. 6.2. Argumentó, frente a las pruebas que aportó “[…] Con base en estas pruebas la primera conclusión que resulta es que la marca BIOGEN (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, ha sido usada en los términos establecidos en la Decisión 486,

mediante la comercialización en el mercado de productos amparados en esta clase por parte de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. […]”12. 6.3. Afirmó que “[…] Los productos amparados con la marca BIOGEN están en la clase 29 y son productos alimenticios de origen animal […] y añadió, en relación con lo anterior, que “[…] Por ello, el argumento contenido en las resoluciones cuya nulidad se solicita, según el cual los productos amparados por esta marca no están en esta clase NO puede ser aceptado, pues es claro que los productos contenidos en la descripción de las facturas son productos de carácter alimenticio, para consumo humano y de origen animal, razón por la cual si corresponden a los productos de la CLASE 29 y que están amparados en el mercado bajo la marca BIOGEN® (Nominativa) […]”13. 6.4. Indicó, en relación con lo anterior, que “[…] estas sustancias que hacen parte de la línea de excipientes de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE 11 Cfr. Folio 32 12 Cfr. Folio 33 13 Cfr. Folio 34 COLOMBIA S.A. y que están en el mercado identificados bajo el nombre de marca BIOGEN® son alimentos y no productos farmacéuticos o químicos como erróneamente se establece en la resolución que se recurre y que con base en esta argumentación solicito descartar y darles el trámite que corresponde […]”14. 6.5. Reiteró, frente a los productos de la marca BIOGEN y las pruebas aportadas, que “[…] al momento de contestar la acción de cancelación en contra de la marca de la referencia se anexaron con destino al expediente 21 facturas de productos

de marca BIOGEN® dentro del periodo comprendido entre Noviembre 6 del 2.009 y Noviembre 6 de 2.012 periodo dentro del cual se hace necesario probar el uso de la marca. Al respecto es pertinente aclarar lo siguiente: […] Las facturas fueron expedidas por la sociedad GRUFARMA S.A.S. sociedad identificada con el NIT NÚMERO 860.515.745-1 entidad ésta que como parte de su objeto social principal desarrolla la actividad de comercialización y distribución de toda clase de productos farmacéuticos, alimenticios, higiénicos, de aseo, excipientes, etc. En desarrollo de esa actividad la sociedad GRUFARMA S.A.S. comercializa en calidad de operador los siguientes productos de la línea excipientes empacados por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., productos de origen animal de carácter alimenticio, ACIDO ESTEARICO BIOGEN® , CAPSULA DE GELATINA BIOGEN® , LACTOSA MONOHIDRATO USP BIOGEN® , OVOALBUMINA BIOGEN® , PECTINAS BIOGEN® […]”15. 6.6. Agregó que “[…] de acuerdo a lo anterior, estos productos que a todas luces son productos alimenticios se encuentran identificados en el mercado bajo la marca BIOGEN® (Nominativa). […] Y adujo que “[…] es muy importante recalcar que la marca BIOGEN®, CLASE 29 si es y si ha sido utilizado en el pasado y actualmente por la sociedad GRUFARMA S.A.S. en su calidad de operador de productos de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. para distinguir en el mercado estos productos alimenticios, situación que se demuestra con las facturas que se anexaron al momento de contestar la acción de

cancelación y que corresponden al periodo de tiempo comprendido entre los meses de Noviembre de 2.009 y Noviembre de 2.012 […]”16. 14 Cfr. Folio 36 15 Cfr. Folio 37 16 Ibidem 6.7. Sostuvo que “[…] el hecho de que en la descripción del producto en las facturas no aparezca la marca BIOGEN® que es el argumento en el cual se basa la oficina de marcas como soporte de la cancelación de la marca, no obedece a que no tengan ese nombre de marca BIOGEN®, sino al hecho de que como en cualquier operación sistematizada el número de caracteres es limitado […]”17. 6.8. Reiteró que “[…] en nuestra opinión resultan inaplicables al presente caso las normas contenidas como fundamento de esta acción, a saber, los Artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ya que, como quedó debidamente probado la marca BIOGEN (Nominativa) CLASE 29, si ha sido usada en los términos establecidos en la Decisión 486 […]”18. 6.9. Señaló, por último, respecto a la notoriedad del nombre comercial BIOGEN que “[…] En el caso del nombre comercial BIOGEN es importante destacar que mediante la Resolución Número 15343 del 12 de Junio del 2.006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la notoriedad del nombre comercial BIOGEN […]”19. 6.10. Afirmó, sobre la notoriedad del nombre comercial BIOGEN, que “[…] la notoriedad del nombre comercial BIOGEN en el mercado es irrefutable y por tanto

solicito considerar esta circunstancia como determinante para efectos de no acceder a la presente pretensión de cancelación por no uso. Un signo con esta calificación de notorio tiene una protección especial que supera los límites de la especialidad, por lo tanto, quien es titular de uno de ellos, puede impedir el uso o registro de una marca igual o parecida a la suya sin que sea necesario entrar a demostrar una afinidad entre los productos o servicios amparados por los signos en conflicto […]”20. 6.11. Manifestó que “[…] dada la protección que le concede la ley a las marcas notorias, resultaría totalmente contradictorio permitir la coexistencia con una marca idéntica que identifique productos pertenecientes a una misma clase pero a diferentes productos, afectando el derecho de titular de la marca notoria, en el 17 Cfr. Folio 38 18 Cfr. Folio 39 19 Ibidem 20 Cfr. Folio 40 sentido de privarlo de una manera injusta del privilegio de exclusividad que se predica de la misma […]”21. Contestación de la demanda

7. La parte demandada22 contestó la demanda23 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición al cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 7.1. Indicó que con la expedición de los actos administrativos acusados “[…] no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina como tampoco de sus normas complementarias, por el contrario, las mismas se fundamentan en estas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto […]”24.

7.2. Sostuvo que “[…] del análisis probatorio efectuado por la Oficina se encontró que la facturación allegada por la sociedad demandante de la marca no logra probar el uso real de la marca BIOGEN (Nominativa), durante el periodo relevante […]”. Añadió que “[…] por tal razón, la decisión adoptada en las Resoluciones No. 10272 del 18 de marzo de 2013 y 49300 de 22 de agosto de 2013, objeto de demanda, fue tomada con base en el material probatorio obrante dentro de la actuación administrativa, pues de las facturas allegadas al plenario no se logra constatar que efectivamente se hubiese usado la marca, pues en ninguna factura se observa la marca cancelada, si bien es cierto que las facturas son un medio idóneo también es cierto que el contenido de este material probatorio debe estar encaminado a probar el uso de la marca lo cual no ocurre en el presente caso […]”25. 7.3. Añadió, en relación con lo anterior, que “[…] en la facturación aportada se puede observar que las mismas no contienen la descripción detallada de los servicios o productos vendidos por lo que para la administración era imposible 21 Cfr. Folio 41 22 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 78 23 Cfr. Folios 67 a 78 24 Cfr. Folio 69 25 Cfr. Folio 70 establecer si las mismas correspondían o no a la venta de productos identificados con la marca “BIOGEN”. […] Ahora bien, el demandante en su escrito de demanda hace alusión a que las facturas aportadas no contienen la descripción detallada en vista a que el sistema de facturación de su mandante en los caracteres para

realizar el detalle de la venta se encuentra limitado, lo cual va en contravía de lo ordenado por el código de comercio, por lo que sin lugar a dudas dejó a la administración con una duda razonable sobre el uso de la marca lo que no dejaba otro camino que cancelar la marca por no uso […]”26. 7.4. Afirmó, respecto a la valoración de las pruebas, que “[…] en el presente caso, el análisis y valoración de las pruebas se hizo en conjunto y tendiente a determinar que no se presentó el uso real, efectivo y continuo de la marca, dando como resultado que prosperara el trámite de cancelación, debido a que la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA. ciertamente no demostró durante la etapa administrativa que se encontraba haciendo uso de manera seria, real, efectiva, continua y razonable dentro del tráfico mercantil de la marca BIOGEN (Nominativa), amparada en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza […]”27. 7.5. Agregó que “[…] En efecto, se evidenció de las pruebas allegadas al expediente administrativo no se puede evidenciar que los productos incluidos en las mismas estén identificados con la marca BIOGEN y por lo tanto no permiten acreditar el uso de tal signo para identificar los productos distinguidos por el certificado de registro No. 164.733 cuya cancelación se dio […]”28. 7.6. Indicó que “[…] los productos que se encuentran relacionados en dichas facturas, no se encuentran dentro de la clase 29, como es el caso de la lactosa (Clases 1 y 5), y por lo tanto no acreditarían el uso del signo dentro de la Clase 29,

respecto de la cuál fue otorgado el certificado de registro objeto de este trámite de cancelación. […] En ese orden de ideas y atendiendo al material probatorio aportado, a mi mandante no le quedaba otro camino que el de cancelar la marca BIOGEN pues si bien es cierto que la misma se encuentra vigente, también es cierto que del material probatorio aportado no se logró demostrar el uso de la 26 Ibidem. 27 Cfr. Folios 75 a 76 28 Cfr. Folio 76 marca en el mercado para identificar los productos de la Clase 29 señalados anteriormente […]”29. 7.7. Concluyó, sobre la notoriedad del nombre comercial, que “[…] es preciso aclarar que, en primer lugar, la citada resolución declaró la notoriedad del nombre comercial LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. es decir, que no se trata de la notoriedad de una marca y por tanto no se podría dar una extensión automática, y en segundo lugar la notoriedad tiene un ámbito temporal en dicho caso comprendía de 1994 a 2004, es decir, mucho antes del periodo a demostrar que en este caso es, del 6 de noviembre de 2009 al 6 de noviembre de 2012, del cual no hay material probatorio para extender el carácter notorio del nombre comercial citado, en dicha medida no se puede dar extensión de las cualidades y características que goza un nombre comercial. […] Y agregó que “[…] como consecuencia de la omisión del deber de uso, es preciso mantener la cancelación total del registro, teniendo en cuenta la ausencia del deber del titular de demostrar el uso de la marca BIOGEN No. 164733 sobre todos los productos objeto del

registro […]”30 Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no contestó la demanda.

Audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda31, llevó a cabo la audiencia inicial, el 12 de septiembre de 201632, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 9.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 9.2. Se declaró saneado el proceso.

29 Ibidem. 30 Ibidem. 31 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 32 Cfr. Folios 89 a 96 9.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6 del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 9.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma presentada por la parte demandada; y la interpretación prejudicial. 9.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que en el presente medio de control no se incluyó una pretensión de contenido patrimonial. 9.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 9.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 9.8. Se refirió sobre la suspensión del proceso para efectos de elaborar y remitir, vía electrónica, la solicitud de interpretación prejudicial.

9.9. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas

10. El Despacho Sustanciador, en la audiencia inicial, consideró innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Interpretación prejudicial

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de junio de 2018, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 440-IP-2018 de 16 de noviembre de 201833, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó la 33 Cfr. Folios 113 a 130

Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. […] De oficio se interpretará el artículo 228 de la Decisión 486, para analizar la figura de la marca notoria […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de febrero de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de febrero de 2019, consideró

innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual, ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

15. Dentro del término legal, las partes reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación. El Ministerio Público y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 440-IP-2018 de 16 de noviembre de 2018; vii) el marco normativo de la cancelación del registro marcario por no uso; viii) el marco normativo sobre régimen probatorio; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 834 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8035 de 12 de marzo de 201936, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a

decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados37 son los siguientes: 19.1. La Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 201338, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos canceló por no uso el registro de la marca

nominativa BIOGEN, en la cual se indicó: “[…]

2. El caso concreto 2.1. La Marca objeto de cancelación 34 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 35 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de espe