CE-11001-03-24-000-2014-00251-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ESTRELLA MORENA y la marca nominativa ESTRELLA DAMM previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ESTRELLA en las marcas de la clase 32 y por ello se excluye del análisis / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo es MORENA / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es DAMM 7 REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ESTRELLA MORENA para identificar productos de la Clase 32, por no tener semejanza con la marca nominativa ESTRELLA DAMM previamente registrada en la misma clase Comparación Ortográfica De la comparación de los elementos nominativos, excluyendo la partícula de uso común, la Sala encuentra que las marcas tienen diferente conformación, por lo que no existe similitud alguna. En efecto, la primera se compone de tres (3) vocales, tres (3) consonantes y tres (3) silabas (MO-RENA), de las cuales la silaba tónica corresponde a la silaba RE; y la segunda está conformada por una (1) vocal, tres (3) consonantes y una (1) silaba (DAMM); motivo por el no existe similitud. Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] Atendiendo a que las marcas están conformadas por diferente número de vocales,

consonantes y sílabas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, considera que no existe similitud fonética entre las marcas cotejadas. Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. La Sala considera que la palabra MORENA, que compone la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, corresponde a una expresión evocativa, ya que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de un producto con características oscuras, esto es, en el caso de la cerveza, con color, sabor y olor, de características propias de las cervezas oscuras. […] Respecto de la palabra DAMM, que conforma la marca de la parte demandante, la Sala encuentra que no tiene significado alguno en el idioma castellano pero si en idioma sueco. […] Así las cosas, atendiendo a que DAMM es una expresión en un idioma extranjero, que no es de conocimiento y comprensión del público, la Sala considera que se trata de una partícula producto del ingenio del empresario y, en consecuencia, es de fantasía. En este sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, no es posible comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que la palabra DAMM es una expresión de fantasía. Corolario de

lo expuesto y una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellas; ii) aunque comparten la expresión ESTRELLA, éste es un término de uso común, el cual no puede, por un lado, ser tenido en cuenta para determinar la similitud o no de las marcas y, por el otro, impedirse el uso del mismo por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad; y iii) a pesar que una de las marcas está compuesta por un expresión evocativa como es MORENA, tal circunstancia no impide su registro en atención a que está acompañada de otros elementos. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ESTRELLA MORENA y la marca nominativa ESTRELLA DAMM previamente registrada / PARTÍCULA DE USO COMÚN - Exclusión en examen comparativo de marcas / PARTÍCULA DE USO COMÚN - Lo es ESTRELLA en las marcas de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza La Sala concluye, conforme a lo anterior, que la palabra ESTRELLA es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, debe ser excluida del cotejo marcario. En este punto advierte la Sala que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de la partícula no impide la comparación de las marcas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G /

DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00251-00

Actor: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Comparación entre marcas mixtas y nominativas. Reglas cuando prevalece el elemento nominativo. Partículas de uso común. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Sociedad Anónima Damm, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento

manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. La demanda

1. Sociedad Anónima Damm, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la

parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, de la Comisión de la Comunidad Andina6, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 20137, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta ESTRELLA MORENA que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Inversiones Inmobiliarias Porto S.A.S., en adelante tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 8 3 Cfr. Folios 25 a 47 4 “[…] Artículo 172. De la Nulidad del Registro. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en

el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 5 “Por la cual se expide el Régimen Común de Propiedad Industrial” 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 7 Mediante la cual se resuelve un recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012 y, en consecuencia, declara infundada la oposición presentada por la Sociedad Anónima Damm y concede el registro de la marca mixta Estrella Morena, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Cfr. Folios 27 y 28 “[…] Respetuosamente solicito a su Despacho: 5.1. Que declare la nulidad de la Resolución No. 56357 de 26 de Septiembre de 2013, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM contra la solicitud de registro de la marca ESTRELLA MORENA (Mixta), y se concedió el

registro de dicha marca, a nombre de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. para identificar productos de la clase 32 internacional y declaró agotada la vía administrativa. 5.2. Que, se ordene la entidad demandada que cancele el certificado de registro de la marca ESTRELLA MORENA (Mixta) en la Clase 32 Internacional a favor de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. 5.3. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 20 de julio de 2011, el registro como marca del signo mixto ESTRELLA MORENA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de enero de 2012, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 636, la cual fue objeto de oposición por parte de la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa ESTRELLA DAMM, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012, negó el registro como marca del signo mixto ESTRELLA MORENA para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la

Clasificación Internacional de Niza. 4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 56357 de 26 de septiembre de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 39063 de 27 de junio de 2012 y, en consecuencia, concedió la marca mixta ESTRELLA MORENA para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La parte demandante adujo la vulneración del artículo 1349, del literal b)10 del artículo 135 y del literal a)11 del artículo 136 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134, del literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que “[…] (d)e la lectura de la norma trascrita se desprende con claridad el hecho de que en el presente caso hubo una violación de los postulados consagrados en los referidos artículos por parte de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca ESTRELLA MORENA (Mixta), no tuvo en cuenta que para que un signo pueda ser registrado como marca deberá

ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado [...]”12. 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 10 “[…] b) carezcan de distintividad; […]”. 11 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 12 Cfr. Folio 33 6.2. Sostuvo que “[...] la marca solicitada ESTRELLA MORENA y la marca registrada ESTRELLA DAMM de mi representada, cuentan con identidad parcial desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual, lo cual induce al consumidor a error al momento de elegir el producto deseado en el mercado

[...]”13. 6.3. Agregó que “[...] para saber sí un término o expresión cuyo registro como marca se pretende puede ser considerado descriptivo respecto de los productos o servicios que este ampararía, se debe formular la siguiente pregunta: ¿Cómo es, cual es el origen o para que sirve el producto? […] En ese sentido, el término MORENA como de manera correcta lo reconoce la demandada, indica de manera directa una de las características del producto en Clase 32 que se pretende amparar bajo la marca solicitada, sino la característica más desatacada e importante del mismo. En efecto, el término MORENA alude a un tipo de cerveza, que se distingue de las demás por ser de color muy oscuro y sabor fuerte que recuerda al chocolate o al café. Es la cerveza más pura, considerando que el lúpulo y la cebada se queman más y de ahí adquiere ese color, aroma, y sabor más intenso que la clara […]”14. 6.4. Precisó que “[...] llama poderosamente la atención el hecho que la expresión ESTRELLA, que en manera alguna puede considerarse de uso común en relación con productos de la Clase 32, haya sido elegida corno elemento nominativo único de la marca solicitada. En ese sentido, el solicitante no pudo haber elegido la palabra ESTRELLA como parte de su marca de manera arbitraría y sin intención de imitar la marca registrada y posicionada por mí representada ESTRELLA DAMM. Por tanto, se concluye, que al incluirse la expresión arbitraría ESTRELLA por parte de mi representada en su marca, sería extraño concebir que al solicitante también se le ocurrió dicha expresión para identificar productos idénticos en el mercado [...]”15.

6.5. Destacó que “[...] la marca solicitada es similarmente confundible con la marca ESTRELLA DAMM de mi representada, desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual, al reproducir como señala la referida resolución, la expresión principal contenida en la marca previamente registrada, EXISTIENDO IDENTIDAD CON UNA DE LAS EXPRESIONES Y NO SOLO UNA 13 Ibidem. 14 Cfr. Folio 35 15 Cfr. Folio 38 MERA SEMEJANZA. Por lo tanto, la marca solicitada no es distintiva y no estará llamada a coexistir con la marca de mi representada [...]”16. 6.6. Precisó que “[...] (l)a doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos […] Al aplicar estos criterios al caso que nos ocupa, encontramos que en relación con los productos que identifica la marca ESTRELLA DAMM registrada en la Clase 32 y los productos que ampara la marca solicitada, existe identidad, ya que tienen la misma naturaleza, finalidad, comparten canales de comercialización y publicidad, y estarán dirigidos a un mismo público consumidor. Por consiguiente, es claro que al distinguir el mismo producto, CERVEZAS, se cumplen con todos los criterios arriba mencionados de conexidad competitiva [...]”17. 6.7. Concluyó que “[...] (p)or tanto, la comercialización de los productos bajo la marca solicitada ESTRELLA MORENA, causará en el público consumidor una inevitable confusión directa con aquellos comercializados bajo la marca de mi representada, toda vez que la identidad entre ambas marcas y la identidad entre

los productos que éstas identifican, conducirá al consumidor a acceder a un producto determinado creyendo que está accediendo a otro. En consecuencia, la marca solicitada también incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en los literales a) del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000 [...]”18. Contestación de la demanda La parte demandada

7. La parte demandada19 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Sobre el cargo de violación del artículo 134, el literal b) del artículo 135) y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1. Indicó que “[...] (c)on la expedición de la resolución acusada por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, no se incurrió en ninguna violación a las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la 16 Cfr. Folio 43 17 Cfr. Folio 44 18 Cfr. Folio 45 19 Por medio de apoderado. Cfr. Folios 74

Comunidad Andina. Al respecto es de expresar que, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas por el Decreto 4886 de 2011, y en la Decisión 486 de la CAN, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca, INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S y se negó la oposición hecha por la demandante SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM para distinguir los servicios de

la clase 32 del nomenclátor internacional de Niza […]”20. 7.2. Agregó que “[…] No obstante, con ocasión al estudio de registrabilidad hecho por la SIC de manera oficiosa para lo cual está facultada para realizar a efectos de salvaguardar los derechos de terceros que se puedan ver afectados con las concesiones; se halló que la pretendida marca registrada no estaba incursa en ninguna causal de irregistrabilidad. Ni tampoco se configuraban ninguna de las causales ni había lugar a la prosperidad de los argumentos esgrimidos por la sociedad opositora al interior de la actuación administrativa, como tampoco hay lugar a la prosperidad de los argumentos expuestos en el libelo demandatorio por parte de la demandante, todo esto tal y como consta en las piezas que conforman el expediente administrativo número 11-204458 de la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia [...]”21. 7.3. Precisó que “[...] (d)e la lectura de los anteriores artículos podemos observar claramente que al momento en que la SIC expidió el acto administrativo objeto de cuestionamiento, se evidencia flagrantemente que éste ni la concesión de la marca se encuentra inmerso en ninguna causal de irregistrabilidad, máxime cuando entre el signo solicitado y el signo previamente registrado existen diferencias ostensibles que permiten que el consumidor en ningún momento incurra en equívocos o confusiones [...]”22. 7.4. Estableció que “[...] el signo solicitado y concedido es una marca de naturaleza compleja conformada por nominativos y gráficos, los primeros consistentes en la denominación ESTRELLA, la cual ostenta diferentes acepciones, entre las cuales se incluyen la de un cuerpo celeste que brilla en la

noche, además de hacer referencia a una categoría que alude a algo que 20 Cfr. Folio 65 21 Ibidem. 22 Cfr. Folio 67 sobresale entre otros de su misma especia y que en consecuencia evoca una característica del producto que pretende identificar, bajo la cual se lee la denominación MORENA fácilmente asociada por el consumidor de cerveza con una característica de dicho producto (su color). Entre otras características que la hacen claramente distinta de la marca objeto de oposición y hoy de demanda. Circunstancia por la cual los signos que se comparan, aunque presentan un uso común de la denominación estrella y atendiendo a las diferentes acepciones de la misma, no resultan confundibles dada la presencia de elementos nominativos y gráficos adicionales en cada uno de los conjuntos marcarios que permiten concluir que al valorarlos en su conjunto el consumidor no se veía inducido en error respecto del origen empresarial de los mismos. En efecto, en la marca solicitada la presencia del elemento grafico (la estrella de cinco puntas la particular configuración cromática), permite a los consumidores diferenciarla de la opositora la cual ostenta sus propios elementos particularizadores consistentes en el uso de la denominación DAMM que por su naturaleza ostenta una máxima aptitud distintiva [...]”23. 7.5. Estableció que “[...] en atención a que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarse sobre la relación entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que no cumple uno de los supuestos de hecho y hace que la marca fuera registrada y por ende concedido su uso. Con base a lo

anterior, queda flagrantemente claro que la sociedad demandante yerra al considerar que se le vulneró su derecho previamente adquirido. Así las cosas, dichos cargos no están llamados a prosperar y por lo tanto no hay lugar al reproche de los actos administrativos atacados con ocasión a este cargo. Dejándolos incólumes frente a estas aseveraciones [...]”24. 7.6. Concluye que “[...] los actos administrativos acusados (sic), expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante [...]”25. 23 Cfr. Folios 67 y 68 24 Cfr. Folio 68 25 Cfr. Folio 73 Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso26 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Indicó que “[...] la marca base para la presente demanda de nulidad, ESTRELLA DAMM, certificado de registro No. 380048, de la Sociedad Anónima DAMM, se encuentra cancelada por no uso. […] La marca registrada por mi representado ESTRELLA MORENA goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conlleva al consumidor a confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos que pretenden proteger, y contrario a lo afirmado por la parte actora, de ninguna manera significa

que se esté apropiando del término ESTRELLA, ya que el consumidor medio lo va a solicitar como ESTRELLA MORENA, en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora. Para que el signo ESTRELLA MORENA, sea irregistrable, se requeriría que su conjunto marcario parte nominativa y parte gráfica, generen confundibilidad en el público consumidor, lo que significaría que las expresiones que forman la marca aun unidas carezcan de distintividad, lo cual no se presenta en la marca de mi representada, pues la combinación de todos sus elementos, términos y gráfica, logran que el signo adquiera la distintividad requerida para su registro. El signo solicitado por la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO S.A.S., se acompaña de una gráfica bastante característica, que le imprime la fuerza distintiva que requiere el signo, sobre la cual recae la función de la marca. [...]”27. 8.2. Resaltó que “[…] (a)l estudiar el signo reproducido anteriormente, y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, consideramos que no concurren los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en la Decisión 486, por cuanto, una vez analizado el conjunto marcario del signo cuyo registro se solicita consiste en un diseño que permite la individualización y protección de determinados productos […]”28. 8.3. Estableció que “[…] (e)n las marcas en conflicto, el termino inicial en ambos signos es "ESTRELLA" termino de uso común, y la palabra que las diferencian son "DAMM" y "MORENA", entre las cuales no se presenta confundibilidad. Como bien

lo señaló el Tribunal de Justicia, el vocablo de uso común no es apropiable en 26 Por medio de apoderado. Cfr. Folios 86 27 Cfr. Folio 81 28 Cfr. Folio 82 exclusiva y, por tanto, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. De lo anterior, resulta que el uso primario de la expresión "ESTRELLA" en la marca opositora ESTRELLA DAMM no impide que pueda ser utilizado por terceros, en nuevos signos para los mismos productos o para otros, siempre que la nueva composición gramatical tenga su distintividad, como es el caso de la marca ESTRELLA MORENA […]”29. 8.4. Por último, señaló que “[…] una vez hecho el anterior análisis se evidencia que dados los elementos adicionales que distinguen ambos signos, a los cuales el consumidor tiene total acceso, debe descartarse la existencia de confusión, incluso indirecta o potencial o riesgo de asociación entre "ESTRELLA MORENA" y la marca "ESTRELLA DAMM", ya que se reitera, la simple similitud fonética y gramatical es superada por la gran cantidad de detalles o elementos que en conjunto diferencian los signos aquí confrontados. Así las cosas, en derecho, argumentamos que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO actuó con total apego a la ley al conceder a la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SAS, el registro de la marca ESTRELLA MORENA, pues, está probado que: - El Conjunto Marcario ESTRELLA MORENA no es

descriptivo, ni genérico, ni mucho menos de usos común. - El Conjunto ESTRELLA MORENA, no es similarmente confundible con ninguna marca registrada, ni por asociación directa o indirecta […]”30. Solicitud de Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto del 11 de febrero de 201531, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 123-IP-2016 de 15 de septiembre de 201632, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] (e)l Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación 29 Cfr. Folio 82 30 Cfr. Folio 85 31 Cfr. Folios 113 y 114 32 Cfr. Folios 131 a 142 solicitada únicamente del Artículo 136 literal a), al tratarse de un tema relacionado con confusión y no por carencia de distintividad del signo solicitado. […] De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486, para tratar lo referente a las palabras de uso común […]” (resaltado fuera de texto) y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables a su juicio.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 20 de mayo de 201933,

atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201134. Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda35, llevó a cabo la audiencia inicial el 27 de mayo de 201936, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó un recuento de las principales actuaciones procesales adelantadas dentro del proceso; 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6.° del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, presentada por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y la interpretación prejudicial. 33 Cfr. Folio 85 34 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 35 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 36 Cfr. Folios 169 a 184 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que por la naturaleza de la acción no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus

diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencia de pruebas

13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 26 de septiembre de 201937, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escr