CE-11001-03-24-000-2015-00021-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede totalmente respecto de la marca mixta ARISTA al no demostrarse el uso real y efectivo, dentro del periodo relevante, específicamente frente a los servicios de “administración comercial” y “gestión de negocios comerciales” de la Clase 35 [L}a Sala considera que los documentos aportados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso en el procedimiento administrativo no demostraron un uso real y efectivo de la marca ARISTA para distinguir los servicios de “administración comercial” ni de “gestión de negocios comerciales” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que los documentos aportados no acreditan que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, a través de la marca mixta ARISTA, haya ofrecido y/o comercializado los servicios de asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial o de ayuda a la dirección de negocios o gestión de negocios comerciales a que se refiere la nota explicativa de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, le asistió razón a la Directora de Signos Distintivos cuando indicó, en la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013, que, aunque la referida marca se encuentra vigente y es usada en el mercado, no identifica los servicios incluidos en la Clase 35 sino que se ha usado para otro tipo de servicios ajenos a los comprendidos en esta Clase.

En efecto, la Sala considera que las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso no demuestran que la marca mixta ARISTA hubiera sido utilizada para identificar los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que lo que demuestran, es el desarrollo de actividades de construcción, arquitectura e ingeniería, servicios que pertenecen a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, tales como la 36, en relación a los negocios inmobiliarios, o 37, en relación a servicios de construcción. Así se evidencia de las distintas pruebas documentales aportadas, tales como: i) el brochure del tercero con interés directo en el resultado del proceso, donde se demuestra que la empresa ofrece diferentes servicios en la construcción de obras civiles, infraestructura urbana y edificaciones, y obras de urbanismo; ii) las facturas que evidencian la remuneración por concepto de construcción de estructura, obra gris y acabados, obras de urbanismo y construcción de obras civiles; iii) las certificaciones que demuestran el tercero con interés directo en el resultado del proceso se encuentra adscrito a diferentes organizaciones o agremiaciones de constructores y arquitectos tales como la Cámara Regional de la Construcción de Risaralda, la Asociación de Ingenieros de Risaralda y la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Risaralda; y iv) la solicitud de cotización para el proyectos “ampliación y adecuación de oficinas para el personal de las áreas de servicio en campo y mantenimiento”. La Sala destaca, además, que los servicios de “administración comercial” de la Clase 35 de la

Clasificación Internacional de Niza, al tener como finalidad la prestación de asesoría a terceros, no comprenden la administración propia de la empresa del tercero con interés directo en el resultado del proceso ni tampoco incluye la administración que se evidencia en las facturas como parte de los rubros AIU (administración, imprevistos y utilidades) ya que estos son propios de la ejecución de un proyecto inmobiliario o de construcción, y no de asistencia o asesoría en la dirección o explotación de la empresa comercial de terceros. Asimismo, si bien se aportaron unas facturas por el concepto de promoción de la comercialización de los servicios de telecomunicaciones y crecimiento de la base de clientes, los valores y cantidad de las mismas no corresponden a las cantidades pertinentes de conformidad con la naturaleza del servicio y la forma de su comercialización, toda Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vez que se trata únicamente de dos facturas de los meses de febrero y abril de 2011, lo cual no demuestra que el tercero con interés directo en el resultado del proceso esté usando en el mercado la marca mixta ARISTA para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en la cantidad y modo que normalmente corresponde dado la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. […] Así las cosas, la Sala concluye que no obran pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la marca mixta ARISTA en el mercado para identificar los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales

fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante, y, en consecuencia, la parte demandada al revocar la decisión de cancelación total por no uso de la marca y, en su lugar, declarar la cancelación parcial vulneró, por indebida aplicación, los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, al no aplicar en debida forma los criterios establecidos en las normas citadas supra y desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: razón por la cual, prospera el cargo formulado. CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00021-00

Actor: ARISTA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Arista S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la

Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014. 1 Este Despacho, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Arista S.A., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,6 expedida por el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar totalmente el registro de la marca mixta ARISTA, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Arista S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7:

2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 4 a 7 3 Cfr. Folios 68 a 84 4 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 6 Esta resolución revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013 proferida por la Dirección de Signos Distintivos y, en su lugar, canceló parcialmente el registro de la marca mixta ARISTA. 7 Cfr. Folio 69 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 53045 del 29 de

agosto de 2014 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y revocó la Resolución Nº 71671 del 29 de noviembre de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Segunda: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC cancelar en su totalidad el certificado Nº 380.552 correspondiente a la marca ARISTA (mixta), clase 35, de ARISTA S.A.S. (COLOMBIA) por no uso de la marca, conforme lo ordenó la Resolución Nº 71671 del 29 de noviembre de 2013 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC.

Tercera: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso.

Cuarta: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 15 de julio de 2013, la cancelación por no uso de la marca mixta ARISTA, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Arista S.A.S. 4.2. La referida solicitud fue admitida el 19 de julio de 2013, mediante oficio núm. 13.165, respecto de la cual se pronunció el tercero con interés directo en el

resultado del proceso. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013, canceló totalmente el registro de la marca mixta ARISTA. 4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 53045 de 29 de agosto de 2014, resolvió el recurso de apelación, Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el sentido de revocar la Resolución núm. 71671 de 29 de noviembre de 2013 y, en su lugar, dispuso cancelar parcialmente el registro de la marca mixta ARISTA, en el sentido de excluir el servicio de “gestión comercial”. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración los artículos 1658, 1669 y 16710 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina11, en adelante Decisión 486; el artículo 40 de la Ley 1437 y los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación así: Primer cargo: Violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486

6.1. Indicó que, en el caso sub examine, la parte demandada no aplicó en debida forma los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 “[…] al negar la 8 “Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. 9 “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en

cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” 10 ““Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” 11 “Régimen Común Sobre Propiedad Industrial” Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelación total por no uso de la marca ARISTA (mixta), clase 35, reg. N° 380.558, tras considerar equivocadamente que los documentos aportados por su titular durante la actuación administrativa demostraban el uso eficaz de la marca ARISTA (MIXTA) como distintivo de servicios de “administración comercial” en cantidad, modo y regularidad que normalmente corresponde […]”12. 6.2. Señaló, por un lado, que “[…] la SIC llegó a la conclusión de que el titular de la marca no acreditó el uso de ésta respecto de servicios de “gestión

comercial”, pero sí respecto de servicios de diferente naturaleza o no similares, como lo son los de “administración comercial” […]” y, por el otro, que dicha conclusión “[…] es errada, pues ninguna de las pruebas de uso aportadas por el titular de la marca objeto de cancelación permite establecer directa ni por vía de la inferencia (como lo hizo la SIC), que Arista S.A.S. (COLOMBIA), haya usado la marca ARISTA (mixta) para identificar propiamente servicios de “administración comercial” comprendidos en clase 35, sino que los conceptos de “administración” que aparecen en algunas pocas facturas de servicios de dicha compañía, hacen relación a servicios de administración no comercial, no comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y, por ende, no podía calificarse como uso serio y eficaz de la marca, de acuerdo a lo previsto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 […]”13. 6.3. Explicó, sobre la actividad comercial presentada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso a través de las pruebas aportadas, que “[…] las pruebas que la SIC tuvo en cuenta en el acto demandado como pruebas de uso de la marca ARISTA (mixta), clase 35 N° 380.552, no hacen referencia a servicios de dirección comercial de una o más empresas, que involucraran por parte de ARISTA S.A.S. (COLOMBIA) y por cuenta de sus clientes, actividades de diseño, organización, ejecución y control de la función comercializadora de las empresas de tales clientes para el logro de objetivos de comerciales de estos mediante ventas a terceros […]”14. 6.4. Afirmó, en relación con lo anterior, que “[…] los servicios de

“administración” de que dan cuenta algunas de las facturas aportadas por ARISTA S.A.S. (COLOMBIA) en la actuación administrativa, - facturas que en el acto impugnado ni siquiera son mencionadas en concreto, sino de forma genérica dificultando su contradicción – se refieren propiamente a servicios de 12 Cfr. Folio 71 13 Cfr. Folio 72 14 Cfr. Folio 75 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administración de las obras civiles que le fueron encargadas por sus clientes, administración que corresponde a la “dirección o supervisión de construcciones”, servicios que no tienen una finalidad de dirección en actividades comerciales de una empresa ajena, como es propio de los servicios de “administración comercial” clasificados en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que tienen una finalidad de la dirección y supervisión de la ejecución de las obras de acuerdo a su planificación, especificaciones técnicas, presupuestos, recursos y tiempos, tratándose en propiedad de servicios de “supervisión [dirección] “supervisión [dirección] (sic) de obras de construcción” enumerados expresamente por la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza […]”15. 6.5. Añadió que “[…] no podía la SIC, con base en solo seis facturas de ventas esporádicas de servicios de construcción, que relacionan costos menores de “administración” inferir (como señala el acto acusado) válidamente que facturas con costos de administración hacen referencia a honorarios por servicios de “administración comercial”, cuando en el contexto de las demás pruebas y de la

prestación de servicios de construcción resulta evidente que el concepto de “administración” a que se hace referencia es al de dirección de obras civiles y no al de una administración que involucre la realización de actividades por cuenta de terceros orientadas a metas u objetivos de carácter comercial de tales terceros […]”16. 6.6. Reiteró que “[…] la SIC erró en la apreciación de las pruebas aportadas por el tercero interesado para acreditar el uso de la marca ARISTA (mixta), respecto de servicios de “administración comercial” comprendidos en la clase 35, sino a servicios específicamente clasificados en la clase 37, como lo son los de administración o dirección de obras de construcción, máxime cuando los costos de “administración” descritos en las facturas apreciadas por la SIC acreditan el cobro de tales costos de forma esporádica, no seria, ni pública y regular de servicios de “administración” […]”17. 6.7. Sostuvo, en relación con las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, que “[…] resulta abiertamente contradictorio que la SIC, al tramitar en el expediente 08-061833 la acción de cancelación por no uso de la marca ARISTA (mixta), haya tenido como probado el uso de dicha marca respecto de servicios de “administración de proyectos inmobiliarios” y que más 15 Ibidem 16 Cfr. Folio 76 17 Cfr. Folio 77 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tarde, en la aquí demandada Resolución N° 53045 del 29 de agosto de 2014, haya

considerado que las mismas pruebas acreditan el uso de la misma marca respecto de servicios de “administración comercial” […]”18. 6.8. Agregó que “[…] lo anterior pone de presente la equivocada valoración probatoria que realizó la SIC en el acto demandado, pues lo que acreditan las pruebas de uso arrimadas a la actuación administrativa es que el uso de la marca se ha dado respecto de servicios de administración o dirección de obras civiles, clasificados en la clase 37, o, en gracia de discusión (cuestión que no comparte mi representada), respecto de servicios de administración de proyectos inmobiliarios, de clase 36, pero de ninguna manera prueban el uso de la marca respecto de servicios de “administración comercial” de clase 35 que implican la realización de actividades por cuenta de terceros orientadas al logro de objetivos comerciales o mercantiles y no al logro y ejecución de proyectos de construcción o inmobiliarios […]”19. 6.9. Adujo que “[…] las pruebas de uso que ARISTA S.A.S. (COLOMBIA) aportó para defender su registro de la marca ARISTA (mixta) en clase 35, al dar cuenta de que dicha sociedad ha prestado servicios de clase 37, concretamente, de ingeniería, arquitectura y construcción de obras civiles, también dan cuenta de que ha venido actuando en contravía del principio de buena fe, en tanto se hace patente que ha usado la marca ARISTA (mixta) a sabiendas de que vulnera el nombre comercial ARISTA de ARISTA S.A. (GUATEMALA) […]”20.

Segundo cargo: Violación del artículo 40 de la Ley 1437 y artículos 174 y 178

del Código de Procedimiento Civil

6.10. Sostuvo que la parte demandada “[…] al examinar las pruebas aportadas por el titular de la marca objeto de cancelación, debió haber rechazado in limine, como lo dispone el artículo 178 del C.P.C. las pruebas legalmente ineficaces y las impertinentes, a fin de adoptar la decisión con fundamento en pruebas regularmente aportadas al proceso, como lo ordena el artículo 174 del C.P.C. […]”21. 18 Ibidem 19 Ibidem 20 Cfr. Folio 79 21 Cfr. Folio 80 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.11. Afirmó, en relación con lo anterior, que “[…] la SIC fundamentó la resolución demandada en pruebas irregulares que debieron haber sido rechazadas por su ineficacia e impertinencia, puesto que se refieren a servicios de administración o dirección de obras de construcción, comprendidos en clase 37, y a servicios de administración de proyectos inmobiliarios, de clase 36, quebrantando así el artículo 40 del C.P.A.C.A. y de los artículos 174 y 178 del C.P.C., e igualmente los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, siendo procedente que se declare la nulidad del acto acusado por infracción de las normas procedimentales y sustanciales en que debió haberse fundado […]”22. Contestación de la demanda

7. La parte demandada23 contestó la demanda24 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición al cargo de violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión

486 7.1.Señaló que, con la expedición del acto administrativo acusado, “[…] no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina como tampoco de sus normas complementarias, por el contrario, la misma se fundamenta en éstas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto […]”25. 7.2.Afirmó que “[…] del análisis probatorio efectuado por la Oficina se encontró que la documentación aportada, especialmente del brochure, los estados de resultados de la sociedad, las facturas, las solicitudes cotización y los artículos en los periódicos, puede inferirse que la sociedad titular del registro se valió el signo ARISTA para identificar algunos servicios relacionados con proyectos de ingeniería y arquitectónicos, especialmente en lo concerniente a su diseño, estructuración y administración, sobre os cuales desarrollo diferentes actos de comercio de una manera constante durante el periodo relevante para este proceso, esto es entre 15 de julio de 2010 al 15 de julio de 2013 […]”26. 22 Ibidem 23 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 211 24 Cfr. Folios 202 a 210 25 Cfr. Folio 204 26 Ibidem Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.3.Agregó que “[…] esta Entidad consideró que dentro del material probatorio aportado al interior de la acción de cancelación de marca, se probó que efectivamente la marca registrada se usa en el mercado para identificar determinados servicios correspondiente a la clase 36 de la Clasificación

Internacional de Niza, concretamente “servicios de administración comercial”, no siendo así para los demás servicios comprendidos en el registro, razón por lo que se procedió a su exclusión del registro, además por no resultar ser servicios similares […]”27. Oposición al cargo de violación del artículo 40 de la Ley 1437 y los artículos 174 y 178 del Código de Procedimiento Civil 7.4. Indicó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial, hizo una valoración integral de las documentales aportadas las cuales eran idóneas para tomar una decisión. Así las cosas, el acto acusado no está viciado de nulidad alguna […]”28. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso29 contestó la demanda30 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Oposición al cargo de violación de los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 8.1. Manifestó que “[…] al hacer el análisis probatorio en conjunto de la totalidad de las pruebas aportadas (brochure, certificaciones, papelería, documentos contables, facturas comerciales, etc.), no cabe la menor duda que ARISTA S.A.S ha demostrado claramente un uso real y efectivo de la marca Arista

(mixta) para los servicios que ampara el certificado 380.552 y que se encuentran claramente definidos en la versión 9 de la Clasificación Internacional de Niza (Clasificación que fue utilizada al momento de solicitar el registro), tales como la administración comercial y gerencial de negocios y proyectos, especialmente de

27 Cfr. Folio 209 28 Ibidem 29 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 223 30 Cfr. Folios 88 a 99 Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co construcción; promoción de ventas para terceros; subcontratación de servicios; promoción de servicios de telecomunicaciones […]”31. 8.2. Añadió que “[…] los documentos contables, las certificaciones de clientes y las facturas comerciales, entre otras pruebas documentales, claramente demuestran que la sociedad ARISTA S.A.S. presta servicios de administración comercial y gerencial de negocios y proyectos, especialmente de construcción; promoción de ventas para terceros; subcontratación de servicios; promoción de servicios de telecomunicaciones, bajo la marca ARISTA, signo usado en toda la papelería y comunicaciones enviadas […]”32. 8.3. Indicó que “[…] la sociedad colombiana ARISTA S.A.S. usó (y ha venido usando continua e ininterrumpidamente) el nombre comercial ARISTA primero en el tiempo que la sociedad guatemalteca ARISTA S.A., lo que le otorga a la sociedad colombiana un derecho legítimo no solamente de solicitar el registro marcario del mismo signo territorio colombiano […]”33. Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de septiembre de 2015, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 09-IP-2017 de 27 de julio de 2017,34 en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada […]” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 19 de marzo de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, 31 Cfr. Folio 219 32 Cfr. Folio 220 33 Cfr. Folio 221 34 Cfr. Folios 243 a 252

Calle 12 No. 7-65 – Tel.: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co atendiendo a que se encontraba vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial. Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda35, llevó a cabo la audiencia inicial, el 1º. de abril de 201936, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del

proceso. 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de concil