CE-11001-03-24-000-2015-00095-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto FAACA y las marcas mixtas FANALCA previamente registradas / SIGNOS DE FANTASÍA – Los son FAACA y FANALCA / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Análisis bajo la visión de conjunto / MARCA EVOCATIVA - Concepto / MARCA EVOCATIVA - Lo son FAACA y FANALCA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto FAACA para identificar productos de las Clases 11 y 12 por no existir similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor a confundir con las marcas mixtas FANALCA previamente registrada / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento nominativo; para ello, se procederá a realizar el examen de registrabilidad correspondiente para determinar si existe identidad o semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre el signo y la marca en conflicto. [...] La Sala considera que de la confrontación que hace entre los términos FAACA de la marca concedida y FANALCA de las marcas previamente registradas, se observa que tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos, el primero de ellos por tres (3) sílabas y cinco (5) letras; y el segundo compuesto por tres (3) sílabas y siete (7) letras, [...] En el caso sub examine, aunque ambos vocablos están

conformados por el mismo número de sílabas, una es diferente, que es precisamente la sílaba tónica, la penúltima de ambas denominaciones, que en una es “A” y en la otra es “NAL”, por lo que la sílaba tónica “NAL” refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite vincularlas con un origen empresarial determinado . Además, la denominación FAACA tiene el hiato “AA”, mientras la expresión FANALCA no tiene. [...] [L]as marcas no guardan similitud fonética puesto que la pronunciación de estas palabras FAACA y FANALCA, debido que el mayor esfuerzo se hace al pronunciar sus penúltimas sílabas, resultando que la sílaba tónica de la primera es “A” y de la segunda “NAL”, evidenciándose que son fonéticamente diferentes. [...] En el caso sub examine, las palabras FAACA y FANALCA no tienen significado en el idioma castellano, en ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 186-IP-2015 el 20 de julio de 2018, frente a las marcas de fantasía consideró que involucra asimismo a los denominados signos arbitrario. [...] Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso, las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado, en consecuencia, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. En efecto, una vez realizada la comparación de

manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, en la medida en que la marca concedida FAACA es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca FANALCA previamente registrada. [...] La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta FAACA, con certificado de registro número 498327, que identifica servicios de las clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no presenta semejanzas de tipo ortográfico ni fonético con las marcas mixtas FANALCA, cuyo titular es la parte demandante; y en consecuencia, las marcas objeto de cotejo pueden coexistir en el registro y en el mercado sin Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co generar riesgo de confusión directa o indirecta frente al consumidor. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad del cargo formulado en la demanda, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones números 77218 de 12 de diciembre de 2013 y 54202 de 10 de septiembre de 2014 y, en consecuencia, la Sala habrá de negar las pretensiones de nulidad de los actos administrativos acusados.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo / RIESGO DE CONFUSIÓN – Noción / RIESGO DE CONFUSIÓN – Directo o indirecto / RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓNInexistencia entre el signo nominativo FANALCA y la marca FAACA

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [L]a Sala procederá a determinar si la marca mixta FAACA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”. En relación con el

riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. Esta Sección, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”. Asimismo, frente a la distintividad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] la distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado [y la] b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado […]”.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, de 29 de marzo de 2019, Radicación número 11001-03-24-000-2006-00075-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 11 de abril de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2014-00370-00,

C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 179 / ACUERDO 80 – ARTÍCULO 13 / DECISIÓN

486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 32 /

DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINACalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co ARTÍCULO 33 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD

ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00095-00

Actor: CADILLON S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa Tema: Comparación entre marcas mixta y nominativa.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Cadillon S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 77218 de 12 de diciembre de 2013 y 54202 de 10 de septiembre de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Cadillon S.A.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la

Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 38 a 60 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2013, “[…] por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”5, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 54202 de 10 de septiembre del 2014, “[…] por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”6, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta FAACA, que identifica productos de las Clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Industrias Faaca Colombia S.A.S., en adelante tercero con interes directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…]1. Declarar la nulidad simple de la Resolución No. 77218 de Diciembre 12 de 2013, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de

la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente 13.100329, por medio de la cual se CONCEDE el registro de la marca FAACA, Clase 11 Int., para distinguir APARATOS DE VENTILACIÓN DE VEHÍCULOS y Clase 12 Int., para distinguir: MONITORES DE 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […]”. 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 5Esta resolución declaró infundada la oposición presentada por Cadillon S.A.S. y concedió el registro de las marcas mixtas FAACA para identificar productos de las Clases 11 y 12 de la

Clasificación Internacional de Niza 6 Por medio de la cual se confirmó la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2013 7 Cfr. Folios 38 y 39 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

VEHÍCULOS TERRESTRES; VEHÍCULOS; BOMBAS DE AIRE,

ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS, REPUESTOS

PARA VEHÍCULOS TERRESTRE.

2. Declarar la nulidad simple de la Resolución No. 54202 de Septiembre 10 de 2014, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente 13.100329, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad CADILLON S.A.S., CONFIRMANDO la decisión contenida en la Resolución No. 44218 de Diciembre 12 de 2013, proferida por la Jefe de Dirección de Signos

Distintivos.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos declarar la irregistrabilidad o en subsidio la confundibilidad de los signos marcarios en conflicto y ante el registro correspondiente a la marca FAACA (mixta) en las clases 11 y 12 Internacional.

4. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la

Gaceta de la Propiedad Industrial […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Industrias FAACA Colombia S.A.S. solicitó, el 18 de abril de 2013, el registro como marca del signo mixto FAACA para distinguir productos comprendidos en las Clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 15 de mayo de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 667, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en sus marcas FANALCA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2012, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta FAACA al tercero con interés directo en el resultado del proceso para distinguir productos de las Clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 2013. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió, por medio de la Resolución núm. 54202 del 10 de septiembre de 2014, el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 77218 de 12 de

diciembre de 2013. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 y el artículo 154 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó el concepto de violación, así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto de la comparación sucesiva “[...] la marca del solicitante y la marca de mi representada no existe diferencia alguna [...]”8. 6.2. Agregó que “[...] Al detenerse en su globalidad, predomina el componente denominativo, lo que guía en su cotejo a que si el signo distintivo predominante o sobresaliente en la marca mixta es la denominación, procede entonces, la 8 Cfr. Folio 53

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales [...]”9. 6.3. Señaló que “[...] al comparar el signo FAACA con la marca FANALCA, resulta que la marca solicitada es una reproducción muy similar de la expresión FANALCA, además no le aportan elementos diferenciadores que la distinga, el signo solicitado no cuenta con elementos gráficos ni nominativos adicionales que le aporten distintividad [...]”10. 6.4. Resaltó que “[...] los productos protegidos con la marca de mi representada y

los productos que pretende proteger la sociedad INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S., en la solicitud de registro de su marca FAACA están directamente y estrechamente relacionados, pues ambos signos fueron creados con un mismo fin, el cual es ofrecer o vender productos para VEHÍCULOS; APARATOS DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE, AÉREA O ACUÁTICA y/o APARATOS DE VENTILACIÓN PARA VEHÍCULOS lo que implica aumentar el riesgo de inducir a error al consumidor de encontrarlas en el mercado [...]”11. 6.5. Afirmó que “[...] las marcas FANALCA y FAACA amparan productos comprendidos en la clase 11 y 12 Int., básicamente relativas al sector automotriz, es indudable que estos se destinan a los mismos consumidores y utilizan exactamente los mismos canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo [...]”12. 6.6. La parte demandante invocó la vulneración del artículo 154 de la Decisión 486 pero no explicó su concepto de violación. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada13 contestó la demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9 Cfr. Folio 54 10 Cfr. Folio 56 11 Cfr. Folio 57 12 Ibidem 13 Por medio de apoderada. Cfr. Folio 111 14 Cfr. Folios 97 a 110

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.1. Afirmó que “[...] la SIC realizó un análisis de los signos y de los productos o

servicios a distinguir las marcas en conflicto, para lo cual ejecutó una comparación en conjunto, acudiendo a las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia [...]”15. 7.2. Comparó las marcas y explicó que “[...] el signo denominado FAACA, es escrito en letra característica, el cual carece de significado conocido por el consumidor, igualmente se observaran escritas en una fuente de menor tamaño las expresiones industrias, informativas de una actividad comercial, COLOMBIA indicativa de una origen geográfico y S.A.S., alusiva a un tipo societario; también se encuentra conformado por un elemento gráfico consistente en la imagen de una águila que tiene sus alas extendidas y que se antepone a una figura que evoca el globo terráqueo, por lo tanto es una marca de naturaleza mixta de fantasía que es la que está compuesta por la combinación de uno o varios elementos gráficos, y no tiene significado conocido [...]”16. 7.3. Sostuvo, que de acuerdo con el anterior análisis, se evidencia que “[...] las marcas registradas están conformadas por la denominación FANALCA, que claramente carece de significado; acompañadas las marcas mixtas por un elemento figurativo abstracto, en consecuencia son marcas de naturaleza mixta de fantasía, las cuales se identifican como aquellas que están compuestas por la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, y no tienen significado conocido [...]”17. 7.4. Así adujo que “[...] es evidente entonces que el signo FAACA no genera confusión para los consumidores con los demás signos relacionados anteriormente, en consecuencia se reitera que no se encuentra incurso en la

causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 del literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina [...]”18. 7.5. Sostuvo que “[...] las marcas analizadas no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generan confusión. Así entonces, a pesar que los signos comparados comparten las sílabas iniciales y 15 Cfr. Folio 107 16 Cfr. Folio 108 17 Ibidem 18 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co finales FA-CA, tal coincidencia no resulta suficiente para determinar la confundibilidad entre las denominaciones comparadas, ya que analizadas en su conjunto tan y como debe realizarse su examen, se observa que la denominación que conforma el signo solicitado FAACA ostenta una menor extensión respecto de la opositora FANALCA que permite diferenciar los signos fonética y gráficamente, aunado a la presencia de un elemento gráfico en los respectivos conjuntos que ostenta mayores diferencias de las ordinarias, lo que produce una impresión totalmente diferente en el consumidor, por lo que en caso de coexistencia de estos no se generaría riesgo de confusión ni de asociación [...]”19. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso20 contestó la demanda21 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Adujo que “[…] la pronunciación de ambos signos es distinta, los fonemas

FAA y FANAL son distinto, por cuanto la marca solicitada se pronuncia: FA/A/CA. Por su parte la marca opositora se pronuncia de la siguiente manera FA/NAL/CA […]”, así indicó que “[…] la sílaba tónica de la marca opositora recae en la partícula NAL, muy por el contrario, la marca solicitada su sílaba tónica recae en la vocal A, por ello es evidente que ambos signos difieren entre sí[…]”22 8.2. Advirtió que “[…] que no es cierto lo que dice el opositor al afirmar que los signos son iguales fonéticamente por iniciar con la sílaba FA y terminar con la sílaba CA, pues de ser así gran cantidad de marcas se negarían a diario por contener sílabas similares […]”23. 8.3. Indicó que “[…] las marcas en su conjunto, despiertan ideas totalmente diferentes y no puede alegar como lo hizo el demandante que son similares FAACA y FANALCA, pues ambos cuentan con elementos adicionales que los hacen disimiles entre sí y por ende no procede la nulidad invocada […]”24. 19 Cfr. Folio 109 20 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 193 21 Cfr. Folios 177 a 192 22 Cfr. Folio 186 23 Cfr. Folio 187 24 Cfr. Ibidem Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.4. Agregó que “[…] las figuras que acompañan las denominaciones son además los elementos que acaban por definir la total disimilitud de las marcas enfrentadas

en este caso, y llama en verdad la atención que en la demanda se afirme (página 7) que las marcas presentas “una parte figurativa similarmente confundible” siendo totalmente innecesario extenderse en teorías sobre las diferencias entre los elementos que se incluyen […]”25. 8.5. Adujó que “[…] En cuanto a la relación de productos se reconoce que los signos revindican los mismos productos de la clase 12 de la clasificación internacional de Niza, pero no se entiende de dónde saca el demandante la conexidad entre los productos amparados en la clase 12 y 11 de la clasificación, puesto que en la clase 12 se comprenden productos como lo son vehículos, lo cual no es igual a los aparatos para la ventilación de vehículos, que no se distribuyen o comercializan en los mismos lugares […]”26. Solicitud de interpretación prejudicial

9. El Despacho Sustanciador ordenó, mediante auto de 8 de julio de 201627, suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 08-IP-2017 de 7 de septiembre de 201828, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 138, 143, 144, 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de los cuales no se interpretará los Artículos 134, 135, 138, 143, 144, 154 y 172 por no ser parte de la controversia la distintividad

intrínseca, el procedimiento del registro, la forma de adquirir el derecho, ni el trámite de nulidad del registro […]”, razón por la cual indicó que “[…] Se interpretará únicamente el Artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser procedente” y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. 25 Cfr. Folio 106 26 Cfr. Folio 189 27 Cfr. Folios 196 y 197 28 Cfr. Folios 217 a 222 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de abril de 2019, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada, decretó la reanudación del trámite procesal y, vencido el término de traslado de la demanda, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437.

Audiencia Inicial

12. El Despacho Sustanciador, en desarrollo de la primera etapa procesal, que se inició con la presentación de la demanda29, llevó a cabo la audiencia inicial el 8 de mayo de 201930, en donde se surtieron las siguientes actuaciones. 12.1. Se realizó el recuento de las actuaciones procesales surtidas dentro del proceso. 12.2. Se declaró saneado el proceso. 12.3. Se resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6 del artículo 180 y,

de oficio, no se encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada. 12.4. Se fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y la interpretación prejudicial, en los siguientes términos: “[…] Si las resoluciones núms. 77218 de 12 de diciembre de 2013 y 54202 de 10 de septiembre de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro como marca mixta FAACA, para identificar “aparatos de ventilación para vehículos”, productos de la Clase 11 y “motores de vehículos terrestres; vehículos, bombas de aire, accionamientos eléctricos para vehículos, repuestos para vehículos terrestres” de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera el literal 29 Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 30 Cfr. Folios 247 a 262 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta solicitada FACAA, que ampara las clases 11 y 12, y la marca registrada FANALCA en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza con número de registro 175029

[…]”. 12.5. Se declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que la demanda no incluyó una pretensión de contenido patrimonial no hubo lugar a invitar a las partes a conciliar sus diferencias. 12.6. Se declaró precluida la fase de medidas cautelares, atendiendo a que no se encontraba pendiente de resolver ninguna solicitud. 12.7. Se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas. 12.8. Se realizó el respectivo control de legalidad. Audiencias de pruebas

13. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 30 de agosto de 201931, innecesaria la realización de la audiencia de pruebas.

Audiencia de alegaciones y juzgamiento

14. El Despacho Sustanciador consideró, mediante auto de 30 de agosto de 2019, innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos y corrió traslado al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tenía.

15. Dentro del término legal, las partes y el tercero con interés directo en el resultado del proceso reiteraron los argumentos de la demanda y las contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 31 Cfr. Folios 279 y 280

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)

la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 08-IP-2017 de 7 de septiembre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala

17. Vistos el artículo 149 numeral 832 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 8033 de 12 de marzo de 201934, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

18. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procese a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

19. Los actos administrativos acusados35 son los siguientes: 19.1 La Resolución núm. 77218 de 12 de diciembre de 201336, mediante la cual, la Directora de Signos Distintivos resolvió la solicitud de registro marcario presentado por Cadillon S.A.S., en la que se indicó: 32 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única

instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 33 “[…] Artículo 13.- Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Cont