CE-11001-03-24-000-2015-00118-00-2020

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas / EXPRESIÓN DE FANTASIA – Lo son XAMBO y ZAMBON porque no tienen significado en el idioma castellano / MARCAS FARMACÉUTICAS / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo para identificar productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza por tener similitud ortográfica y fonética con las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas en la clase 5 y existir riesgo de confusión / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y las marcas registradas. […] La Sala observa que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, el signo XAMBO se compone de dos (2) vocales, tres (3) consonantes, dos (2) sílabas (XAM-BO) y las marcas registradas se componen de dos (2) vocales, cuatro (4) consonantes, dos (2) sílabas (ZAM-BON); al respecto se tiene que el signo solicitado y las marcas registradas resultan similares, porque ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas,

las mismas vocales y comparten la partícula AMBO. Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, […] La Sala encuentra que entre la pronunciación de XAMBO (ksam-bo) y ZAMBON (θam-bon) existen semejanzas que no permite diferenciar el signo de la marca, toda vez que la primera letra en los dos casos se pronuncia de forma muy similar y el hecho de suprimir la última letra de la marca, no le genera fonéticamente una diferencia significativa al signo solicitado. Asimismo, el signo solicitado XAMBO y las marcas registradas ZAMBON tienen dos (2) vocales idénticas, la A y la O, ubicadas en la primera silaba en XAM y ZAM y en la segunda silaba en BO y BON. La Sala advierte que aunque en el signo XAMBO la silaba acentuada es la primera silaba, esto es, XAM, y en el caso de las marcas ZAMBON la silaba con el acento prosódico es la segunda, es decir, BON, no permiten determinar una diferencia notable. Comparación Ideológica Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual se presenta cuando se evoca una idea o concepto semejante o idéntico, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. En el caso sub examine, la Sala encuentra que las palabras XAMBO y ZAMBON no tienen significado en el idioma castellano, por lo que las expresiones son de fantasía en

la medida en que corresponden a una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores. En este sentido, al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano, no se pueden cotejar desde este aspecto. Aunado a lo expuesto, la Sala […] ha adoptado unos criterios para los eventos en los cuales una marca o signo reproduce elementos de otra marca, precisando que procede el registro, siempre y cuando se acompañe de una partícula que sea diferente de las otras marcas y que le otorga un matiz diferenciador. En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. En el caso sub examine, la Sala considera que el signo XAMBO reprodujo la partícula AMBO de las marcas cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, sin que lo acompañen elementos adicionales que lo hagan suficientemente distintivo. En efecto, la consonante X que acompaña al signo como reemplazo de la Z en las marcas ZAMBON y la eliminación de la letra N, no son variaciones que lo hagan suficientemente distintivo, es decir, no le otorgan al signo un matiz diferenciador y contundente que lo dote de la carga semántica

suficiente para reflejar una eficacia particularizadora tal, que identifique, sin asumo a duda, su origen empresarial. En suma, una vez realizada la comparación del signo y de las marcas registradas, de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que entre el signo mixto solicitado HEALTHY AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON, bajo examen, se presentan similitudes ortográficas y fonéticas, motivo por el cual, procede el análisis del segundo supuesto fáctico previsto en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad, esto es, la conexidad competitiva. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso bajo estudio, se tiene que el signo ampara productos de la Case 5 y de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas enfrentadas amparan productos de la Clase 5 de la misma clasificación, es decir, el signo solicitado y las marcas registradas, respecto de la Clase 5, pertenecen a una misma clase del nomenclátor. Igualmente, tal como ya fue expuesto supra, la Sala considera que existe una conexidad competitiva entre los productos de la Clase 5 y de la Clase 32, teniendo en cuenta que, los batidos y las preparaciones para elaborar sorbetes se comercializan también como mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de comidas, suplementos dietarios, sustancias dietéticas, etc; por lo que se puede concluir que los productos pueden ser: i) sustitutos, ya que una persona puede consumir, y esperar los mismos resultados, tanto de un batido como de una mezcla pera bebidas dietéticas; ii) comparten similares medios de

comercialización, ya que tanto uno como los otros productos, se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados o también en farmacias o droguerías; iii) pertenecen a un mismo género, ya que todos los productos, se pueden encontrar en presentaciones tanto liquidas como sólidas para preparar. COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto HEALTH Y AMERICA Xambo y las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas / FAMILIA DE MARCAS - Concepto FAMILIA DE MARCAS - No configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que las palabras HEALTHY y AMERICA que forman parte del signo solicitado, no logran identificar de manera exclusiva los productos de la clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales la parte demandante solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando las citadas partículas. De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esas partículas para identificar sus productos, ya que, se insiste, las palabras HEALTHY y AMERICA no identifican plenamente los productos que comercializa la parte demandante por el carácter de uso común que detentan.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto HEALTH Y AMERICA

Xambo y las marcas mixtas ZAMBON previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son HEALTHY y AMERICA en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo son HEALTHY y AMERICA en la clase 32 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – La que así es para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases [L]a Sala procede a verificar la presencia de elementos de uso común, para lo cual tendrá en cuenta el listado aportado por la parte demandada, por medio del cual se certifican las marcas que contienen las expresiones HEALTHY y AMERICA en Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vigentes al momento de expedirse los actos administrativos acusados […] La Sala concluye conforme a lo anterior que las expresiones HEALTHY y AMERICA son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, deben ser excluidas del cotejo marcario. En este punto advierte la Sala que a pesar de que la marca debe ser analizada de forma conjunta, la exclusión de dichas partículas no impide la comparación de las marcas. Ahora, respecto de las expresiones HEALTHY y AMERICA de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se procedió a revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada, para determinar si son de uso común en dicha Clase, de lo cual se constató que no existe registro alguno referente a las expresiones HEALTHY y AMERICA en dicha clase. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la

Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. […] Esta regla aplica de igual forma frente a las palabras que son genéricas, de manera que, la expresión que es genérica para una clase puede serlo para otra si entre los productos o servicios comprendidos en cada clase hay una conexidad competitiva. […] Precisado lo anterior, la Sala observa que las marcas Zambon identifican “[…] preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; materiales para vendajes; material para empastar los dientes, hilo dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas […]", productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y el signo Health America Xambo pretende identificar “[…] productos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico, suplementos dietarios y productos naturales con propiedades terapéuticas, mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutos de las comidas, alimentos y sustancias dietéticas […]", productos de la Clase 5 y "[…] batidos; preparaciones para elaborar bebidas y sorbete […]”,

productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de niza. Al respecto, la Sala considera que existe una conexión competitiva entre dichos productos, en la medida en que: i) comparten canales de comercialización y medios de publicidad, dado que, productos tales como las sustancias dietéticas para uso médico y los alimentos para bebe, se comercializan en forma similar con los batidos y las preparaciones para preparar bebidas y sorbete, esto es, se comercializan en desde grandes superficies hasta ventas por catálogo, etc., y los medios de publicidad por medio de los cuales se publicitan los productos, también son símiles, pues se publicitan por medios de comunicación de amplia difusión tales como medios escritos, televisión, radio, internet, redes sociales, etc.; ii) existe una relación o vinculación entre los productos y pueden tener un uso complementario, teniendo en cuenta que los productos guardan una estrecha relación, pues las sustancias dietéticas pueden llegar a tener una presentación tal como en forma de bebida o en forma de preparación para elaborar bebidas, al igual que sucede con los alimentos para bebe que pueden llegar a tener dichas presentaciones; y iii) igualmente los productos corresponden a un mismo género, tiene una misma finalidad, y pueden ser intercambiables, ya que tal como se indicó pueden tener la misma presentación, y se puede optar por uno u otro y esperar obtener resultados similares. Así las cosas, atendiendo a que: i) las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra si entre ellas se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva, y ii) existe una relación de conexidad entre los productos de la Clase 5 y aquellos de la Clase 32 de la

Clasificación Internacional de Niza; la Sala considera que, en el caso sub examine, las expresiones HEALTHY y AMERICA que son comunes en la Clase 5, también lo son para la Clase 32 y, en consecuencia, estas palabras serán excluidas del cotejo marcario. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00118-00

Actor: HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Riesgo de confusión por existir similitudes entre el signo y la marca y cumplirse el supuesto de la conexidad competitiva entre los productos que se identifican. Expresiones de uso común, criterios para su exclusión.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Healthy America Colombia S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 36239 de 30 de mayo de 2014 y 69381 de 24 de noviembre de 2014. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Healthy America Colombia S.A.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, para que se declare i) la nulidad de la Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario multiclase”5, expedida por la Directora de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 69381 de 24 de noviembre de 2014, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo para distinguir productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: 1 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2 2 Cfr. Folios 21 a 42 3 “[…] Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del

acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”. 4 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 5 Esta resolución negó el registro como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo. 6 Cfr. Folios 22 y 23 “[…] PRIMERA.- Declárese la Nulidad de las Resoluciones 36239 del 30 de mayo de 2014 emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se niega la marca HEALTHY AMERICA XAMBO y se declara fundada la oposición de ZAMBON S.P.A., así como el acto administrativo No. 69381 del 24 de noviembre del 2014, emitido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión de primera instancia. SEGUNDA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y, a título

de restablecimiento del derecho, ordénese la concesión del registro como marca, para el signo distintivo HEALTH Y AMERICA XAMBO. TERCERA.- Prevéngase a la demandada para que dé oportuno cumplimiento a la sentencia que acoja las anteriores pretensiones. CUARTA.- En caso de oposición a la presente demanda, condénese a la demandada a pagar las costas del proceso […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Solicitó, el 11 de diciembre de 2013, el registro como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo para distinguir productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de diciembre de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 682, la cual fue objeto de oposición por parte de ZAMBON S.P.A. con fundamento en la marca mixta ZAMBON, que identifica productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014, negó el registro como marca del signo mixto HEALTHY AMERICA Xambo para distinguir productos de las clases 5 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la

Resolución núm. 69381 de 24 de noviembre de 2014, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 36239 de 30 de mayo de 2014. Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 1347 y del literal a)8 del artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina9, en adelante la Decisión

486. Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así: Violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 6.1. Indicó que el análisis realizado por la parte demandada adolece de falencias que llevaron a la violación del artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto “[...] en el caso de la referencia, el signo es distintivo intrínsecamente, dado que tiene todas las condiciones para ser marca [...] contiene un diseño, unas expresiones y una reivindicación de colores que la hacen distintiva y perceptible por el consumidor [...]”10. 7 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos

y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 8 “[…] a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 9 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 10 Cfr. Folio 28 6.2. Agregó que, el signo solicitado a registro, “[...] se trata de una marca compuesta, formada en su parte inicial por la expresión HEALTHY AMERICA, palabras que hacen parte y/o conforman toda una familia de marcas que el consumidor asocia en su mente con el origen empresarial de los productos, asociándolas y dándoles una connotación familiar en torno a su origen, lo que le otorga un grado más alto de distintividad intrínseca y extrínseca [...]”11. 6.3. Sostuvo que se vulneró, por errónea interpretación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “[...] el signo solicitado a registro cumple con los requisitos para ser registrado como marca desde el punto de vista de los elementos que la conforman […]”12 y porque “[…] los actos acusados, parten de la supuesta similitud entre los signos [...]”13. 6.4. Reiteró que “[...] el elemento más característico de la marca solicitada es HEALTHY AMERICA, dado que hace parte de varios registros que conforman

entre sí, una familia de marcas HEALTHY AMERICA, HEALTHY AMERICA HEALTHY SPORT, HEALTHY AMERICA OTC. Además, es la primera expresión de la marca compuesta sujeta a registro, razón por la cual tiene mayor recordación en la mente del consumidor [...]”14. 6.5. Agregó que “[...] (l)a Superintendencia de Industria y Comercio en los actos administrativos demandados desconoció las variables a tener en cuenta en caso de cotejo entre marcas mixtas, compuestas y derivadas, lo que la llevó a tomar una decisión errada en relación al juicio de similitud entre los signos comparados, que no alcanzan a presentar riesgo alguno de confusión [...]”15. 6.6. Precisó que “[...] las marcas confrontadas distinguen productos farmacéuticos, expendidos por personal especializado que conoce y percibe las diferencias entre las marcas comparadas, y han recibido una capacitación especial para ello. Se trata de productos recetados y vendidos por personal calificado y especializado, que por ello, actúa con extrema diligencia y cuidado al entregarlos, de tal manera, que se hace menos probable la confusión entre dos signos tan diferentes [...]”16. 11 Cfr. Folios 28 y 29 12 Cfr. Folio 29 13 Ibidem. 14 Cfr. Folios 34 y 35 15 Cfr. Folio 35 16 Ibidem. 6.7. Por último, indicó que “[...] el comprador presunto de estos productos actúa, más que con mediano cuidado y diligencia, con extremada prudencia en su adquisición, cosa que nos lleva a inferir que dentro del mercado de productos de la clase 05 internacional, las confusiones son menores, pues estos (los productos

ofrecidos) tienen mayor control, circunstancia que aunada a la drásticas diferencias entre las marcas confrontadas, permite afirmar que estas (las marcas) no son confundibles y perfectamente pueden coexistir en el mercado sin desorientar al consumidor [...]”17. Contestación de la demanda Parte demandada

7. La parte demandada18 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 7.1. En relación con la supuesta vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, indicó que “[...] en el caso bajo su observación no puede pretenderse la nulidad de los actos administrativos por la violación de un artículo supranacional que no se relaciona con el artículo bajo el cual la Entidad determinó la irregistrabilidad del signo solicitado, pues téngase en cuenta que las cuestiones que se debaten en uno y otro presupuesto normativo son distintos, y para el caso en análisis la existencia o no de la distintividad intrínseca del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, no incide en la configuración de la causal por medio de la cual la Entidad resolvió no conceder el registro marcario solicitado [...]”19. 7.2. Comparó las marcas en conflicto y afirmó que no se transgredió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, porque “[...] (l)os signos en estudio, apreciados en conjunto, presentan de manera sucesiva y no simultánea similitudes susceptibles de generar confusión indirecta al público consumidor, se puede 17 Cfr. Folio 36 18 Por medio de apoderado. Cfr. Folios 132 a 144

19 Cfr. Folio 137 verificar que los signos están constituidos por las expresiones “XAMBO” y “ZAMBON” [...]”20. 7.3. Agregó que “[...] la marca sujeta a estudio no permite dotar realmente de una mayor distintividad a la expresión pues como se ve, solo cambia la letra inicial “X” por la “Z” lo cual no afecta significativamente la estructura y forma de pronunciación de una y otra marca haciendo casi igual su pronunciación, por lo que no tiene diferenciación [...]”21. 7.4. Destacó que “[...] respecto a los acentos en las marcas veremos que de la representación gráfica de las marcas se encuentra la letra inicial “x” y “z” y al final lo único que cambia es la letra final “N” que no la contiene, entonces se tiene que al realizar la pronunciación de este tipo de expresiones resulta similitud fonéticamente confundible [...]”22. 7.5. Precisó que “[...] (l)a marca denegada se encuentra conformada por una expresión que reproduce en su totalidad el elemento que caracteriza a la marca previamente registrada y por ende es el que queda en la mente del consumidor, causando riesgo de confusión en el consumidor dada la identidad existente en el elemento que dota de distintividad a la marca ya registrada [...]”23. 7.6. Concluyó que se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto “[...] la marca XAMBO, causaría en la mente del usuario una asociación en los servicios creyendo erróneamente que está adquiriendo productos que comparte el mismo origen empresarial con sus mismas características y servicios, cuando en realidad son

sociedades distintas [...]”24. Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso25 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 20 Cfr. Folio 141

21 Ibidem. 22 Ibidem. 23 Ibidem. 24 Ibidem. 25 Por medio de apoderado. Cfr. Folios 132 a 144 Respecto del cargo de violación del artículo 134 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 8.1. Indicó que “[...] (t)eniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la marca solicitada por HEALTHY AMERICA COLOMBIA S.A.S, si bien cuenta con elementos gráficos, es el elemento nominativo, por la importancia visual dentro del conjunto de la marca, el cual es preponderante sobre el dibujo; por lo tanto, el elemento característico de dicha marca se compone de las palabras "HEALTHY AMERICA" junto con la expresión "XAMBO", formando un conjunto denominativo que visualmente se expresa así: "HEALTHY AMERICA XAMBO" [...]”26. 8.2. Afirmó que “[...] Respecto de los términos “HEALTHY” y “AMERICA” incluidos dentro de su denominativa, consideramos que los mismos, son de uso común, no apropiables para la cobertura de productos que pretende identificar la marca aquí controvertida y, en consecuencia, los mismos no deberían ser considerados como elementos a cotejar contra las marcas de mi representada, ya que no le aportan la suficiente distintividad a la solicitud de marca aquí objeto de oposición [...]”27. 8.3. Agregó que “[...] (e)n suma, tenemos que el elemento característico de la

marca "HEALTHY AMERICA XAMBO" recae en su parte nominativa, y que las expresiones "HEALTHY" y "AMERICA" que hacen parte de la misma, resultan elementos que no pueden generar diferencias sustanciales desde el punto de vista de la distintividad exigida para calificar como marca registrable al signo pretendido como marca y, en consecuencia, los mismos no deben hacer parte del cotejo a efectuar con las marcas de mi representada "ZAMBON" [...]”28. 8.4. Destacó que “[...] (p)or lo anterior, es claro que el riesgo de confusión estará latente en el mercado, pues cualquier consumidor medio puede tomar un producto de marca "HEALTHY AMERICA XAMBO" pensando que se trata de un producto de las marcas "ZAMBON" y viceversa [...]”29. 8.5. Precisó que “[...] (t)eniendo en cuenta la identidad de la mayoría de los productos a identificar por las marcas cotejadas, sumado a la gran semejanza existente entre el signo solicitado y las marcas de mí representada, en sus aspectos ortográficos y visuales, así como la identidad fonética de dichos signos 26 Cfr. Folio 78 27 Cfr. Folios 78 y 79 28 Cfr. Folio 82 29 Cfr. Folio 84 en sus aspectos más característicos, es absolutamente evidente que existe un riesgo de confusión directa entre las marcas cotejadas "ZAMBON" y "XAMBO". [...]”30. 8.6. Concluyó que “[...] 3.2.1. En el signo solicitado es ortográficamente y fonéticamente similar a las marcas de nuestra representada, "ZAMBON" (MIXTA).

En algunas regiones del país, habrá inclusive identidad fonética. 3.2.2. Adicionalmente, la cobertura del signo solicitado es la misma, lo que causaría riesgo de confusión directa en el público consumidor,